Geographical Indications: What's At Stake?

Экспертиза товарных знаков 

на предмет сходства 

до степени смешения 

1

Что такое вероятность смешения? 

• Вероятность смешения – это предусмотренное 

законом абсолютное основание отказать 

заявителю в регистрации его товарного знака. 

• Основанием для такого отказа является то, что 

товарный знак заявителя настолько похож на 

другой – уже зарегистрированный – товарный знак, 

что это может вызвать путаницу на рынке. 

2

Федеральный закон США о 

Раздел 2(d) Закона Лэнхема: 

товарных знаках 

Ни одному товарному знаку. . . не должно быть 

отказано в регистрации. . . за исключением 

случаев, когда. . . степень его сходства с товарным 

знаком, уже зарегистрированным в Бюро по 

патентам и товарным знакам, настолько велика, . . 

. что есть вероятность, что его использование 

в связи с товарами (или услугами) заявителя 

может привести к смешению, может повлечь за 

собой ошибку, или ввести в заблуждение. . .” 

3

Поиск в регистрационных записях 

Бюро по патентам и товарным знакам 

Первый шаг экспертизы – Патентный поверенный, проводящий 

экспертизу заявки, проводит “поиск” в регистрационных записях 

Бюро США по патентам и товарным знакам (USPTO). 

• Патентный поверенный, проводящий экспертизу заявки, 

проводит поиск среди ранее зарегистрированных знаков 

и ранее поданных заявок на регистрацию. 

• Просматривается только база данных USPTO. 

• Регистрация знаков в отдельных штатах и 

незарегистрированные знаки не входят в зону поиска 

Патентного поверенного USPTO, проводящего 

экспертизу заявки. 

Патентный поверенный, проводящий экспертизу заявки, может 

отказать в регистрации, если обнаружит конфликтующую 

регистрацию. 

4

Законодательство США: Закон 

Лэнхема 

В процессе принятия решения о вероятности 

сходства до степени смешения, проводящий 

экспертизу Патентный поверенный USPTO в 

соответствии с законодательством США обычно 

рассматривает следующие факторы: 

1) рассматриваемые товарные знаки 

т.e, товарный знак заявителя в сравнении с товарным 

знаком владельца регистрации. 

2) товары и/или услуги, которые каждый из них 

идентифицирует. 

5

Факторы du Pont 

• Эксперты Бюро США по патентам и 

товарным знакам используют ряд 

факторов, установленных судебным 

решением США --в деле DuPont de 

Nemours & Co. 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 

1973) - - для выяснения, являются ли два 

товарных знака сходными до степени 

смешения. 

6

Факторы du Pont 

• Степень сходности товарных знаков по их: 

– Внешнему виду; 

– Звучанию; 

– Дополнительному оттенку значения; или 

– Коммерческому впечатлению 

• Сходность, если таковая имеется, между 

товарами/услугами, ассоциируемыми с каждым из 

товарных знаков. 

• Сходность, если таковая имеется, между каналами 

торговли, по которым товары покупаются и 

продаются. 

7

Факторы du Pont, продолжение 

• Делают ли, как правило, потребители 

товаров и услуг свои покупки, повинуясь 

порыву или по зрелом размышлении. 

• Известность, если таковая имеет место, 

предшествующего товарного знака. 

• Сколько подобных товарных знаков, если 

таковые имеются, используется для 

идентификации или в связи с подобными 

товарами и услугами. 

• Характер и степень фактического 

смешения, если таковое имеется. 

8


• Если фактическое смешение не имело 

места, период времени, и условие, при 

котором, смешения удавалось избежать. 

• Используется ли товарный знак для 

идентификации ряда товаров и услуг. 

• Характер и степень взаимодействия 

между двумя сторонами, если таковые 

имели место. 

9


• До какой степени заявитель имеет право 

запрещать другим лицам использовать 

его товарный знак для идентификации 

его товаров. 

• Степень потенциального смешения. 

• Любой другой установленный факт, 

служащий доказательством 

эффективности использования. 

10

Выяснение, являются ли два товарных знака 

сходными до степени смешения 

• В соответствии с законодательством США, два 

товарных знака считаются сходными до 

степени смешения, если ответ на каждый из 

следующих двух вопросов - положительный: 

– Являются ли два товарных знака 

идентичными или сходными; И 

– Являются ли товары и/или услуги, 

ассоциируемые с данными товарными 

знаками, идентичными или связанными друг 

с другом. 

11

Анализ – Сравнение товарных знаков: 

Идентичны или сходны 

• Являются ли товарные знаки идентичными? 

• Если товарные знаки не идентичны, сходны ли 

они? 

- Имеют ли они одно и то же звучание, внешний 

вид или значение? 

- Сходства любого одного фактора (звучания, 

внешнего вида, или значения) достаточно, 

чтобы установить вероятность сходности до 

степени смешения. 

12

Анализ – Сравнение товарных знаков 

Звучание 

• Сходны ли товарные знаки по своему звучанию? 

• При оценке учитывается следующее: 

– Не существует правильного произношения товарного 

знака. Centraz Industries v. Spartan Chemical Co., 77 

USPQ2d 1698 (TTAB 2006) (признано наличие 

вероятности смешения знака ISHINE (стилизация) 

состава для отделки полов со знаком ICE SHINE 

состава для отделки полов ) 

– Небольшие различия в звучании не устраняют 

наличия вероятности смешения. Beck &Co. v 

Package Dist., 198 USPQ 573 (TTAB 1978) (признано 

наличие вероятности смешения знака Beck’s Beer со 

знаком Ex Bier) 

13


Звучание 

– Фонетические эквиваленты могут быть сходными 

до степени смешения. В деле Cresco Mfg. Co., 

138 USPQ 401 (TTAB 1963) (признано наличие 

вероятности смешения знака CRESCO с 

изображением кожаных курток – со знаком 

KRESSCO чулочно-носочной продукции) 

• Примеры фонетических эквивалентов: 

– ARROW AIR-O 

– HYPHONE HI-PHONE 

– KIOTI COYOTE 

– TENNIS ANYONE 10SNE1 

14


Внешний вид 

• Сходны ли товарные знаки по 

внешнему виду? 

• Учитывается следующее: 

– Товарные знаки могут быть сходны до 

степени смешения по своему внешнему 

виду, несмотря на добавление, удаление, 

или замену букв, слов или изображения 

15

• Примеры: 


Внешний вид 

– SAM EDELMAN EDELMAN 

– CONFIRM CONFIRMCELLS 

– WESTSIDE WESTSIDEDOOR 

– THE GAP GAP ONE 

16

Сходство товарных знаков: 

Перестановка 

• Переставленные термины: 

– Если два товарных знака состоят из одних и тех же 

терминов, но в разной последовательности, И ПРИ 

ЭТОМ смысл и коммерческое впечатление этих двух 

товарных знаков одни и те же, эти товарные знаки 

считаются сходными. 


– THE WINE SOCIETY OF AMERICA и AMERICAN WINE 

SOCIETY 

– AIRZONE и ZONEAIRE 

17


Перестановка, продолжение 

• Однако, если в результате перестановки 

меняется коммерческое впечатление, 

может и не быть вероятности смешения. 

– Пример: 

• FLITE TOP и TOPFLITE 

• WINTRADE и TRADEWIN 

18


Смешанные знаки 

• Товарные знаки с Несколькими словами: 

– Если один или оба из рассматриваемых 

товарных знаков состоит из нескольких 

слов, решение о том, сходны ли эти два 

знака, зависит от следующего: 

• Является ли один из терминов главным 

(доминирующим); и 

• Если да, то является ли главный термин общим 

для этих двух знаков; например, PRECISE 

PRICING и PRECISE LIFE 

19


Смешанные знаки, продолжение 

• В вынесении решения о вероятности смешения 

важную роль играет уровень различительной силы, 

поскольку, как правило, считается, что различия 

описательных или родовых элементов меньше 

отличают два товарных знака, чем это могут сделать 

различные вымышленные, причудливые, 

произвольные или даже суггестивные термины. 

• Проанализируйте: 

IBM COMPUTERS и IBM SOFTWARE 

APPLE COMPUTERS и IBM COMPUTERS 

20


Доктрина юридических эквивалентов 

• Сравнение знака, состоящего из слов со 

знаком, состоящим из изображения: 

– Знак, состоящий из слов, может быть 

сходным со знаком, состоящим из 

изображения, если изображение яляет 

собой слова, представленные в 

изобразительной форме. (Доктрина 

юридических эквивалентов). 

• Например: 

ГОЛОВА БАРАНА и 

21

Сходство товарных знаков 

• Сравнение товарных знаков, одновременно 

состоящих из слов и изображений: 

– Обычно, в процессе принятия решения о 

том, являются ли знаки сходными, 

эксперты Бюро США по патентам и 

товарным знакам придают больший вес 

словесному элементу знака, поскольку 

покупатели, как правило, чаще ссылаются 

на продукты или услуги при помощи слов, 

нежели изображений. 

22

Анализ – Сравнение значений 

товарных знаков 

• Сходны ли знаки по своему значению? 

• Необходимо учесть: 

– Сходности по значению или 

дополнительному оттенку значения может 

оказаться достаточно для установления 

вероятности смешения, поскольку средний 

покупатель удерживает в памяти лишь 

общее, а не точное впечатление о товарном 

знаке. 

23


Анализ – Сравнение значений 

товарных знаков 

– ROTOSHAVE и ROTORAZOR (электробритвы) 

– WATER TO GO и. H20 TO GO (розничный 

магазин бутылированной питьевой воды) 

–DAWN и DAYLIGHT (пончики) 

– AFTER TAN и AFTER SUN (лосьон для загара) 

24

Доктрина зарубежных эквивалентов 

• Иностранное слово (из языка, знакомого значительному 

сегменту американских потребителей) и его английский 

эквивалент могут считаться сходными до степени смешения 

• Не обязательное правило, лишь руководящий принцип. 

Станет ли обычный американский покупатель переводить 

иностранное слово и подбирать его английский эквивалент? 

– BUENOS DIAS (мыло) и GOOD MORNING (крем 

для бритья) 

– 55 и CINQUANTE-CINQ (вино) 

• Обычно не применяется к мёртвым или 

малоупотребительным языкам, например, к латыни 

25

Дополнительные соображения: 

Существенный признак 

• Каждый товарный знак должен рассматриваться в 

целом 

• Существенный признак товарного знака может быть 

более значительным в создании коммерческого 

впечатления, и ему могут придавать больший вес при 

вынесении решения о вероятности смешения. 

• В словесных товарных знаках произвольные слова, как 

правило, более существенны, чем описательные или 

хвалебные. 

• В смешанных товарных знаках (знаках, содержащих 

слово и изображение, отдельные слова или отдельные 

элементы изображения) слова неописательного 

характера более существенны, чем изображения. 

26


слабые и сильные 

• Описательные слова или изображения считаются 

“слабыми” и чаще всего получают меньшую 

степень защиты. 

• Произвольные слова или изображения считаются 

“сильными” и получают большую степень защиты. 

• Иногда слово неописательного характера 

используется настолько часто в отношении 

определённых товаров/услуг, что его свойства, 

указывающие на происхождение, ослабляются, и 

поэтому слово считается “слабым” и получает 

меньшую степень защиты. 

27

Сравнение товаров/услуг: 

близкие 

Как только выясняется, что рассматриваемые 

товарные знаки тождественны или сходны, Бюро 

должно рассмотреть взаимосвязь между 

товарами/услугами, чтобы установить, 

существует ли вероятность смешения. 

– Являются ли товары и/или услуги 

идентичными? 

– Если они не идентичны, являются ли 

они близкими? 

28

Степень близости между товарами и 

услугами 

• Вопрос заключается не в том, сочтут ли 

потребители, что товары и/или услуги сходны, а 

в том, будут ли они считать, что товары или 

услуги происходят из одного источника. 

• Товары не обязательно должны быть идентичны 

или даже конкурировать между собой, они могут 

быть лишь близки. 

– Пример: хлеб и сыр 

29

Степень близости между товарами 

и услугами: 

Товары/услуги могут быть “близкими” в плане вероятности смешения, если 

они: 

представляют собой Сходные виды товаров и/или услуг 

РЕСТОРАНЫ и БАРЫ 

РАДИОВЕЩАНИЕ и ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ 

Используются вместе 

ЧИПСЫ и СОУСЫ 

БУМАГА и АВТОРУЧКИ 

ФОТОКОПИРОВАНИЕ и ФАКСИМИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА 

Реализуются на рынке вместе через одни и те же торговые каналы 

ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ и ТЕННИСНАЯ ОБУВЬ 

ОДЕЖДА и РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ 

30

Степень близости между товарами и 

услугами 

• Принцип Расширения объёма торговли: 

– Если товары или услуги владельца регистрации 

отличаются от товаров заявителя, эксперты Бюро 

США по патентам и товарным знакам анализируют, не 

являются ли товары достаточно близкими друг другу, 

чтобы владелец регистрации в будущем мог бы 

расширить свой бизнес и включить в него товары или 

услуги, сходные с товарами и услугами более позднего 

заявителя. 

телевизоры компьютерные мониторы? 

телевизоры футболки? 

31

КЛАССИФИКАЦИЯ 


и услугами 

• Товары/услуги одного класса могут рассматриваться 

как близкие товарам/услугам из другого класса: 

– Пример: соус барбекю (IC:30) можно считать 

близким к ресторанным услугам (IC:43); 

– Пример: автомобильные салоны (IC:35) можно 

считать близкими к автомобилям (IC:12). 

• Следовательно, если товарные знаки касаются 

товаров или услуг, принадлежащих к двум разным 

классам, это ещё не означает, что нет вероятности 

их смешения. 

32



• Сущность и объём товаров или услуг стороны 

должны определяться, исходя из товаров или услуг, 

перечисленных в заявке или регистрации. 

• Если в рассматриваемой регистрации товары или 

услуги описываются широко и нет ограничений в 

отношении характера, вида, торговых каналов или 

класса покупателей, предполагается, что 

регистрация охватывает все описанные товары и 

услуги. 

33



• Патентный поверенный, проводящий экспертизу 

заявки, для подтверждения вероятности смешения 

должен предоставить доказательства, в которых 

показывается, что товары и услуги близки. 

– Примеры доказательств: 

• сообщения печати 

• онлайновая информация из Интернета, показывающая, 

что товары используются вместе или используются 

одними и теми же покупателями 

• реклама, показывающая, что товары рекламируются 

вместе или продаются одним и тем же производителем 

• более ранняя регистрация, содержащая и те, и другие 

из рассматриваемых товаров. 

34


Тест на сохранение равновесия 

Чем более сходны 

товарные знаки, тем 

менее близки могут 

быть товары и/или 

услуги для 

установления 

вероятности 


• Чем менее сходны 

товарные знаки, тем 

более близки 

должны быть товары 

и/или услуги для 

установления 

вероятности 


35

Дополнительные соображения: Доктрина о 

повышенной степени осторожности 

• Доктрина о повышенной степени осторожности. 

– При вынесении решения о том, являются или не являются два 

фармацевтических товарных знака сходными до степени 

смешения, суды и Бюро США по патентам и товарным знакам 

руководствуются Доктриной о повышенной степени 

осторожности. В соответствии с данной доктриной, степень 

сходности двух товарных знаков для выявления вероятности 

смешения ниже, чем в случаях, когда дело касается товаров, не 

относящихся к лекарственным препаратам. 

• Два товарных знака безусловно сходны до степени смешения, если 

товарные знаки идентичны или сходны, и при этом относящиеся к 

ним товары тождественны или близки. 

• В соответствии с Доктриной о повышенной степени 

осторожности, степень сходности, требуемая для 

установления вероятности смешения ниже, чем в тех случаях, 

когда рассматриваемые товары не являются 

фармацевтической продукцией. 

36

Доктрина о повышенной степени 

осторожности 

MYCHOLINE, лекарственный препарат 

для лечения затруднённого глотания, 

вздутия живота, застоя в желудке, и 

задержки мочевыделения 

MYSOLINE, противосудорожное средство. 

37



– “Продукты данных сторон относятся к 

медикаментам, причём продукт заявителя 

противопоказан при заболевании, при котором 

показан продукт оппонента. Очевидно, что 

смешение или ошибка при выписке рецепта на 

любой из двух рассматриваемых продуктов 

может повлечь за собой тяжёлые последствия. 

В данных обстоятельствах при отпуске 

лекарственных средств по вполне понятным 

причинам необходимо избежать смешения или 

ошибок.” 

Glenwood Laboratories, Inc. v. American Home 

Products Corp., 173 USPQ 19 (CCPA 1972). 

38



• ALUTROPIN для приёма внутрь, неядовитый 

коллоидный раствор гидроокиси алюминия, 

обогащённый гоматропин-метилбромидом, для 

лечения пептической язвы и повышенной 

кислотности 

• “ALULOTION” для наружного применения, 

ядовитый лосьон для лечения контагиозного 

импетиго (кожного заболевания). 

39



•“Когда речь идёт о продаже медицинских 

препаратов, рекламируемых 

исключительно в медицинских газетах и 

журналах, небрежное использование 

которых опасно, во избежание 

вредоносного смешения необходимо быть 

предельно осторожными при 

использовании и регистрации товарных 

знаков.” 

Campbell Products Inc. v. John Wyeth & Bro., Inc., 62 USPQ 302 (CCPA 

1944). 

40

Недавние дела 

• COCO TRIM vs. COCOATRIM 

– Товары: биологически активные добавки для человека, в 

частности, диетические пищевые продукты, травяные 

препараты, питательные добавки, витамины и минералы, 

натуральные пищевые продукты vs. диетические добавки 

– Существует ли вероятность смешения? 

• DOLLHOUSE vs. DAHLHOUSE 

– Товары: косметика и парфюмерия vs. Гели и масла для 

массажа, кондиционеры и увлажняющие средства для ухода за 

кожей, мягчительные средства для кожи, гели от морщин, гели 

против старения кожи, не являющиеся медикаментами гели и 

масла, защищающие кожу от внешнего загрязнения, 


• LUXE vs. LUXE 

– Товары/Услуги: мебель для салонов красоты vs. мебель 

– Вероятность смешения? 

41

Недавние дела 

• SUMMER FLORAL vs. SUMMER FLOWERS 

– Товары: дезодоранты vs. косметика, включая: лосьон для тела, 

мыло для кожи, эфирные масла для личного потребления, 

шампуни для волос 


• COUNTRY ROCK CAFÉ vs. HARD ROCK CAFÉ 

– Товары/Услуги: Одежда vs. Рестораны и одежда 


• CAVALINHO (с изображением) vs. PONY 

– Товары: дамские сумочки, хозяйственные сумки, кошельки 

vs. Универсальные спортивные сумки, кошельки 


42

Geographical Indications: What's At Stake?

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?