Анализ формулы изобретения

Анализ формулы 

изобретения 

Паоло Тревизан 

Юрист 

Отдел Внешних Связей 

Управление по патентам и товарным знакам США

Толкование патентной 

формулы 

- это тщательное рассмотрение 

буквально каждого слова 

в формуле, чтобы определить ее 

охват. 

4/19/2011 2



Пункты патентной формулы 

следует толковать самым 

широким разумным образом при 

условии, что такое толкование не 

противоречит обосновывающему 

его описанию. 

In re Hyatt, 211 F.3d 1367, 1372, 54 USPQ2d 1664, 1667 (Fed. Cir. 2000) 

4/19/2011 3



Пункт патентной формулы 

следует толковать в свете 

описания, не привнося 

ограничений в этот пункт. 

4/19/2011 4

� Определения терминов 

� Введения 

Темы обсуждения 

�Функциональные ограничения 

� Констатация целевого назначения 

� придаточное предложение в конце формулы 

изобретения, начинающаяся словами "чем", "в 

результате чего", "благодаря чему" (“whereby”) 

�Численные ограничения 

4/19/2011 5

Определение 

терминов

Определение следует 

искать в описании 

В ходе проведения экспертизы пункты патентной 

формулы необходимо толковать настолько широко, 

насколько это в разумных пределах допускают 

используемые термины. 

Это значит, что словам патентной формулы 

следует придавать их простое значение, если 

только заявитель не включил их четкого 

определения в описание. 

In re Zletz, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989). 

4/19/2011 7

Когда термин в патентной формуле 

ограничен определением в описании? 

� В описании должно ясно излагаться 

определение - четко и достаточно понятно, 

обдуманно и точно. 

Teleflex Inc. v. Ficosa North America Corp., 63 USPQ2d 1374, 1381 (Fed. Cir. 2002), Rexnord 

Corp. v. Laitram Corp., 60 USPQ2d 1851, 1854 (Fed. Cir. 2001), and MPEP 2111.01. 

� Привести пример не означает дать четкое 

определение. 

� Однако, даже «четкие определения» могут 

допускать различные толкования. 

4/19/2011 8

А если в описании НЕТ четкого 

определения? 

Обратитесь к: 

• К самим пунктам патентной формулы и 

контексту, состоящему из соседних слов 

• Словарям 

• Энциклопедиям 

• Научным трудам 

• Известному уровню техники 

4/19/2011 9

Пример 1 – Определения 

терминов 

Brookhill-Wilk 1 LLC v. Intuitive Surgical, Inc., 67 USPQ2d 1132 (Fed. 

Cir. 2003).

Пример 1 – Определения терминов 

(продолж.) 

Пункт патентной формулы: 

Хирургическая система, включающая в себя: 

эндоскопический инструмент; 

съемочный аппарат на упомянутом хирургическом инструменте для получения 

видеоизображений внутренних тканей тела внутри тела пациента через 

упомянутый эндоскопический инструмент; 

средство передачи, функционально соединенное с упомянутым съемочным аппаратом 

передачи - по электромагнитному каналу сигнализации в удаленное 

местонахождение за пределом дальности непосредственного ручного 

контакта с упомянутым телом пациента и упомянутым эндоскопическим 

инструментом – видеосигнала, в котором закодировано упомянутое 

видеоизображение; 

приемный аппарат для приема сигналов управления приводом из упомянутого 

удаленного местонахождения через упомянутый канал электромагнитной 

сигнализации; 

хирургический инструмент, который может вводиться в тело пациента и двигаться 

относительно тела пациента и упомянутого эндоскопического инструмента; а также 

приводное устройство робота, функционально соединенное с упомянутым 

хирургическим инструментом и упомянутым приемным аппаратом, для приведения 

в движение упомянутого хирургического инструмента в соответствии с сигналами 

управления приводом, полученными упомянутым приемным аппаратом из 

упомянутого удаленного местонахождения. 

4/19/2011 11

Пример 1 – Определения терминов (продолж.) 

Слова патентной формулы 

Что означает выражение «удаленное 

местонахождение за пределом дальности 

непосредственного ручного контакта»? 

� Brookhill-Wilk 1 LLC (Сторона 1патентовладелец): 

любое местонахождение 

хирурга, которое удалено от пациента на 

расстояние, превышающее расстояние 

вытянутой руки. 

� Intuitive Surgical, Inc (Сторона 2предполагаемый 

нарушитель патента): 

местонахождение за пределами операционной. 

4/19/2011 12

Пример 1 – Определения терминов 

(продолж.) 

Словарное значение 

В словаре за словом «удаленный» числится 

несколько подходящих значений: 

� Разделенный промежутками, 

превышающими обычные 

� Находящийся на расстоянии, далеко 

отстоящий 

� Неблизкий 

� Дальний 

4/19/2011 13


Какое из словарных значений? 

• Поскольку определений в словаре 

несколько, можно полагать, что простое и 

обычное значение пунктов патентной 

формулы охватывает все 

непротиворечивые словарные значения 

• Следовательно рассмотрим соседний 

текст пункта патентной формулы и 

письменного описания изобретения 

4/19/2011 14


Раскрытие предмета изобретения в 

описании 

• В письменном описании изобретения не 

указаны никакие конкретные параметры 

относительно расстояния между хирургом и 

пациентом, но говорится в общем, что с помощью 

раскрытого устройства хирург может делать 

операцию, не прикасаясь непосредственно к 

пациенту. 

• В описании предпочтительного способа 

осуществления изобретения допускается 

нахождение хирурга вне операционной. 

4/19/2011 15


Какое толкование является самым широким 

из допустимых? 

• Brookhill (Сторона 1): толкует «удаленный» как 

означающий любое местонахождение хирурга 

на расстоянии, превышающем расстояние 

вытянутой руки, от пациента, то есть 

«разделенный промежутками, превышающими 

обычные». 

• Intuitive (Сторона 2): толкует «удаленный» как 

означающий местонахождение вне 

операционной. 

? 

4/19/2011 16


Четкое определение vs. привнесение 

ограничений 

• «Преимущества, описанные в описании 

изобретения, не являются сами по себе 

ограничениями заявленного изобретения, если 

они не включены в патентую формулу» 

Vehicular Techs Corp v. Tital Wheel Int’l, 46 USPQ2d 1257,1266 (Fed. Cir. 

1998). 

• В отсутствие четкой оговорки о конкретном 

объекте тот факт, что изобретатель ожидал, что 

его изобретение может использоваться 

определенным образом, не ограничивает объем 

до пределов этого узкого контекста». 

Brookhill-Wilk 1 LLC v. Intuitive Surgical, Inc., 67 USPQ2d 1132 (Fed. Cir. 2003). 

4/19/2011 17


Самое широкое допустимое 

толкование: 

Суд в данном деле истолковал 

«удаленное местонахождение» как 

включающее в себя не только «далеко 

отстоящие» или «дальние» 

местонахождения, но и такие, которые 

«разделены промежутками, 

превышающими обычные». 

Эти местонахождения не должны 

непременно находится вне операционной. 

4/19/2011 18

Влияние введения на 

объем притязаний 

формулы

Что такое ВВЕДЕНИЕ? 

• Введение – это вводная фраза пункта патентной 

формулы. 

• Введение может быть: 

(1) кратким изложением изобретения; 

(2) кратким изложением его отношения к известному 

уровню техники; 

(3) кратким изложением его предназначения или 

характеристик; 

(4) оно может представлять собой ограничение 

заявленного устройства или процесса. 

• Установить, является ли введение ограничением 

пункта формулы изобретения, необходимо в каждом 

конкретном случае в свете фактов каждого дела. 

4/19/2011 20

При каких условиях введение, 

вероятно, ограничивает формулу 

1) Если во введение излагается существенная конструкция 

или этапы или если оно «необходимо для придания 

жизни, смысла и энергии» формуле изобретения, оно, 

вероятно, ограничивает формулу. 

Pitney Bowes, 51 USPQ2d at 1165-66; Kropa v. Robie, 88 UPSQ 478,480-481 (CCPA 1951). 

Пример: «Метод лечения воспаления у пациентов, страдающих артритом, в 

котором этот метод включает в себя…» 

2) Введения в формуле Джепсона, как правило, являются 

заявленными ограничениями по конструкции или этапам 

в сочетании с последующим объектом, «в котором 

усовершенствование включает в себя». 

Rowe v. Dror, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997); 37 C.F.R. 1.75(e). 

Пример: «Зубная щетка в которой усовершенствование включает в себя...» 

4/19/2011 21


вероятно, не ограничивает формулу 

(1) Когда главная часть формулы, следующая за 

введением, является самостоятельным описанием 

конструкции и в своей полноте не зависит от введения, 

введение, как правило, не ограничивает формулу. 

Kropa v. Robie, 88 UPSQ at 480-481; Rowe, 42 USPQ2d at 1553; and IMS Technology 

Inc. v. Haas Automation Inc., 54 USPQ2d 1129, 1137 (Fed. Cir. 2000). 

Пример: «Косметическая композиция, включающая в себя A, B и C». 

(2) Введение, в котором излагается использование или 

цель заявленного изобретения как правило, не 

ограничивает формулу. 

Catalina, 62 USPQ2d at 1785. 

Пример: «Композиция для лечения боли, включающая в себя A, B и C». 

4/19/2011 22


вероятно, не ограничивает формулу 

(3) Если введение всего лишь превозносит 

эффект или признаки заявленного 

изобретения и не содержит очевидной ссылки 

на этот эффект или признаки как важные для 

патентоспособности, введение, как правило, 

не ограничивает формулу. 

Пример: «Головка ракетки для игры в лакросс, 

которая обеспечивает улучшенные игровые и 

манипуляционные характеристики». 

STX, LLC v. Brine, Inc., 54 USPQ2d 1347, 1349 (Fed. Cir. 2000).) 

4/19/2011 23

Функциональные 

ограничения

Что такое функциональное 

ограничение? 

• Функциональное ограничение представляет собой 

попытку определить нечто через то, что оно делает, 

или через присущее ему свойство или 

характеристику, а не через то, чем оно является (как 

явствует, например, из его конкретной конструкции 

или конкретных ингредиентов). 

• Функциональное ограничение зачастую используется 

в сочетании с элементом, ингредиентом или этапом 

процесса, чтобы определить конкретную возможность 

или цель, которой служит указанный элемент, 

ингредиент или этап процесса. 

4/19/2011 25

Рассматриваются ли функциональные ограничения 

иначе, нежели другие типы ограничений формулы? 

«Функциональное ограничение должно 

должно оцениваться и рассматриваться 

так же, как любое другое ограничение 

формулы, на основании того, что оно 

сообщает среднему специалисту в 

соответствующей области техники» 

MPEP 2173.05(g). 

4/19/2011 26

Рассмотрение функциональных 

ограничений в целях сравнения с 

известным уровнем техники 

� Самое обоснованное отклонение – это такое 

отклонение, когда в ссылке явно раскрыты все 

заявленные признаки или ограничения, включая и те, 

которые приведены как функциональные выражения. 

� Однако если известный уровень техники не 

раскрывает ограничений, приведенных как 

функциональные выражения, эксперту следует 

установить: 

� раскрывает ли известный уровень техники все 

заявленные ограничения по конструкции, и 

� cпособна ли раскрытая конструкция выполнять 

указанную функцию. 

4/19/2011 27

Рассмотрение функциональных 

ограничений в целях сравнения с 


� Если у эксперта есть «основания полагать», что 

некое функциональное ограничение может 

выполняться конструкцией описанной ранее, он 

должен обосновать это на основании имеющихся 

доказательств, а затем переложить бремя 

доказательства противного на заявителя 

See In re Swinehart, 169 USPQ 226 (CCPA 1971); In re Schreiber, 44 USPQ2d 1429 

(Fed. Cir. 1997). 

4/19/2011 28

Изобретение: ДОЗИРУЮЩАЯ 

КРЫШКА 

• In re Schreiber, 44 USPQ2d 1429 (CAFC 1997). 

Заявленное изобретение 

4/19/2011 29

Формула изобретения: 

Пункт 1 

Дозирующая крышка для выдачи только по нескольку 

зерен воздушной кукурузы за раз из открытой 

емкости, наполненной воздушной кукурузой, 

которая имеет в целом форму конуса и отверстие на обоих 

концах, причем через отверстие на суженном конце могут 

одновременно выйти несколько зерен воздушной 

кукурузы, и 

на расширенном конце крышки устройство для обхвата 

открытого конца емкости, причем сужение крышки 

равномерное, 

и такое, что оно само по себе заставляет воздушную 

кукурузу скапливаться у вершины конуса и позволяет 

дозировать выход по нескольку зерен при каждом 

встряхивании упаковки, когда эта крышка насажена 

на емкость. 

4/19/2011 30

ВОПРОСЫ: 

• Q: Чтобы ссылочный материал 

предвосхищал пункт 1, обязательно ли, 

чтобы он раскрывал дозирование 

воздушной кукурузы? 

• Q: Чтобы ссылочный материал 

предвосхищал пункт 1, обязательно ли, 

чтобы он мог дозировать воздушную 

кукурузу так, как об этом говорится в 

пункте 1? 

4/19/2011 31

Известный уровень техники: 

Швейцарский патент № 172 689, выданный Харцу. 

• Наконечник для канистр, приспособленных под выпускное 

отверстие, таких, как масленки. 

4/19/2011 32

Позиции эксперта и заявителя: 

• Эксперт отклонил этот пункт патентной формулы 

как предвосхищенный патентом Харца и пришел к 

выводу, что «очевидно, что крышка Харца может 

дозировать воздушную кукурузу» 

• Шрайбер (Заявитель) возразил, что Харц 

(известный уровень техники) не является 

предвосхищающим потому, что эта дозирующая 

крышка не может «заставлять воздушную 

кукурузу скапливаться у вершины конуса и 

позволяет дозировать выход по нескольку 

зерен при каждом встряхивании упаковки...» 

4/19/2011 33

Решение: Отсутствие новизны 

Харц (известный уровень техники) 

раскрывает все ограничения по конструкции, 

изложенные в пункте 1 и «обладает 

относительным размером и сужением к концу, 

которые заведомо позволили бы зернам 

воздушной кукурузы скапливаться у вершины 

конуса и позволили бы дозировать выход по 

нескольку зерен при каждом встряхивании 

упаковки», когда эта крышка насажена на 

емкость с воздушной кукурузой. 

4/19/2011 34

Ограничения по целевому 

назначению 

• Ограничения по целевому назначению аппарата не 

отличают заявленный аппарат от описанного ранее, если 

описанный ранее аппарат пригоден к работе по тому же 

целевому назначению. 

См. MPEP 2114 и Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647 (1987). 

Однако: 

• Ограничение по назначению может налагать ограничение 

по конструкции, которое отсутствует в формуле 

изобретения, то есть ссылочный материал, даже 

удовлетворяя всем изложенным ограничениям по 

конструкции, может оказаться непригодным к работе по 

тому же целевому назначению. 

4/19/2011 35

Выявление ограничений по 

целевому назначению 

• Ограничения по целевому назначению, в 

которых применяются выражения типа 

� «ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ ДЛЯ» 

� «КОТОРЫЙ МОЖЕТ» 

� «ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ» 

� «ДЛЯ» того, чтобы.. 

4/19/2011 36

Ограничения по целевому назначению 

Пример, в котором признано, что «приспособленный для» 

налагает ограничение по конструкции 

• Пункт 1: «Комплект соединителя для сращивания, 

имеющий … пару трубок из эластомерного материала, 

причем каждая трубка в указанной паре 

приспособлена для надевания поверх изолирующей 

оболочки кабеля …» 

• Суд посчитал, что такое выражение налагает 

ограничение по конструкции, «эти ограничения по 

конструкции определяются тем, как должны быть 

соединены между собой детали в окончательной 

сборке, если они собраны». 

• Выражение, касающееся «каждой трубки», налагает 

ограничения по конструкции трубки. Каждая трубка 

имеет такую конструкцию или размеры, чтобы ее можно 

было надеть поверх изолирующей оболочки кабеля. 

In re Venezia, 189 USPQ 149 (CCPA 1976). 

4/19/2011 37

Рассмотрение ограничений по целевому 

назначению в целях сравнения с 


• Если в известном уровне техники ничего не сказано о 

целевом назначении продукта, но у эксперта есть 

основания утверждать, что описанный ранее продукт 

пригоден к работе по заявленному целевому 

назначению, такие пункты патентной формулы 

следует отклонить. 

� «Изложение нового целевого назначения для 

старого продукта не делает притязание на этот 

старый продукт патентоспособным.» 

In re Schreiber, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997). 

� При отклонении заявки эксперту эксперту необходимо 

обосновать свое утверждение, что описанный ранее 

продукт пригоден к работе по этому целевому 

назначению. 

4/19/2011 38

"чем", "в результате чего", "благодаря 

чему" (“whereby”, “wherein”) 

• Придаточное предложение в конце формулы 

изобретения, начинающаяся словами "чем", "в результате 

чего", "благодаря чему", которое просто излагает 

результат ограничений, содержащихся в пункте формулы, 

ничего не прибавляет к патентоспособности или сущности 

пункта. 

– В таком случае эксперту следует сообщить заявителю, что это 

выражение не ограничивает такой пункт и объяснить причину. 

• С другой стороны, если оно соотносится с пунктом 

формулы и разъясняет его требования, а не просто 

излагает очевидные результаты, добавляет ограничение, 

которому следует придать значение при определении 

патентоспособности. 

См. Texas Instruments Inc. v. International Trade Commission, 26 USPQ2d 1010 (Fed. Cir. 

4/19/2011 39

Численные диапазоны, 

конкретные размеры и 

пропорции

Численные диапазоны: 

обобщение 

• Предвосхищение диапазонов 35 USC §102 

– В известном уровне техники должна быть указана: 

• 1) какая-либо величина в пределах заявленного диапазона или 

• 2) диапазон в пределах заявленного диапазона, перекрывающий 

его или касающийся его. 

• Очевидность диапазонов 35 USC §103 

– Доказательства очевидности существуют там, где: 

• 1) заявленный диапазон находится внутри широкого диапазона, 

раскрытого известным уровнем техники, но не «достаточно 

конкретного» для предвосхищения 

или 

• 2) диапазон раскрытый известным уровнем техники достаточно 

близок к заявленному, чтобы иметь те же свойства. 

4/19/2011 41


предвосхищение 

• Конкретный пример из известного уровня техники, 

который находится в заявленном диапазоне, 

предвосхищает этот диапазон 

– Конкретный пример или точка данных, 

указанные в ссылочном материале, 

определены как конкретная точка диапазона 

или раскрытая точка данных. 

• Titanium Metals Corp. v. Banner 

• Если диапазоны перекрываются, то ссылочный 

материал предвосхищает этот пункт формулы. 

– Конечная точка находится в заявленном 

диапазоне 

4/19/2011 42


предвосхищение 

• В известном уровне техники раскрыт широкий диапазон; 

заявлен узкий диапазон 

– Отклонить заявку согласно статье 35 U.S.C 102 можно 

только в том случае, когда ссылочный материал 

раскрывает заявленный диапазон «достаточно 

конкретно» 

(Раскрытый диапазон может быть слишком 

широким для предвосхищения более узкого 

диапазона) In re Peterson 

– Обратитесь к описанию предпочтительного способа 

осуществления изобретения в известном уровне 

техники, чтобы установить, предвосхищен ли 

заявленный диапазон 

4/19/2011 43

Численные диапазоны: предвосхищение 

достаточная конкретность 

• В известном уровне техники раскрыт широкий диапазон; 

заявлен узкий диапазон (продолжение) 

– Отличаются ли цели/задачи раскрытые в известном 

уровне техники от целей/задач заявленного 

изобретения? 

• Если в известном уровне техники отсутствуют указания по 

выбору точек данных в заявленном диапазоне, то возможно, 

что известный уровень техники не раскрывает диапазоны 

«достаточно конкретно», чтобы это составляло 

предвосхищение формулы. 

• Если речь идет о предвосхищении, то при выборе одного из 

различных вариантов, раскрытых в известном уровне техники, 

эксперту следует исходить из того, что раскрыто в известном 

уровне техники. 

4/19/2011 44

Численные диапазоны 

Предвосхищение 

Пример 1 

> В заявленной формуле изобретения 

указан диапазон компонента А, 10-50 вес. 

%. 

> В ссылочном материале указана 

конкретная точка внутри заявленного 

диапазона, 30 вес. %. 

> Следует отклонить заявку за отсутствием 

новизны (предвосхищение) 

4/19/2011 45


очевидность 

� Доказательства очевидности могут существовать в 

случае, когда заявленный узкий диапазон 

находится в пределах широкого диапазона, 

раскрытого в известном уровне техники. 

– Это не означает, что не имеет места также и 

случай предвосхищения, когда заявленный 

диапазон описан «достаточно конкретно» 

� Дказательства очевидности могут существовать, в 

случае когда, хотя заявленные диапазоны и 

диапазоны, раскрытые в известном уровне техники, 

не перекрываются, но они находятся достаточно 

близко, так что средний специалист в данной 

области предполагал бы, что у них одинаковые 

свойства. 

4/19/2011 46


Очевидность 

Пример 2 

> В заявленной формуле изобретения указан 

диапазон компонента А, 10-20 вес. %. 

> В ссылочном материале раскрыт диапазон, 

который хотя и схож с заявленным в заявке, но 

исключает его, 6-9 вес. %. 

> В этом случае, хотя заявленные диапазоны и 

диапазоны прототипа и не перекрываются, они 

находятся достаточно близко, так что средний 

специалист в данной области предполагал бы, 

что у них одинаковые свойства =>изобретение 

очевидно 

> См. Titanium Metals Corp. v. Banner 

4/19/2011 47

Численные диапазоны, конкретные 

размеры и пропорции 

• Когда единственное различие между заявленным 

изобретением и известным уровнем техники в какомлибо 

диапазоне или иной переменной, содержащейся в 

формуле, заявитель должен предоставить 

доказательство неочевидности 

– In re Woodruff 

• Что является доказательством неочевидности? 

– Официальное доказательство отличия формулы 

изобретения от известного уровня техники , напр., 

значительные неожиданные результаты; критичность 

– В ссылочном материале содержатся возражения 

против расширения конечных точек, в результате 

раскрытия которых сделано заявленное изобретение. 

• In re Geisler 

4/19/2011 48

Численные диапазон: 

Опровержение доказательств очевидности 

– Чтобы поддержать отклонение, эксперту 

необходимо предоставить дополнительные 

доказательства 

• Новый ссылочный материал или 

• Вторичный ссылочный материал, где 

указаны те же результаты, что и у 

заявителя, полученные в диапазоне 

раскрытом в известном уровне техники. 

– Цели/задачи раскрытые в известном уровне 

техники прототипа те же, что и у заявленного 

изобретения 

– известный уровень техники признает 

необходимость улучшения результатов, 

показанных или описанных заявителем. 

4/19/2011 49


Краткие выводы 

• Следует сделать заключение об отсутствии новизны, если: 

– Конкретная точка данных из известного уровня техники 

находится в заявленном диапазоне 

– Диапазон из известного уровня техники и заявленный 

диапазон перекрываются в значительной мере, так что 

средний специалист мог бы «предположить» или представить 

себе заявленное изобретение на основе известного уровня 

техники 

– В известном уровне техники содержится множество примеров 

в заявленном диапазоне и в известном уровне техники было 

известно, что проблема, которую стремятся разрешить с 

помощью заявленного диапазона, существует в более 

широком диапазоне. 

4/19/2011 50


Краткие выводы 

• Существуют доказательства очевидности, если 

– Хотя диапазон известного уровня техники и 

заявленный диапазон не перекрываются, они 

достаточно близки, так что средний специалист в 

данной области мог бы предполагать, что свойства / 

результаты в обоих диапазонах будут одни и те же. 

– В диапазоне известного уровня техники нет 

конкретной точки данных, которая находится в 

заявленном диапазоне. 

– Известный уровень техники охватывает широкий 

диапазон, а заявленное изобретение находится в 

пределах этого диапазона 

4/19/2011 51

Вопросы? 

4/19/2011 52

Анализ формулы изобретения

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?