權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 公知技術包含權利判斷에 관한 ...

碩士學位論文 

權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 

公知技術包含權利 判斷에 관한 考察 

指導敎授李相珵 

慶熙大學校大學院 

法學科 

金美姬 

2006年 8月日

權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 

公知技術包含權利 判斷에 관한 考察 

指導敎授李相珵 

이 論文을 法學碩士學位論文으로 提出함. 

慶熙大學校大學院 

法學科 

金美姬 

2006年 8月日

第1章序論 ··················································································································· 1 

第1節硏究의 目的 ······································································································ 1 

第2節硏究의 方法과 範圍 ························································································ 3 

第2章法體制의 比較 ····························································································· 4 

第1節 프랑스의 權限分配方式 ················································································ 4 

第2節 독일의 權限分配方式 ···················································································· 7 

第3節整理 ···················································································································· 9 

第3章 權利範圍確認審判과 侵害訴訟의 檢討 ······································· 11 

第1節權利範圍確認審判 ·························································································· 11 

1. 序 ·························································································································· 11 

가. 權利範圍確認審判의 意義 ·········································································· 11 

나. 權利範圍確認審判의 機能 ·········································································· 12 

다. 權利範圍確認審判의 類型 ·········································································· 13 

(1) 積極的․消極的權利範圍確認審判 ······················································ 13 

(2) 權利對非權利․登錄權利間權利範圍確認審判 ······························ 14 

2. 法的性質과 效力 ······························································································ 17 

가. 法的性質 ······································································································ 17 

(1) 判例 ············································································································ 17 

(2) 行政行爲說 ································································································ 18 

(3) 確認行爲說 ································································································ 19 

(4) 形成行爲說 ································································································ 21 

(5) 産業財産權制度上固有行爲 ·································································· 21 

나. 效力 ················································································································ 22 

- i -

(1) 判例 ············································································································ 22 

(2) 學說 ············································································································ 22 

(3) 旣判力 ········································································································ 24 

3. 關聯問題 ·············································································································· 25 

가. 法的性質과 效力의 定立 ········································································ 25 

(1) 法的性質 ·································································································· 25 

(2) 效力 ············································································································ 26 

나. 登錄權利間積極的權利範圍確認審判認定問題 ·································· 29 

(1) 判例 ············································································································ 29 

(2) 學說 ············································································································ 31 

(3) 整理 ············································································································ 32 

다. 權利範圍確認審判의 存․廢論 ·································································· 33 

(1) 廢止論 ········································································································ 33 

(2) 存續論 ········································································································ 34 

(3) 利用現況 ···································································································· 35 

(4) 整理 ············································································································ 36 

라. 公知技術包含發明의 無效主張問題 ······················································ 38 

第2節侵害訴訟 ·········································································································· 38 

1. 民事的救濟 ········································································································ 38 

가. 侵害禁止請求權 ···························································································· 38 

(1) 意義 ············································································································ 38 

(2) 判例 ·········································································································· 39 

나. 損害賠償請求權 ···························································································· 40 

(1) 意義 ············································································································ 40 

(2) 判例 ············································································································ 41 

다. 信用回復請求權 ···························································································· 42 

(1) 意義 ············································································································ 42 

(2) 判例 ·········································································································· 43 

2. 刑事的救濟 ········································································································ 43 

- ii -

가. 意義 ················································································································ 43 

나. 判例 ················································································································ 44 

第4章 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 公知技術包含權利 

判斷에 관한 學說과 判例의 檢討 ················································· 45 

第1節序 ······················································································································ 45 

第2節 公知技術包含權利의 意義 ············································································ 45 

第3節 우리나라의 公知技術包含權利에 대한 判斷 ·········································· 47 

1. 判例의 傾向 ········································································································ 47 

2. 우리나라의 學說 ································································································ 51 

가. 無效의 抗辯 ·································································································· 51 

(1) 積極說(公知除外說) ·················································································· 51 

(2) 消極說(公知非除外說) ·············································································· 52 

(3) 折衷說 ········································································································ 53 

(4) 當然無效說 ································································································ 53 

나. 自由技術抗辯 ································································································ 54 

第4節 외국의 公知技術包含權利에 대한 判斷 ·················································· 54 

1. 獨逸 ······················································································································ 54 

가. 判例 ················································································································ 54 

나. 學說 (自由技術抗辯) ··················································································· 56 

2. 日本 ······················································································································ 58 

가. 無效判斷의 否定 ·························································································· 59 

나. 公知技術參酌의 原則 ·················································································· 60 

다. 一部公知 (公知除外說) ··············································································· 61 

라. 全部公知 ········································································································ 62 

(1) 權利濫用 ·································································································· 62 

(2) 限定解釋 ···································································································· 65 

(3) 自由技術抗辯 ···························································································· 67 

(4) 無效의 抗辯(當然無效) ············································································ 69 

- iii -

第5節整理 ·················································································································· 71 

第5章 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 公知技術包含權利 

判斷可能與否 ··························································································· 72 

第1節公知技術包含權利의 判斷에 관한 權利範圍確認審判과 侵害訴訟의 

區分論理 ········································································································ 72 

第2節權利範圍確認審判에서 公知技術包含權利의 判斷 ·································· 74 

1. 學說과 判例의 傾向 ·························································································· 74 

가. 學說 ················································································································ 74 

나. 判例 ·············································································································· 75 

2. 權利範圍確認審判의 本質 ················································································ 77 

3. 權利範圍確認審判에서 公知技術包含權利 判斷의 可能性與否 ·············· 78 

4. 公知技術包含權利 判斷理論 ·········································································· 79 

第3節 侵害訴訟에서 公知技術包含權利의 判斷 ·················································· 80 

1. 學說과 判例의 傾向 ·························································································· 80 

가. 學說 ················································································································ 80 

나. 判例 ·············································································································· 81 

2. 侵害訴訟의 本質 ································································································ 81 

3. 侵害訴訟에서 公知技術包含權利 判斷의 可能性與否 ······························ 82 

4. 公知技術包含權利 判斷理論 ·········································································· 82 

第4節 公知技術包含權利 判斷에 따른 기타 問題 ·············································· 84 

1. 公知形態의 定立 ································································································ 84 

2. 自由技術抗辯의 認定範圍 ·············································································· 85 

第6章結論 ················································································································· 87 

參考文獻 ······················································································································ 92 

ABSTRACT ··············································································································· 98 

- iv -

第1節硏究의 目的 

第1章序論 

特許權은 發明者의 技術的發展에 의한 創作이라는 인간의 정신적인 노동의 

對價로서 그에 합당한 補償이 이루어지는 無體財産權이다. 權利로서 發生시키 

고 特許無效審判에 의해 消滅시키며 존속하는 동안 권리의 解釋이 이루어지는 

데 이러한 特許制度가 運用되면서 가장 문제가 되는 것은 특허의 解釋이다. 

구체적으로 언급하면 특허가 維持되는 동안 복잡하면서도 쉽게 해결되기 어려 

운 부분이 권리에 여러 이해관계가 衝突되는 경우인데 소위 侵害問題의 발생 

이다. 

特許廳에 의한 權利附與임에도 이러한 문제가 생기는 것은 産業財産權上의 

권리들은 각각의 法源에 의하여 성립하고 그 효력을 발휘하게 되므로 동일한 

발명에 대하여 다른 권리가 발생되는 경우가 있는 것이다. 또한 산업재산권의 

특성상 완전히 새로운 기술의 創作보다는 기존기술에 새로운 기술을 附加하여 

이루어진 발명이 많으므로 先願의 권리내용과 後願의 권리내용에 侵害關係가 

발생하기도 한다. 

즉 권리의 최초등록당시 기존 기술과의 비교를 통한 審査로서 동일․유사한 

기술의 내용은 당연히 權利를 附與하지 않으나 産業技術이 점차 高度化․專門 

化․國際化되면서 심사관이 그 모든 것을 錯誤 없이 심사한다는 것은 더욱 어 

려워 질 수밖에 없다. 

侵害關係의 발생은 여러 形態로 나타나게 되며 그에 따른 침해의 主張과 對 

應도 여러 形態를 갖는다. 權利範圍를 둘러싼 양 당사자간의 攻防이 있는 경 

우 權利者가 侵害嫌疑者에게 자신의 권리내용을 포함한다는 이유로 禁止請求 

등의 侵害訴訟을 提起한다. 이에 침해혐의자는 이와 동시에 혹은 사전에 자신 

- 1 -

의 기술이 권리자의 권리범위에 속하지 않는다는 消極的權利範圍確認審判을 

請求하거나, 無效審判을 請求하는 것이 일반적인 對應의 형태이다. 

문제는 침해를 주장하는 등록권리에 公知技術이 包含된 경우인데, 그러한 

권리는 特許法第29條에서도 명시하고 있듯이 特許無效事由를 포함하고 있는 

것이다. 우리의 특허법제도에서 無效事由를 포함하는 登錄權利는 特許無效審 

判에 의해서만 그 效力을 否定할 수 있다. 無效審判 이외의 제도에서 無效判 

斷이 가능하다면, 이것은 權限分配의 원칙에 위배되고 法的安定性도 보장해 

주지 못하기 때문이다. 

그러나 이러한 이유만으로 公知技術包含權利의 판단이 불가능하다면 침해소 

송이나 권리범위확인심판과는 별도로 特許無效審判의 청구를 해야한다. 즉 이 

중의 소제기로 인한 資源의 浪費와 訴의 長期化를 초래하므로 訴訟經濟的인 

면에 합당하지 못하고, 無效事由를 포함하는 權利를 存續시키는 것이므로 衡 

平性에 반하고 公益的으로도 옳지 못하다. 

이에 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 公知技術包含權利에 대한 從前의 판 

단과 그 근거에 관한 判例와 學說을 검토하여, 各制度의 本質에 따른 判斷 

可能性과 根據를 提示하고자 함이 본 硏究의 目的이다. 核心은 權限分配方式 

에 최대한 抵觸되지 않으면서 권리범위확인심판과 침해소송에서 이러한 권리를 

판단할 수 있는 方法을 硏究하는데 있다. 1) 

1) 公知技術包含權利 判斷에 관하여 구태여 兩制度를 區分하는 것은 法的性質 등의 

이유 때문인데, 이 문제의 자세한 검토는 본 논문의 第5章第1節 참조. 

- 2 -

第2節硏究의 方法과 範圍 

本論文은 文獻調査方式에 의했다. 이를 통해 各國의 權限分配方式에 대한 

比較法的考察, 權利範圍確認審判과 侵害訴訟의 本質的檢討 그리고 公知技術 

包含權利 判斷에 대한 學說․判例를 확인한다. 

各國의 特許에 관한 權限分配方式의 確認에서 無效判斷의 權限을 찾을 수 

있으므로 第2章에서 比較法的인 考察을 한다. 

本論文은 瑕疵 있는 權利에 대한 判斷의 問題를 權利範圍確認審判과 侵害 

訴訟을 구분하여 硏究하는 것이므로 第3章에서는 兩制度의 本質的인 檢討를 

한다. 

第4章은 公知技術을 포함한 권리에 대한 우리나라와 외국의 學說 및 判例를 

檢討하는데 判斷의 根據理論에 대한 長․短點이 분석된다. 

第5章에서는 이러한 검토를 토대로 각 제도에서 無效審判에 의하지 않은 公 

知技術包含權利에 대한 判斷可能性을 확인하고, 가장 합당한 공지기술포함권 

리의 判斷理論을 제시한다. 이것과 더불어 公知技術包含權利 判斷에 따르는 

그 밖의 검토가 필요한 사항을 확인한다. 즉 公知技術包含權利 判斷에 대한 

權利範圍確認審判과 侵害訴訟의 區分論理, 權限分配와 法的安定性의 問題, 權 

利範圍確認審判의 本質定立, 公知槪念의 定立問題, 自由技術抗辯의 認定範 

圍 등을 檢討한다. 

마지막으로 第6章에서는 본 연구에 관해 綜合的으로 整理하면서 마무리하고 

자 하는데, 특히 핵심적 내용인 兩制度에서의 公知技術包含權利 判斷問題를 

中心으로 전개한다. 

- 3 -

第2章法體制의 比較 

特許無效事由를 包含하는 것과 같이 瑕疵있는 權利의 權利範圍確認審判과 

侵害訴訟에서의 有效性判斷問題를 硏究함에 있어 우선 各國의 特許에 관한 

權限分配方式을 확인한다. 

公知技術包含權利에 대한 判斷은 결국 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 無 

效判斷의 權限附與를 의미하는데, 各國의 特許制度에서 權利의 發生과 消滅 

그리고 解釋에 관한 權限分配가 어떤 식으로 이루어지고 있는가에 의해 無效 

判斷權限이 직접적인 影響을 받기 때문이다. 

프랑스의 권한분배 방식에 따르는 미국, 영국 등의 국가와 독일의 권한분배 

방식에 따르는 일본, 우리나라로 그 권한분배의 방식이 구분된다. 

第1節 프랑스의 權限分配方式 

프랑스에서 特許의 附與는 行政廳인 特許廳이 담당하고 특허의 無效化와 解 

釋은 法院이 담당하는 方式을 취한다. 이러한 方式은 天賦人權이라는 槪念을 

근본으로 하여 발명자의 特許라는 權利는 국가에 의해 주어지는 創設的權利 

가 아닌 발명자가 창작한 즉시 당연히 그에게 속하는 宣言的權利라는 것이 

다. 

과거 無審査에 의한 行政廳의 權限附與는 실질적으로 의미가 없으며 단지 

그 권리에 기인한 權利行使時에 비로소 法院에서 權利의 有效性을 判斷한다. 

때문에 無審査主義에서의 權利는 매우 不安定할 수밖에 없고, 法院에서의 판 

단은 長期化된다. 이와 같은 문제점을 개선하기 위해 지금의 실질적인 審査主 

義를 도입․운영하게 된 것이다. 2) 

2) 천효남,「特許法」(서울, 법경출판사, 2002), 395면 참조. 1968년 법개정시에는 심사 

주의적 요소를 일부 도입한 후 1978년에 실질적인 심사주의를 도입하여 운영하고 

- 4 -

프랑스는 特許訴訟을 일반법원에서 관할하므로 侵害訴訟에서 無效事由를 포 

함하는 權利의 有效性 여부가 確定된다. 特許回復訴訟, 特許無效訴訟, 特許侵 

害訴訟 등 당사자계 소송은 관할지방법원에서 다루는데, 관할지방법원 중 10 

개의 지방법원만을 특별히 特許裁判의 管轄法院으로 지정하고 있다. 3) 미국․ 

영국 등의 국가에서 이러한 권한분배 방식을 따른다. 

전형적인 司法國家主義를 취하고 있는 미국은 行政處分의 效力 여부도 一審 

法院을 初審으로 하고 있어 일반적인 사법상의 사건과 다를 바가 없다. 特許 

侵害事件을 비롯한 特許에 관해 발생하는 모든 民事事件은 聯邦地方法院의 전 

속관할이므로 특허권자가 특허침해를 이유로 제기하는 損害賠償이나 侵害行爲 

禁止請求 뿐만 아니라 特許無效確認이나 無侵害確認請求에 대하여도 관할권을 

가진다. 

聯邦地方法院의 판결에 대하여는 聯邦行政高等法院에 抗訴할 수 있으며 이 

高等法院은 特許에 관한 爭點에 대하여만 抗訴審管轄權을 갖는 것이 아니라 

全事件에 대하여 판단할 權限이 있다. 연방행정고등법원의 판결에 대해서 다 

른 일반고등법원의 판결에 대하여와 마찬가지로 聯邦大法院에 上告許可申請을 

하는 방법으로 최종적으로 다툴 수 있다. 4) 

미국 특허법 第282條는 特許의 有效性推定과 抗辯에 대하여 규정하고 있 

다. 특허의 각 請求項은 他請求項의 有效性과는 獨立的으로 유효한 것으로 推 

定하므로 特許權者의 그 임의의 청구항에 관한 抗辯의 입증책임은 그것을 주 

장하는 자에게 있다. 5) 특허침해주장에 대한 항변사유로 非侵害, 特許의 無效, 

詐欺, 特許濫用, 懈怠, 禁反言 등이 있는데 그 중 특허의 유효성에 관한 항변 

은 대체로 신규성과 비자명성의 요건에 관한 내용이다. 6) 예컨데 특허는 특허 

있다. 

3) 권혁중, “現行特許爭訟制度의 課題와 發展方向에 관한 硏究,”(한양대 석사학위논 

문, 2000), 58면 참조. 

4) 김인만, “現行特許審判制度의 違憲性에 관한 考察(下),”「인권과 정의」(통권 제 

164호, 서울, 대한변호사협회, 1990), 91면 참조. 

5) 박준국,「미국 특허실무」(서울, 한빛지적소유권센터, 1995), 381~382면 참조. 

- 5 -

법 제282조에 의해 유효한 것으로 추정되나 利用된 先行技術을 고려할 때 

特許廳의 行爲가 잘못된 것이거나 다른 중요한 정보의 缺如로 인해 不當한 結 

論에 이르게 되었던 경우 이러한 유효성의 추정은 明白하고 有力한 證據의 存 

在로 인해 顚覆된다. 7) 

法院의 판단은 대세적 효력이 없어 당해 사건의 當事者만을 구속하므로 유 

효하지 않은 권리임에도 그것을 근거로 特許權者는 第3者에게 권리를 행사하 

는 경우가 있다. 이러한 문제점이 대하여 法院은 侵害者를 被告로 한 訴訟에 

서 權利者의 특허가 無效로 판단된 경우 그 結果는 당해 權利를 원인으로 한 

第3者에 대한 侵害訴訟에도 影響을 미친다고 解釋한다. 8) 

영국도 특허의 侵害여부와 無效여부가 侵害訴訟에서 함께 심리되는데 이러 

한 특허침해소송은 특허법원이나 특허지방법원, 특허군법원 또는 일반법원에 

제기할 수 있고 그 판결에 불복이 있으면 항소법원에 항소할 수 있다. 따라서 

特許侵害訴訟이 特許法院에 제기되는 경우에는 1심에서부터 管轄이 集中되고, 

특허지방법원이나 일반법원등에 제기되는 경우에는 항소심에 이르러 관할이 

집중된다. 9) 

1949년 법에서는 특허사건에 전문적인 경험을 가지고 있는 변호사들 중에서 

특허판사를 선정하여 항고심판부의 관할사건을 담당하게 하다가 1977년 법에 

6) Deborah E. Bouchoux,「Intellectual property: the law of trademarks, copyrights, 

patents, and trade secrets」(Clifton Park, Thomson Delmar Learning, 2005), 

p.363. 

7) Lawrence M. Sung,「Patent infringement remedies」(Washington, D.C., Bureau 

of National Affairs, 2004), p.57. 

8) Charles L. Gholz, “The Decisions of the Board in An Interference Are Entitled 

to Issue-Preclusive Effect in a Parallel Patent Infringement Action But Not 

Vice Versa,"「Intellectual Property Today」(Vol.6, No.8, 1999), p.8. Blonder-Ton 

gue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 169 

USPQ 513, 1971. 

9) 최성준, “특허소송의 관할 집중에 관하여,”「21C 지식국가 발전을 위한 지적재산라 

운드 대응방안에 관한 정책토론회」(토론회 자료: 국회 가상정보가치연구회, 국회 

정보통신포럼 주최, 1999.3.31), 88면 참조. 

- 6 -

서 特許法院을 창설하였다. 特許法院의 설립 후 영국에 있어서 특허사건은 특 

허청의 거절사정이나 특허실시권부여, 특허취소 등에 대한 결정 등에 대하여 

특허법원에 抗告를 할 수 있게 되었다. 또한 특허법원의 결정에 대하여는 高 

等法院에 法令違反뿐 만 아니라 事實誤認 등을 이유로 抗訴할 수 있고, 이 고 

등법원의 결정에 대하여는 大法院에 上告할 수 있는 심판구조를 취하게 되었 

다. 10) 

第2節 독일의 權限分配方式 

독일 特許制度의 權限分配方式은 特許가 국가에 의해 附與되어야 비로소 

權利로서 인정된다는 즉 創設的權利라는 것을 根本으로 한다. 따라서 특허의 

附與행위는 매우 중요하고 의미 있는 것으로서 그 역할을 담당하는 기관의 影 

響力도 큰 것으로 본다. 特許廳에 의해 권리가 發生하고 特許無效審判이라는 

별도의 절차를 통해 권리가 無效化되며 法院은 권리의 解釋을 한다. 

독일의 特許無效制度는 큰 변화가 있었는데 그 기준이 되는 1961년법 이전 

에 심판은 特許廳內에 抗告部와 無效部가 설치되어 있다. 특허청 特許部의 사 

정 또는 거절사정 등의 결정에 대하여 제2심에 해당하는 특허청 抗告部에 불 

복신청을 할 수 있고, 이 항고부의 결정에는 불복할 수 없다. 한편 특허무효, 

취소 및 강제실시권 허여 등의 신청에 대하여 無效部에서 제1심으로 심리하고 

그 결정에 대하여 불복이 있을 때에는 大法院에 上訴할 수 있다. 11) 

독일특허청 항고부의 결정에 불복할 수 없기에 많은 비판이 있었는데 이에 

1957년 독일특허청 抗告部의 審決에 대한 取消訴訟이 행정법원에 제기되었다. 

1959년 이 사건에 대한 上告審에서 聯邦行政法院은 독일특허청 抗告部는 지금 

까지 연방헌법재판소의 판례로 인정되어 온 국가와 국민사이의 분쟁해결에 필 

10) 김인만, 전게논문, 91~92면 참조. 

11) 김인만, “現行特許審判制度의 違憲性에 관한 考察(上),”「인권과 정의」(통권 제 

163호, 서울, 대한변호사협회, 1990), 87~88면 참조. 

- 7 -

요한 조직적인 독립성을 갖추고 있지 않으므로 공정한 제3자로 볼 수 없기 때 

문에 일종의 특별행정법원이 아니며 따라서 抗告部의 심결은 行政行爲이므로 

司法的審査의 對象이 된다고 판결하였다. 

이 판결이후 行政法院에서 특허재판을 심리하게 하자는 법조계의 의견이 있 

었다. 그러나 산업계에서는 전문기술재판의 어려움을 고려하여 기술자의 참여 

가 불가피하므로 국가권력의 독점적 행사에 따르는 국민의 권리침해구제를 1 

차적 목표로 하는 행정법원에서 심리하는 것보다는 특허재판에 대한 신속하고 

공정한 사실판단이 필요하다고 하여 特許法院을 설립해야 한다고 주장하였 

다. 12) 

이에 따라 1961년 7월 1일 특허청내의 抗告部와 無效部를 분리하여 내어 聯 

邦特許法院을 창설하고부터는 항고소송과 무효소송을 연방특허법원의 전속관 

할로 하였다. 즉 사전에 특허청내 심판소의 심판을 거치지 아니하고 바로 연 

방특허법원에 소송을 제기하도록 변경한 것이다. 이 특허법원의 결정에 대해 

서는 독일연방행정법원이 아닌 民․刑事事件을 관할하는 聯邦大法院에 上訴하 

도록 특허법을 개정하였다. 

特許侵害訴訟은 지방법원에서 처리하는데 그 판결에 불복할 때에는 해당지 

역의 최고법원에 抗訴할 수 있으며 연방대법원에 上告할 수 있다. 이러한 일 

반법원은 特許의 無效를 판단할 權限이 없는데 바로 이점에서 당해 權利에 無 

效事由가 존재하는 경우 침해소송에서의 판단문제가 발생하는 것이다. 

독일의 判例와 學說 등의 전통적 견해는 당해 권리에 無效事由가 포함되어 

있어도 權限分配의 원칙상 침해소송에서 무효의 판단이 불가능하다는 것이다. 

그러나 급속하게 발전하는 産業技術을 特許附與의 단계에서 완전하게 판단하 

는 것은 불가능하다는 인식과 별도의 無效審判으로 인한 訴訟의 非經濟的 측 

면에서 점차 侵害訴訟에서도 無效判斷이 가능해져야 한다는 방향으로 전환하 

고 있다. 

12) BGH GRUR 1959, 435. 김민희, “特許侵害紛爭에 관한 硏究,”(건국대학교 박사학 

위논문, 1999), 91면에서 재인용. 

- 8 -

일본과 우리나라는 독일의 이러한 권한분배 방식을 따르고 있다. 일본에서 

特許의 無效를 주장하는 자는 特許廳審判部에 特許無效審判을 청구를 하여야 

하며 그 심결에 불복이 있는 때에는 고등재판소에 그 심결의 取消訴訟을 제기 

한다. 물론 특허무효심판청구의 전단계로서 특허청에 당해 특허의 등록에 대 

한 特許異議申請을 할 수도 있으나 특허권자에 대한 확실한 대응수단은 특허 

무효심판의 청구이다. 特許侵害訴訟은 관할 지방재판소에 제기하여야 하고 그 

판결에 불복이 있으면 관할 고등재판소에 항소할 수 있다. 

瑕疵있는 權利의 權利者로부터 침해의 주장을 받은 상대방이 그 권리에 대 

하여 無效化시킬 수 없을 때에는 特許廳에 消極的判定手段으로 자신의 기술 

이 특허권자의 권리범위에 속하지 않음을 주장할 수 있다. 또한 타인의 특허 

발명과 동일한 내용을 그 特許出願前부터 善意로 實施하고 있는 先使用者는 

현재 사업을 實施 또는 그 사업의 準備를 하고 있는 範圍內에서 그 특허권에 

대하여 통상실시권을 가지므로 先使用의 抗辯을 할 수 있다. 

우리나라에서 特許의 附與는 特許廳이 하며 특허의 無效事由에 관한 판단은 

特許無效審判이라는 별도의 制度에 의해서만 가능하도록 하고 있다. 따라서 

특허침해관계를 판단하는 침해소송에서는 원칙적으로 권리 자체의 무효사유 

판단은 불가능하다. 

第3節整理 

프랑스나 미국 등의 權限分配方式에서는 法院이 특허에 관한 權利關係의 

解釋 뿐 만 아니라 瑕疵있는 권리의 有效性判斷을 하는 것도 가능하다. 그러 

나 독일이나 일본, 우리나라의 권한분배 방식에서는 法院이 권리의 解釋을 할 

수 있을 뿐 별도의 特許無效審判을 하지 않는 한은 특허의 무효 판단을 할 수 

없다. 때문에 독일과 같은 權限分配方式에서는 無效事由를 포함하는 瑕疵있 

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는 권리에 대하여 法院에서의 無效判斷與否가 문제된다. 

독일, 일본, 우리나라에서 侵害訴訟을 담당하는 法院이 公知技術을 포함한 

권리의 무효판단을 하는 것은 원칙적으로 불가능하다. 특허의 무효는 特許無 

效審判에 의하지 않고는 불가능하다는 원칙에 입각할 때 權利範圍確認審判에 

서 公知技術을 포함한 권리의 무효판단을 하는 것도 불가능하다. 그러나 이러 

한 법리를 무조건적으로 받아들이기에는 訴訟經濟的으로 당사자에 주어지는 

不利益 등 현실적인 문제점이 있으므로 그 改善策이 필요하다. 

序論에서도 언급했듯이 公知技術을 包含한 權利에 대한 판단문제를 權利範 

圍確認審判과 侵害訴訟이라는 제도로 구분하여 검토한다. 독일과 일본의 이에 

관한 判例와 學說은 侵害訴訟에서의 판단을 의미하는 것인데 이것을 侵害訴訟 

과 본질적으로 다른 權利範圍確認審判에 그대로 적용하는 것은 어려움이 있기 

때문이다. 

이에 第3章에서는 우선 侵害訴訟과 權利範圍確認審判의 전반적인 검토를 하 

는데 특히 오스트리아를 13) 제외하고는 우리나라에 유일하게 존재하는 제도인 

權利範圍確認審判制度에 관하여 집중적인 검토를 한다. 권리범위확인심판제도 

자체가 규정되어있긴 하지만 그 法的性質이나 效力에 대하여는 侵害訴訟과 같 

이 明確하지 못하기 때문이다. 

13) 문찬두, “利用發明과 權利範圍確認審判에 관한 硏究,”(연세대 특허법무대학원 석사 

학위논문, 2000), 32면 참조. 오스트리아의 심판부는 抗告部와 無效部로 구분되는 

데 權利範圍確認審判은 無效部에서 다루고 있다. 특허법 제163조 제1항에서 消極 

的權利範圍確認審判, 제2항에서 積極的權利範圍確認審判을 허용한다. 

- 10 -

第3章 權利範圍確認審判과 侵害訴訟의 檢討 

第1節權利範圍確認審判 

1. 序 

가. 權利範圍確認審判의 意義 

産業財産權은 産業發展에 寄與를 한 것에 대한 保護를 본질로 하며 特許 

權․實用新案權․商標權․디자인권 등을 포함하는 權利이다. 구체적으로 發 

明․考案․商標․디자인과 같이 無體物을 그 보호의 대상으로 하는 無體財産 

權이다. 

산업재산권상의 權利들은 각각의 法源에 의하여 성립하고 효력이 발생되므 

로 동일한 발명에 대하여 다른 권리가 발생되기도 한다. 또한 模倣이나 利用 

이 容易한 까닭에 先權利와 後權利 사이에 이용․저촉관계 등의 侵害關係가 

생기는 경우가 있다. 權利範圍確認審判은 이러한 침해관계가 발생하거나 발생 

할 우려가 있을 때 전문적 행정기관인 特許廳에 권리의 技術的範圍를 公的으 

로 確認하는 審判이다. 산업재산권의 전문적인 내용상 침해소송을 담당하는 

法院에서 완벽하게 권리의 技術的範圍를 해석하여 侵害關係를 판단하기에는 

專門性이 부족하기 때문이다. 

日本은 權利範圍確認審判 제도를 유지해 오다가 그 법적인 성질과 효력의 

모호함으로 인한 분쟁과 헌법개정(昭和20年)이후 違憲的 요소로 인해 권리범 

위확인심판제도를 廢止하였다. 대신 權利範圍確認에 대한 법적인 拘束力 없 

이 단순한 鑑定的 제도인 判定制度로 代替하였다. 14) 우리의 권리범위확인심판 

14) 中山信弘 저, 한일지재권연구회 역,「特許法」(서울, 법문사, 2001), 274~275면 참 

조. 

- 11 -

제도는 과거 일본에서의 권리범위확인심판 제도를 그대로 模倣한 것이다. 

權利範圍確認審判은 일단 권리가 附與된 後에 그 권리범위에 근거하여 一般 

의 訴訟節次와 같이 당사자 사이의 대립구조가 발생하는 當事者系審判이다. 

그리고 侵害訴訟과 병행하거나 별도로 제기할 수 있는 獨立的審判이다. 

나. 權利範圍確認審判의 機能 

權利範圍確認審判으로 명세서에 표시되지 않은 것이 성질상 특허권 범위에 

포함되는 경우나 後權利와 先權利사이에 권리범위의 포함여부가 문제되는 경 

우 등에 있어 필요한 판단을 할 수 있다. 실질적으로 第3者가 어느 사업을 실 

시함에 있어 자신의 권리가 타인의 권리범위에 속하는지 여부를 미리 확인함 

으로써 타인의 권리에 대한 特許侵害를 豫防할 수 있다. 15) 

判例는 權利侵害 여부와 관련한 분쟁의 해결을 도모함에 權利範圍確認審判 

그 자체로는 법적으로 유효․적절한 수단이 될 수 없다고 본다. 그러나 特許 

權者 또는 利害關係人은 국가기관의 公的判斷으로 당해 특허발명의 保護範圍 

를 確認 받음으로 인해 분쟁의 해결에 사실상의 효과를 거둘 수 있다고 解釋 

한다. 16) 

권리범위확인심판의 가장 주목해야 할 기능은 침해분쟁에 대한 法院의 判斷 

資料로서 旣判力을 가지고 제공되는지 여부이다. 法院의 判斷에 어느 정도의 

强制性 내지 影響力을 가지고 반영되는 가에 관하여는 學說과 判例의 입장에 

차이가 있다. 이에 관하여는 권리범위확인심판의 效力부분에서 함께 檢討한다. 

15) 김인섭, “權利範圍確認審判의 本質과 公知公用事項을 包含하는 特許權의 效力과의 

關係,”「특별법연구」(제1권, 서울, 한국사법행정학회, 1982), 67면 참조. 

16) 특허법원 2003.5.23. 선고, 2002허1171. 판결. 

- 12 -

다. 權利範圍確認審判의 類型 

(1) 積極的․消極的權利範圍確認審判 

權利의 主體를 기준으로, 積極的權利範圍確認審判과 消極的權利範圍確認 

審判으로 區分된다. 

(가) 積極的權利範圍確認審判 

權利者가 그 相對方을 대상으로 하여 자신의 권리범위에 속한다는 審決을 

구하는 것이다. 

① 대법원 1996.3.8. 선고, 94후2247. 판결. 

실용신안권자가 어떤 물품이 자신의 등록실용신안권의 권리범위에 속한다는 

내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 것이다. 

심판청구인의 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동 

일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록고안 

의 권리범위에 속한다는 심결이 확정되더라도 그 심결은 심판청구인의 특정한 

물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐이다. 이 경우 실제 피심판청구인이 실시하고 

있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없다. 

따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권 

리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다. 

② 대법원 2001.4.24. 선고, 2000후3425. 판결. 

권리범위확인심판에 있어 상표로서 외관과 형식을 갖추고 있는 한 그것을 

(가)호 표장으로 하여 등록상표권의 권리범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 

수 있다고 봄이 이 제도의 취지에 부합한다. 

- 13 -

(나) 消極的權利範圍確認審判 

後願의 權利者 또는 非權利者가 先願의 權利者를 상대로 權利範圍에 속하지 

아니한다는 심결을 구하는 것이다. 

① 대법원 1992.6.26. 선고, 92후148. 판결. 

(가)호 표장이 당해 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 확인 

심판 청구이다. 

등록상표의 권리범위에 (가)호 표장이 속한다고 인정되면 그 소극적 권리범 

위확인심판청구를 기각하면 되는 것이지 (가)호 표장이 등록상표의 권리범위 

에 속한다는 심결은 할 수 없다. 

② 대법원 1995.3.10. 선고, 94후1091. 판결. 

심판청구인의 (가)호 의장이 피심판청구인의 등록의장 권리범위에 속하지 

않는다는 소극적 확인을 구하는 것이다. 

그 청구의 이유는 피심판청구인의 이 사건 등록의장이 기존등록의장에 유사 

의장으로서 출원전에 이미 공지․공용된 것이므로 그 권리범위를 인정할 수 

없다고 함에 있음이 명백하다. 그런데 피심판청구인의 이 사건 등록의장은 기 

본의장이 기간만료로 인해 소멸함으로 그것과 합체의 효과로서 같은 날 소멸 

되었다 할 것이다. 따라서 심판청구인은 더이상 이 사건 권리범위확인을 구할 

여지가 없게 되었다. 

(2) 權利對非權利․登錄權利間權利範圍確認審判 

權利範圍確認審判은 權利의 客體를 기준으로 권리 대 비권리간의 권리범위 

확인심판과 권리 대 권리간의 권리범위확인심판으로 區分된다. 

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(가) 權利對非權利權利範圍確認審判 

登錄된 産業財産權의 권리와 등록되지 않은 産業財産權上 내용간에 속하거 

나 속하지 않는다는 것을 확인하는 審判이다. 

① 대법원 1992.10.27. 선고, 92후605. 판결. 17) 

상표권의 권리범위확인은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록상표가 적 

극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함 

을 확인하는 것이다. 

상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 

동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 

권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 부적법하다. 상대방의 등록이 무효 

심결이 확정되기까지는 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하 

고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되기 때문이다. 

(나) 登錄權利間權利範圍確認審判 

등록권리간에 積極的 또는 消極的 권리범위확인을 구하는 審判이다. 

① 특허법원 1999.5.14. 선고, 98허2733. 판결. 

권리범위확인심판은 계쟁대상물인 (가)호발명이 등록권리의 권리범위에 속 

하는지 여부만을 구하는 것이므로 (가)호발명이 특허요건을 갖추고 있든 등록 

된 권리이든 관계없이 등록권리에 (가)호발명이 속하지 않는다는 소극적 권리 

범위확인심판의 청구는 적법하다. 

등록된 (가)호발명이 이 건 등록특허의 권리범위에 속하지 않는다는 권리범 

위확인심판은 그 청구의 이유가 양자의 기술고안이 상이하다고 함에 있음이 

명백하다. 이러한 소극적 권리범위확인심판청구는 만일 인용된다고 하더라도 

17) 대법원 1976.1.27. 선고, 74후58. 판결; 대법원 1984.5.15. 선고, 83후107. 판결. 실용 

신안권과 디자인보호권 등에서도 본 판결과 같은 취지의 판결이 있다. 

- 15 -

원고들의 (가)호 발명이 피고승계참가인의 이 사건 등록특허의 권리범위에 속 

하지 않음을 확정하는 것일 뿐이다. 그 결과로 피고승계참가인의 이 사건 등 

록특허의 효력을 부인하는 결과가 되는 것은 아니므로 이 청구를 부적법하다 

고 볼 이유가 없다. 

② 대법원 1996.7.30. 선고, 96후375. 판결. 

권리범위확인은 등록된 실용신안권을 중심으로 어떠한 비등록 실용신안이 

적극적으로 등록 실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 

아니함을 확인하는 것이다. 

등록된 두 개의 실용신안권의 고안 내용이 동일 또는 유사한 경우, 선등록 

실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 후등록 실용신안권의 무효를 

청구할 수 있을 뿐 적극적 권리범위확인심판을 청구할 이익은 없다. 그러나 

후등록된 실용신안권이 선등록된 실용신안권의 권리범위에 속하지 아니함을 

청구하는 소극적 권리범위확인심판 청구는 피심판청구인의 선등록 실용신안권 

의 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아니고 이를 청구할 이익도 있으므로 

이를 부적법하다고 할 수 없다. 

③ 대법원 1992.4.28. 선고, 91후1748. 판결. 

심판청구 당시까지는 출원만 되고 등록은 되지 아니하였으나 심판청구 계속 

중에 등록된 (가)호 의장이 소극적 확인심판청구를 한 경우이다. 

청구의 이유가 양 의장의 형상․모양이 상이하다고 함에 있음이 명백하고 

심판청구인의 등록의장이 피심판청구인의 등록의장의 권리범위에 속하지 않음 

을 확정할 뿐이므로 등록권리간 소극적 권리범위확인심판이 가능하다. 

登錄權利間權利範圍確認審判이더라도 消極的審判인 경우에는 肯定하기도 

하나 積極的權利範圍確認審判은 否定的인 見解가 主流를 이룬다. 이 문제는 

좀 더 구체적인 檢討가 필요한 사항이므로 後述하기로 한다. 

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2. 法的性質과 效力 

가. 法的性質 

權利者 또는 利害關係人은 登錄權利의 保護範圍를 確認하기 위하여 權利範 

圍確認審判을 請求할 수 있다. 18) 권리범위확인심판은 國家機關의 公的인 確認 

을 받아 權利範圍確定에 客觀的根據를 마련하는데 그 目的이 있다. 그러나 

이 제도의 본질에 관하여 명확한 法的根據를 제시하지 않고 있기에 그에 관 

한 여러 學說이 存在한다. 

(1) 判例 

(가) 대법원 1971.11.23. 선고, 71후18. 판결. 

권리범위확인심판은 구체적인 사실관계에서 그 권리의 효력이 미치는 범위 

를 확인하는 심판이지, 技術考案의 내용범위 확정이라는 內在的要件의 存否 

를 확정하는 것이 아니다. 

이 판결은 권리범위확인심판의 事實關係 판단이라는 면과 權利關係 판단이 

라고 하는 두 가지 속성 중 권리관계의 판단이라는 면에만 치중한 것이다. 산 

업재산권의 특성상 技術的範圍라고 하는 事實關係의 판단을 한 후에 이것을 

기초로 그 權利의 效力範圍를 정할 수밖에 없는 실체적이고 본질적인 특성을 

외면한 것이기 때문이다. 19) 

(나) 대법원 1964.10.22. 선고, 63후45. 판결. 

特許無效審判은 당해 권리에 법이 요구하는 등록출원당시의 對內的인 權利 

成立要件 구비여부의 문제이다. 권리존속기간 중에는 물론 권리소멸 후에도 

18) 特許法第135條; 實用新案法第50條; 商標法第75條; 디자인보호법 第69條. 

19) 김인섭, “權利範圍確認審判制度의 問題點,”「사법행정」(제237권, 한국사법행정학 

회, 1980), 35면 참조. 

- 17 -

청구가 가능하며 20) 권리의 靜的安全을 기한 제도이다. 

權利範圍確認審判은 이미 권리성립요건이 구비되었음을 전제로 권리가 존속 

하고 있는 기간 중 對外的으로 미치는 권리효력의 범위 즉 권리침해여부의 문 

제이다. 現存하는 권리 내에서 21) 侵害對象物에 대하여 권리범위내인가 여부 

의 심판을 청구하는 것으로 권리의 動的安全을 기한 제도이다. 

이 판결은 權利範圍確認審判을 權利侵害與否의 確定문제로 보고 있으나 私 

權의 분쟁에 있어 권리침해여부의 확정은 司法 고유의 업무이므로 權力分立에 

어긋난다. 22) 

(2) 行政行爲說 

첫째 權利範圍確認審判이 갖는 소급효․형성효․일사부재리효․대세효는 본 

질이 행정처분인 까닭에 오는 당연한 결과이다. 確定된 行政處分으로서의 권 

리범위확인심판은 行政處分의 형태로 행정청이 당해 권리의 의미를 解釋․補 

充한 것일 뿐이다. 즉 司法的인 판단이 아니므로 그 결론이 일반 민사소송으 

로 羈束할 이치는 전혀 없다. 23) 

둘째 권리범위확인심판은 行政行爲이나 審判官의 職務上獨立性, 이것의 保 

障을 위한 除斥․忌避制度, 節次 그리고 심결이 확정되면 一事不再理의 효과 

가 발생하는 등의 특징을 지닌다. 사법재판에 유사한 이와 같은 특성을 볼 때 

權利範圍確認審判은 準司法的行政行爲 중 形成行爲이다. 

20) 特許法第133條第2項 전문개정(1990.1.13). 개정전의 법률에는 설정 등록일부터 5 

年이 경과하면 無效審判請求를 할 수 없었다. 

21) 대법원 1996.9.10. 선고, 94후2223. 판결. 權利範圍確認審判은 現存하는 特許權의 

範圍를 確定하는 것을 目的으로 하는 것이므로, 일단 適法하게 發生한 특허권이 

라 할지라도 그 특허권이 消滅되었을 경우에는 그 權利範圍確認의 利益이 없다. 

22) 남계영 外,「新特許法」(서울, 고시계, 1987), 317면 참조. 

23) 장수길, “특허관련심판제도에 관한 몇 가지 검토,”「인권과 정의」(통권 제176호, 

서울, 대한변호사협회, 1991), 78면 참조. 

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그러나 이 解釋은 심판에서 인용하고 있는 제도나 절차 등 사법제도와의 유 

사성에 근거한 것일 뿐이지 행정행위인 권리범위확인심판이 民事訴訟法上確 

認의 訴라는 전제하의 취지는 부합될 수 없다. 24) 

셋째 권리범위확인심판은 산업재산권의 기술적인 내용을 잘 아는 전문행정 

기관인 特許廳이 권리보호범위의 판단주체로서 기존의 관계를 公的으로 確定 

하는 행위이다. 즉 係爭物이 權利範圍內에 있는가의 여부를 確認하는 것일 뿐 

이지 심결의 효력에 의하여 法律關係의 變動을 초래하는 것은 아니므로 準司 

法的行政行爲 중 確認行爲이다. 25) 

본 심판이 確認訴訟의 성격을 갖는 것이라고 한다면 권리범위를 확인함에 

있어 特許廳이 아닌 法院에 確認의 訴를 제기할 수 있다는 결론에 이르게 되 

므로 特許權의 기술적 성격에 반한다는 비판이 있다. 26) 그러나 確認訴訟의 對 

象은 원칙적으로 사법상 權利關係의 存否에 관한 것에 한정되고 특허발명의 

技術的範圍에 의하여 결정되는 특허권의 권리범위는 特許廳에서 판단한다. 

특허권의 권리범위가 소송의 선결문제가 될 경우에는 소송절차를 중지할 수밖 

에 없다. 27) 

(3) 確認行爲說 

권리범위확인심판은 當該權利와 侵害嫌疑가 있는 發明 사이의 保護範圍의 

限界를 確認함으로써 분쟁을 해결․조정함에 그 목적이 있는 確認行爲이다. 

즉 침해형태가 事實關係에서 具體的으로 권리의 범위에 속하느냐의 여부 내지 

는 침해 성립여부를 판단해 보는 것 일뿐 권리범위확정에 의해 새로운 權利關 

24) 임헌소, “工業所有權侵害로 인한 行政救濟에 관한 硏究,”「법학논총」(제2권, 목 

원대 법학연구소, 1994), 65~67면 참조; 박용환, “準司法機關으로서의 特許審判制 

度,”「공업소유권논문집」(제3권, 서울, 대한변리사회, 1989), 19면 참조. 

25) 김국남, “權利範圍確認審判의 性質과 準用現況,”「공업소유권」(제37권, 한국공업 

소유권아카데미, 1989), 60면 참조. 

26) 이인종,「特許法槪論」(서울, 법연출판사, 2000), 692면 참조. 

27) 양승두,「工業所有權法」(서울, 법경출판사, 1984), 313면 참조. 

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係를 形成시키려는 목적으로 제기하는 심판이 아니다. 28) 

權利範圍確認審判制度를 確認行爲라고 보는 견해는 事實關係의 確認이라는 

것과 權利關係의 確認이라는 것으로 구분된다. 

(가) 事實關係確認 

첫째 事實關係에 관한 確認은 訴의 이익이 없다고 보는 확인의 이익에 관한 

一般原則은 절대적인 기준이 아니다. 그리고 산업재산권의 특성상 권리관계를 

확정하기 위해서는 먼저 技術的範圍 혹은 類似範圍에 관한 사실판단이 이루 

어져야 한다는 점을 고려할 때 권리범위확인심판은 事實關係의 確認을 목적으 

로 한 것이다. 29) 

둘째 權利範圍確認審判의 본질이 權利關係의 확정이라는 명확한 규정은 없 

다. 그럼에도 본질이 權利關係의 確定이라고 解釋한다면 그 결과는 侵害訴訟 

에도 法律的으로 羈束되어야 하나 이에 관한 규정 또한 없다. 실무상으로도 

권리범위확인심판의 결과는 侵害關係 判斷에 중요한 證據로 參考될 뿐이다. 30) 

셋째 權利關係確定을 목적으로 하는 法律判斷權을 행정관청인 特許廳에 附 

與한다는 것은 權限分配의 원칙에 위배되고 技術官僚인 特許廳審判官의 能力 

을 벗어난 業務領域이다. 31) 

(나) 權利關係確認 

첫째 대법원 1971.11.23. 선고, 71후18. 판결 등 상술한 바와 같이 判例는 권 

리범위확인심판을 權利로 附與된 발명의 효력범위를 具體的事實關係에서 確 

認하는 제도로 解釋한다. 32) 

28) 천효남, 전게서, 704~705면 참조. 

29) 곽태철, “權利範圍確認審判에 관한 硏究,”「지적재산권에 관한 제문제」(상권, 서 

울, 법원행정처, 1992), 510면 참조. 

30) 이우권, “權利範圍確認審判制度의 運營上의 問題點과 그 改善方向,”「특허정보」 

(제40호, 특허청, 1996), 48면 참조. 

31) 송영식, “權利範圍確認審判制度에 관한 判例檢討,”「법률신문」(제1666호, 서울, 법 

률신문사, 1987), 16면 참조. 

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둘째, 권리범위확인심판의 본질을 民事訴訟法上의 確認의 訴로부터 파악 할 

수도 있다. 민사소송법상 確認의 訴는 利益의 관념이 현존하는 법적 분쟁의 

해결을 목적으로 하기 때문에 원칙적으로 現存의 權利이고 法律關係일 것을 

요한다. 33) 

즉 사실관계나 과거의 권리관계는 存否確認을 구할 수 없으므로 권리범위확 

인심판은 現存하는 權利關係의 確認을 구하는 것이다. 

(4) 形成行爲說 

權利範圍確認審判은 權利關係를 미리 公的으로 확인하여 분쟁을 해결․조정 

하며, 확정된 심결의 내용대로 새로운 권리관계를 發生시키거나 종래의 법률 

관계를 變更․消滅시키는 形成行爲이다. 법관이 特許事件의 專門的이고 技術 

的인 내용을 명확히 파악하기 위해 侵害訴訟 전단계 혹은 동시에 權利範圍確 

認審判制度를 이용한다. 

이러한 趣旨에서 권리범위확인심판은 當該 분쟁에 있어 원 권리의 보호범위 

에 속하는지 여부의 단순한 확인적 효력이 아닌 權利侵害事實 또는 利用關係 

를 判斷하는 形成的效力을 갖는다. 34) 

(5) 産業財産權制度上固有行爲 

權利範圍確認審判은 特許廳이 스스로 부여한 特許處分에 附加하여 특허의 

취지를 解釋․補充함으로써 발명의 구체적 사실에 대한 技術的範圍를 확인하 

고 그것에 의해 權利範圍를 확정한다. 따라서 이 審判은 事實關係의 판단과 

法律關係의 판단이라고 하는 두 가지 屬性을 지닌다. 즉 補充的行政處分을 

확인심판의 형식으로 행하는 특허법상 고유한 확인심판제도이다. 

32) 이병균,「特許審判의 爭點과 事例」(서울, 법경출판사, 1991), 93면 참조. 

33) 이시윤,「民事訴訟法」(서울, 박영사, 2004), 194~195면 참조. 

34) 최덕규,「特許法」(서울, 세창출판사, 2001), 538면 참조. 

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權利範圍確認審判은 민사소송법상의 確認의 訴나 기타 行政爭訟上 어느 제 

도와도 다른 제도이므로 확인의 소에 관한 고정관념이나 일반 행정쟁송에 관 

한 판단으로 그 본질을 규명할 수 없다. 35) 

나. 效力 

(1) 判例 

(가) 대법원 1965.7.27. 선고, 65후3. 판결. 

권리범위확인심판을 포함한 산업재산권의 심판에 있어서 특허법 제72조, 제 

157조, 제159조 등의 규정 36)에 의해 직권심리가 채택되고 있는 것은 그 심결 

에 대세적 효력이 인정되기 때문이다. 

(나) 특허법원 2005.4.22. 선고, 2004허4693. 판결. 

특허심판원이 행하는 심결은 특허 등에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 구술 

심리․서면심리․증거조사 등의 절차를 거쳐 행하는 준사법적 심판절차에서 

최종적인 판단을 외부에 표시하는 것이다. 

심결이 확정되면 일정한 경우 대세적으로 권리관계를 형성하는 효력 및 누 

구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없게 되는 일 

사부재리의 효력을 가진다. 

(2) 學說 

日本도 權利範圍確認審判을 廢止하기 전까지는 이에 대한 법적인 성질과 효 

력이 명확하지 않아 끊임없는 분쟁이 있었다. 일본에서 이 심판의 效力에 관 

35) 김인섭, 전게논문, 1980, 35~36면 참조. 

36) 特許法 일부개정 2006.3.3. 법7871호에서의 條文이다. 

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한 학설은 拘束力이 없는 단순히 감정적 의사에 불과하다는 說, 심결의 효력 

은 當事者만을 구속한다는 說, 一般第3者까지도 구속한다는 說 등이 있다. 一 

般第3者도 구속한다는 것은 권리범위확인심판의 심결이 확정되면 누구든지 

同一事實 및 同一根據에 기하여 同一審判을 청구 할 수 없다는 것을 의미한 

다. 37) 

첫째 권리범위확인심판은 事實關係를 기초로 구체적 침해형태가 권리의 保 

護範圍에 包含되는지 여부나 侵害成立與否를 단순히 判定해 보는 것이므로 形 

成的․遡及的效力을 인정할 수 없다. 38) 따라서 권리범위확인심판은 특허침해 

를 둘러싼 당사자간의 분쟁으로서 旣判力과 같은 효력만 인정하면 된다. 39) 

둘째 권리범위확인심판은 일단 확정되면 누구든지 동일사실 및 동일증거에 

기하여 심판을 청구할 수 없는 一事不再理의 효력이 있다. 一事不再理의 효력 

은 旣判力과 비교하여 누구든지 동일심판을 제기할 수 없다는 점에서 그 人的 

範圍가 확장되어 있다. 반면 동일증거가 아닌 경우에는 새로운 심판을 제기할 

수 있다는 점에서 그 효력이 유지될 수 있는 조건이 보다 제한적 범위에 한정 

된다는 점이 다를 뿐이다. 40) 

본 심판의 目的을 權利關係의 確定으로 볼 경우에는 형성적․소급적 효력이 

인정될 수도 있으나 권리범위확인심판은 사실관계의 확정을 목적으로 하는 것 

이므로 형성적․소급적 효력이 인정될 여지가 없다. 

셋째 特許法第163條의 一事不再理 원칙은 모든 확정된 심판의 심결에 적용 

되므로 권리범위확인심판의 심결이 확정 등록된 때에도 적용된다. 41)이러한 권 

37) 성숙옥, “特許審判制度에 관한 硏究,”(연세대 석사학위논문, 1990), 71면 참조. 

38) 남계영 外, 전게서, 318면 참조. 

39) 송영식․이상정․황종환,「知的所有權法」(상권, 서울, 육법사, 1999), 626~627면 

참조. 

40) 심재두, “權利範圍確認審判의 考察,”「발명특허」(통권 제167호, 한국발명특허협회, 

1992.1), 31~32면 참조. 

41) 정양섭,「特許審判의 理論과 實務」(서울, 대광서림, 1999), 186면 참조. 

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리범위확인심판의 一事不再理의 원칙에 관한 법규정은 소급효와 형성효를 전 

제하지 않고서는 이해되기 어려운 조문이다. 

그리고 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으 

로 심결을 하게 한 때에는 第3者는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 

수 있다는 同法第179條에서 권리범위확인심판을 제외하고 있지 않다. 同法 

第181條는 消極的權利範圍範圍確認審判의 審決이 확정된 후 再審에 의해 회 

복한 특허권의 효력이 선의자 보호를 위해 제한되는 경우가 있다고 규정한다. 

이러한 근거를 종합적이고 체계적으로 고찰해 보면 비록 법조문상으로는 확 

인심판이라고 규정되어 있지만 권리범위를 대세적, 소급적, 형성적으로 확정하 

는 행정처분임이 분명하다. 42) 특히 권리범위확인심판의 대세적 효력이 인정될 

수 있는가에 관하여 다툼이 있으나 일사부재리의 원칙이 적용되는 한도내에서 

는 그 효력을 인정하여도 무방하다. 43) 

이에 대하여 반론이 있는데, 본 심판에 一事不再理의 효력을 인정하는 것은 

無益한 紛爭이 반복되는 것을 방지하기 위한 정책적 규정일 뿐이므로 이것을 

인정한다는 것이 곧 형성적 효력을 인정한다고 할 수는 없다. 그리고 권리범 

위확인심판의 효력에 관한 아무런 규정이 없으며 確認審判이라는 名稱을 보더 

라도 형성적 효력이나 소급적 효력을 인정할 근거는 없다. 44) 

(3) 旣判力 

權利範圍確認審判의 目的 중에서 가장 중요한 것은 法院의 技術的範圍判斷 

資料로 제공된다는 것이다. 그러나 法院判斷의 반영에 대한 强制性 내지 影 

響力의 정도는 명확한 법적 근거가 없다. 

42) 김인섭, 전게논문, 1980, 34면 참조. 

43) 정인봉,「特許法槪論」(서울, 법문사, 1986), 597면 참조. 

44) 김원오․표호건,「權利範圍確認審判의 存廢問題硏究」(서울, 한국발명진흥회 지적 

재산권연구센터, 2000), 20~21면 참조. 

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判例는 侵害嫌疑가 있는 발명에 관하여 권리범위확인심판의 심결이 확정되 

었더라도 그것이 권리의 침해여부에 대한 法院의 판결에 旣判力을 갖는 것은 

아니라고 해석한다. 그 침해여부는 최종적으로 특허권의 침해와 관련된 금지 

청구나 손해배상청구 등 일반민사소송에 의한 확정판결에 따라 판단되어야 한 

다는 것이다. 45) 

權利範圍確認審判에 기판력을 인정할 경우 法院은 결론의 相衝을 방지하기 

위해 본 심결의 확정시까지 侵害訴訟節次를 中止할 뿐이다. 그러나 기판력을 

인정하지 않는다면 단순한 參考資料에 불과한 것을 위해 실질상 3審 46)이나 거 

치도록 하는 결과가 되므로 이러한 판례의 태도는 옳지 않다는 비판이 있 

다. 47) 

3. 關聯問題 

가. 法的性質과 效力의 定立 

(1) 法的性質 

權利範圍確認審判을 法名稱 그대로 解釋하면 權利範圍를 確認하는 審判이므 

로 본 심판이 確認의 訴에 가깝다고 할 수도 있다. 民事訴訟法上確認의 訴라 

는 것은 당사자간에 다툼 있는 權利․法律關係를 관념적으로 확정하여 법률적 

불안을 제거하려는데 그 목적이 있다. 확인의 소에 있어 原告勝訴判決이 나 

면 원고가 주장한 법률관계의 존재에 관해 旣判力이 발생한다. 48) 

그러나 권리범위확인심판은 민사소송법상 확인의 소가 아닌 行政行爲인데, 

행정행위라는 것 자체만 중요시한다면 사법절차와 동일한 과정이나 재판관의 

45) 특허법원 2003.5.23. 선고, 2001허4821. 판결. 

46) 특허청 특허심판원이 사실심의 제1심을 담당하고 특허법원이 사실심의 제2심을 

담당하며 대법원에서 최종적으로 법률심을 담당하는 구조이다. 

47) 이기정, “權利範圍確認審判에 관한 硏究,”(연세대 석사학위논문, 1998), 85면 참조. 

48) 이시윤, 전게서, 168~170면 참조. 

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독립성 보장 등 이 제도의 特性을 설명하기 어렵다. 

권리범위확인심판을 確認行爲라고 할 경우 그것이 事實關係의 確認인지 權 

利關係의 確認인지에 대한 견해 차이가 있다. 事實關係確認의 審判으로 해석 

할 경우 권리관계의 확인이라는 判例의 입장과 대립된다. 權利關係를 確認하 

는 審判으로 해석하면 特許廳에서 司法的判斷을 하게 되는 것이다. 이것은 

權限分配의 原則에 위배되고 特許審判官의 業務領域을 벗어난 것이라는 비판 

을 면할 수 없다. 

권리범위확인심판은 特許廳이 스스로 부여한 權利에 補充的인 解釋을 하는 

行政行爲이나 審判官의 職務上獨立性, 이것의 보장을 위한 制度, 節次와 같은 

사법제도와의 類似性을 고려할 때 準司法的行政行爲이다. 그리고 본 심판은 

구체적인 사실관계에서 권리범위를 確認하는 것일 뿐이지 그 판단을 근거로 

새로운 權利關係의 發生이나 變更을 하는 것이 아니므로 事實關係確認의 審 

判이다. 

권리범위확인심판의 법적 성질을 판단함에 權利範圍와 權利關係의 의미를 

혼동하는 경우가 있다. 權利範圍의 判斷은 事實關係에서 權利의 技術的範圍 

를 確認하는 것을 의미하며 그 권리범위를 근거로 法院에서 權利關係를 판단 

하는 것이다. 그러므로 權利範圍確認審判이 사실관계에서 권리범위를 확정하 

는 것이 곧 權利關係를 판단하는 것은 아니다. 

(2) 效力 

旣判力이란 확정된 終局判決에 있어 청구에 대한 판결내용은 當事者와 法院 

을 규율하는 새로운 基準으로서의 拘束力을 가진다는 것이다. 즉 뒤에 동일사 

항이 문제되면 당사자는 그에 反하여 되풀이하는 訴訟이 허용되지 아니하며 

어느 法院도 다시 再審査하여 그와 矛盾․抵觸되는 判斷을 해서는 안된다는 

效力이다. 

권리범위확인심판의 目的에서도 알 수 있듯이 이 심판은 法院의 침해관계 

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판단을 위해 先決的課題로서 필요한 特許廳의 事實關係判斷이다. 따라서 特 

許廳의 권리범위확인심판의 결과에 法院의 權利關係 판단은 당연히 기속되어 

야 한다. 

法院은 권리범위확인심판의 결과를 중요한 判斷資料로 볼 뿐 旣判力을 인정 

하지 않는데 이러한 태도는 권리범위확인심판을 旣判力 조차 인정되지 않는 

無意味한 제도로 轉落시키는 行爲이다. 권리범위확인심판제도의 本質을 權利 

關係의 確認이라고 보는 判例의 解釋과도 일관성 없는 態度이다. 

一事不再理의 原則은 特許法第163條에서 規定하고 있는데 49) 이 원칙에서 

同一事實 및 同一證據라 함은 권리관계의 확정이 요구되는 구체적 사실이고 

그 사실과 關聯性을 가진 證據를 의미한다. 특히 同一證據라 함은 전에 확정 

된 심결을 顚覆할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거들을 附加한 것도 포 

함하는 개념이다. 즉 전에 확정된 심결에 影響을 미치지 아니할 새로운 증거 

들을 부가하였다면 이는 동일증거로 인정되므로 일사부재리원칙에 抵觸된 

다. 50)51) 

당사자를 달리하거나 증거의 해석을 달리한다는 것만으로 일사부재리 원칙 

이 排除되지 않는다. 52) 그리고 일사부재리의 원칙은 심판의 請求時가 아니라 

그 審決時를 기준으로 판단되어야 한다. 53) 

권리범위확인심판에 一事不再理 원칙을 적용 할 수 있는가에 대해 학설은 

49) 特許法第163條 (一事不再理). 이 법에 의한 審判의 審決이 確定된 때에는 그 사 

건에 대하여 누구든지 同一事實 및 同一證據에 의하여 다시 審判을 請求할 수 없 

다. 

50) 대법원 1978.3.28. 선고, 77후28. 판결. 

51) 대법원 1990.2.9. 선고, 89후186. 판결. 심결이 확정된 사건에서 신청하였던 증거뿐 

만 아니라 그 결론을 번복할 만한 유력한 증거를 새로 추가하여 제출하였다면 일 

사부재리의 원칙에 저촉되지 않는다. 

52) 대법원 1990.7.10. 선고, 89후1509. 판결. 

53) 대법원 2000.6.23. 선고, 97후3661. 판결. 審決時를 기준으로 하여 동일사실 및 동 

일증거에 의한 심결의 확정등록이 있거나 판결이 확정된 경우에는 그 심판의 청 

구시기가 확정된 심결의 확정등록이나 판결의 확정 전이었는지 여부를 묻지 않고 

適用된다. 

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찬․반론으로 대립된다. 判例는 권리 등록의 取消․無效 또는 그 權利範圍의 

確認에 관한 확정심결이나 판결 등에 일사부재리의 원칙이 인정되고, 54) 권리 

범위확인심판에서 請求趣旨가 동일하지 아니하더라도 동일사실․동일증거로 

볼 수 있다고 하여 이 원칙이 적용됨을 언급한다. 55) 

일사부재리의 원칙은 서로 矛盾․抵觸되는 審決이나 判決이 발생하는 것을 

방지하기 위한 정책적 수단이다. 확정된 심결이나 판결의 信賴性과 權威를 維 

持하도록 하며, 반복하여 다시 심판해야 하는 非經濟로부터 해방될 수 있도록 

하기 위해서도 인정되어야 한다. 56) 

權利範圍確認審判의 法的인 性質에 관한 명백한 법규정이 없으므로 그 효력 

을 단정지을 수는 없다. 그러나 이 제도의 본질적인 目的과 단순한 私權의 槪 

念을 넘어 特許制度라는 公益的인 特性을 감안할 때 일정한 효력을 인정해야 

만 한다. 

侵害關係判斷의 先決的解決課題로서 필요하다는 본 제도의 목적상 旣判力 

은 반드시 인정되어야 한다. 기판력보다 인적범위가 확장되고 효력의 유지 요 

건은 제한된 一事不再理의 원칙도 法規定과 判例가 허용하고 있는 이상 부정 

할 수 없다. 

권리범위확인심판이 權利關係의 確認이라고 보거나 순수한 行政行爲로 보는 

견해는 대세적 효력과 형성적 효력을 인정한다. 57) 그러나 이 심판은 準司法的 

行政行爲로서 事實關係의 確認行爲이지 권리관계의 직접적인 변동을 목적으로 

하는 것이 아니므로 형성효는 인정될 수 없다. 권리범위확인심판은 구체적인 

사실관계에서 당사자간에 문제되고 있는 권리의 技術的範圍를 확인하는 것이 

므로 그 판단은 當事者 사이에만 影響力이 있다. 따라서 대세적 효력도 인정 

할 수 없다. 

54) 대법원 1986.9.9. 선고, 85후12. 판결. 

55) 대법원 1976.6.8. 선고, 75후18. 판결. 

56) 특허법원 2003.3.27. 선고, 2002허6992. 판결. 

57) 前述한 대법원 1965.7.27. 선고, 65후3. 판결; 특허법원 2003.3.27. 선고, 2002 허6992. 

판결. 

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나. 登錄權利間積極的權利範圍確認審判認定問題 

(1) 判例 

(가) 肯定의 判例 

① 대법원 1963.8.31. 선고, 63후18. 판결. 

상표권의 권리범위확인에 관하여 특정의 상표 또는 등록상표가 어느 등록상 

표의 권리범위에 속한다는 것은 이 권리범위에 전속한다는 것이 아니다. 권리 

범위에 속한다는 심결이 있을 때에는 그 심판청구자가가 상대방의 등록상표를 

그 지정상품에 사용한다 하여도 상대방은 이를 사용하지 말 것을 청구하지 못 

한다는 이익이 있다. 

② 대법원 1970.12.22. 선고, 70후9. 판결. 

무효심판청구의 제소기간이 경과된 등록상표권자들 이라도 그들 상호간에 

있어서는 타방의 상표가 자기상표의 권리범위에 속한다는 취지의 확인을 구할 

소의 이익이 있다. 58) 

③ 대법원 1982.6.8. 선고, 81후4. 판결. 

상표권자에 대한 보호의 범위는 당해 지정상품과 동일, 유사한 상품에 대하 

여 그 효력이 미치는 것이다. 따라서 타인이 등록상표를 선등록상표의 지정상 

품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 때에는 선등록상표권자는 타인의 그 사용 

행위가 선등록상표권의 권리범위에 속한다는 확인심판을 구할 이익이 있다. 

58) 본 판결은 無效審判의 5年이라는 除斥期間이 존재할 당시의 판결로서, 그 기간이 

없어진 지금은 언제든지 무효심판을 청구할 수 있으므로 權利範圍確認審判을 청 

구할 필요가 없다는 비판이 있다. 

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④ 대법원 2002.6.28. 선고, 99후2433. 판결. 

선․후등록 실용신안권 사이에 이용관계가 성립되는 것을 전제로 선권리자 

가 적극적 권리범위확인심판을 청구한 것이다. 

이 심판의 결과는 양 등록 실용신안권자 사이에 통상실시권허여 및 실시료 

의 지급 등의 문제 해결을 위한 전제가 된다. 또한 후등록 실용신안이 무효라 

는 주장을 전제로 하는 것이 아니어서 이 심판에 의하여 등록 실용신안의 효 

력을 부정하는 것도 아니므로 확인의 이익이 있다. 

(나) 否定의 判例 

① 대법원 1986.3.25. 선고, 84후6. 판결. 

권리범위확인은 등록된 실용신안권을 중심으로 어떠한 미등록실용신안이 적 

극적으로 등록실용신안의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아 

니함을 확인하는 것이다. 따라서 등록된 두 개의 실용신안권의 고안 내용이 

동일 또는 유사한 경우 선 등록 실용신안권자는 후 등록 실용신안권의 무효를 

청구할 수 있을 뿐이다. 

후권리자를 상대로 하는 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 것은 타방의 

권리를 부정하게 되어 확인의 성격을 벗어나는 것이므로 적극적 권리범위확인 

심판을 청구할 이익이 없다. 

② 대법원 1992.10.27. 선고, 92후605. 판결. 

상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 그것이 청구인의 선등록상표와 동일 또 

는 유사한 것이라 하더라도 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구 

하는 것은 불가능하다. 상대방 등록상표의 무효심결이 확정되기까지는 그 무효 

를 주장할 수 없는 것임에도 적극적 권리범위확인을 청구하는 것은 무효심판에 

의하지 않고 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되기 때문이다. 

- 30 -

③ 대법원 1996.12.20. 선고, 95후1920. 판결. 

선등록 실용신안권자가 등록무효심판을 청구하지 아니하고 바로 적극적 권 

리범위확인심판을 청구하는 것은, 당사자 사이에 존재하는 분쟁을 종국적으로 

해결할 수 없어 실효성이 없고 소송경제의 이념에도 반한다. 

(2) 學說 

判例는 전통적인 입장은 권리범위확인심판이 등록권리 대 미등록권리의 권 

리범위를 확인하는 것으로서 등록권리간에 同一․類似의 경우는 無效審判의 

청구에 의해 해결해야 한다고 해석한다. 

이러한 태도는 登錄權利間消極的權利範圍確認審判에 관하여 인정하는 것으 

로 바뀌었다. 59) 特許․實用新案․디자인보호권의 利用關係가 성립하는 경우와 

商標權의 경우는 登錄權利間積極的權利範圍確認審判을 인정한다. 즉 판례가 

적극적 권리범위확인심판을 인정하는 것은 예외적인 경우에 한해서 이다. 60) 

判例와 같은 입장으로서, 권리범위확인심판은 확인의 이익이 있어야 한다. 

確認의 利益이란 원고에게 법적 지위의 불안 또는 위험을 제거하기 위한 다른 

유효 적절한 수단이 없는 경우에 인정되는 것이다. 즉 무효심판을 제기 할 수 

있음에도 별도로 권리자가 제기하는 積極的權利範圍確認審判 및 그 審決에 

대한 訴는 확인의 이익이 없다. 61) 

반면 다수의 견해는 登錄權利間의 積極的․消極的權利範圍確認을 인정해야 한 

다고 주장한다. 특히 積極的權利範圍確認을 인정하면 無效審判에 의하지 않고 권 

59) 대법원 1985.4.23. 선고, 84후19. 판결. 등록된 실용신안권이 선등록된 실용신안권 

의 권리범위에 속하지 아니함을 청구하는 消極的權利範圍確認審判請求는 피심판 

청구인의 선등록 실용신안권의 效力을 否認하는 결과가 되는것이 아니므로 이를 

請求할 利益이 있다. 

60) 특허법원,「特許裁判實務便覽」(특허법원, 2002), 150~151면 참조. 

61) 이기정, 전게논문, 82면 참조. 

- 31 -

리를 부정하는 것이므로 이를 인정하지 않는 것은 판단결과 권리범위에 속하지 

않는 경우 권리의 부정이 아니된다는 점을 간과한 것이라고 해석한다. 

이에 商標權에서는 積極的權利範圍確認審判을 인정할 필요가 없으나 特 

許․實用新案․意匠權에서 積極的權利範圍確認審判을 부정하는 것은 타당하 

지 않다는 견해가 있다. 62) 商標權은 순수한 의미의 設定的行爲에 의하여 발 

생되는 권리이고 新規性․進步性을 필요로 하는 것이 아닌 特別顯著性이 필요 

한 것이다. 그 등록이 無效 또는 取消되지 아니하는 한 그 권리를 부정할 이 

유가 없다. 利用關係有․無를 확인하기 위한 등록권리간의 권리범위확인 심 

판의 필요성도 없고 상표권은 物理的으로 동일한 대상물을 2人 이상이 동시에 

지배할 수도 있다. 상표권의 이러한 특성 때문에 特許․實用新案․디자인보호 

권과는 다르게 취급되어야 한다는 것이다. 

(3) 整理 

登錄權利間積極的權利範圍確認審判 문제는 권리내용이 동일․유사한 경우 

선권리자가 無效審判에 의하지 않고 權利範圍確認審判으로 상대방의 권리가 

자신의 권리에 속하는 것임을 주장하는 것이 가능한가이다. 

判例가 문제로 지적하고 있는 것이 바로 登錄된 權利라는 점인데 登錄되었 

다는 것은 이미 獨占的인 權利가 주어진 것이기에 無效審判에 의하지 않고는 

다른 판단으로 그것을 無效化시킬 수 없다. 등록된 권리의 권리범위를 판단하 

여 자신의 권리에 속한다는 것을 확인하는 것은 결국 상대방의 권리를 부정하 

는 것이 된다. 

이에 본질적인 불안 제거에 미흡하여 實效性이 없고 訴訟經濟的으로도 유효 

적절한 수단이라 할 수 없다는 이유로 적극적 권리범위확인심판을 부정하는 

견해가 있다. 判例는 特許․實用新案․디자인보호권의 利用關係가 성립하는 

62) 신성기, “積極的權利範圍確認審判,”「특허정보」(제41호, 특허청, 1996), 20~22면 

참조. 

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경우와 商標權의 경우에 한하여 積極的權利範圍確認審判을 인정하고 있다. 

그러나 權利範圍確認審判을 청구하여도 별도의 無效審判을 청구하여야 만이 

유효성판단이 가능하다고 한다. 逆으로 解釋하면 權利範圍確認審判에서 積極 

的으로 權利範圍에 속한다 하여도 그것이 상대방의 권리를 無效로 하는 것이 

아니다. 그러므로 등록권리간 적극적 권리범위확인심판을 인정하여야 한다. 

또한 권리범위확인심판은 侵害訴訟과 동시에 또는 이전에 제기되므로 이 심 

판에 의해 法院의 소송에 의하지 않은 자발적인 해결을 誘導할 수 있다. 즉 

積極的權利範圍確認審判을 인정하면 法院에 侵害訴訟을 제기하거나 無效審判 

에 의해 상대방의 권리를 무효로 하지 않고도 당사자간에 원만한 해결이 가능 

해진다. 

다. 權利範圍確認審判의 存․廢論 

(1) 廢止論 63) 

權利範圍確認審判制度는 특허침해문제를 法院에서 해결하는 것보다 特許廳 

에 심판청구를 하는 것이 간편하고 친근감이 있다는 이유로 널리 이용되었다. 

그러나 權利範圍確認審判에서 勝訴하더라도 상대방의 임의적인 承服이 없으면 

종국적으로는 民事上의 特許侵害訴訟에 의하여 분쟁을 해결할 수밖에 없다. 

權利範圍確認審判은 積極的權利範圍確認審判의 경우 特許侵害訴訟과 竝行 

하여 제게 되는 것이 보통이어서 실질적으로 동일한 내용에 대하여 당사자로 

하여금 二重的인 節次를 취하도록 하는 부담을 주고 있다. 또한 이 심판은 특 

허침해 여부를 둘러싸고 당사자 사이에 이해관계가 대립되는 분쟁으로서 이를 

適正․公平하게 판단함에는 막대한 人的․物的 자원이 소요된다. 원래 사법고 

유의 업무에 속하는 것임에도 日本의 과거 제국주의시대 제도를 고수하여 特 

63) 최성준, “權利範圍確認審判廢止의 妥當性에 관한 硏究,”「법조」(제457호, 법조협 

회, 1994), 67~69면 참조. 

- 33 -

許廳의 업무를 과중하게 하고 있다. 

權利範圍確認審判制度는 이러한 問題點을 가지고 있으므로 이를 廢止하고 

日本의 判定制度로 代替하여야 한다. 

(2) 存續論 64) 

이 제도는 그동안의 成果 및 機能上의 有用性이 여실히 입증되고 있으며 制 

度의 運用現況을 客觀的으로 판단할 때에도 현실적인 유용성과 역할이 충분한 

현재로서는 아직 廢止를 본격적으로 검토할 단계가 아니다. 

特許發明의 保護範圍는 기술전문가가 아닌 一般法院의 判事가 판단하기에는 

너무 전문적이므로 본 심판제도를 廢止할 경우 재판의 公正性과 適正性을 해 

칠 우려가 크다. 그리고 廢止論者들이 대안으로 주장하는 判定制度에는 실질 

적 有用性의 문제가 있어 좋은 대안이 될 수 없다. 뿐만 아니라 현재의 관행 

과 같이 特許侵害訴訟의 代理權을 辯護士에게만 인정하고 辨理士에게는 인정 

하지 않는 상황 속에서 권리범위확인심판을 廢止하는 것은 特許制度의 信賴度 

에 큰 손상을 가져온다. 

權利範圍確認審判은 行政과 司法의 양 측면을 동시에 지닌 제도이므로 권한 

분배 및 주도권에 관한 문제가 발생한다. 그러나 오늘날 행정과 사법의 權限 

分配原則은 특허쟁송제도의 다양한 국면에서 일관성 있게 적용되지 못하고 

있는 특성을 나타낸다. 특히 三權分立制度의 時代的變容과 분쟁해결위원회 

등 準司法的行政機關의 擡頭 및 機能的權力統制理論이 등장하면서 傳統的인 

權力分立論에 근거한 기계적인 권력분리보다 目的指向的이고 流動的인 機能 

分離로 바뀌어 가고 있는 실정이다. 

또한 권리범위확인심판의 본질규명에 어려움이 있지만 극복할 수 없는 瑕疵 

가 있는 것은 아니므로 特許爭訟의 이상적 목적달성을 위해 상호 협조적으로 

64) 한국발명진흥회, “權利範圍確認審判의 存廢問題硏究,”「발명특허」(통권 제300호, 

한국발명진흥회, 2001), 56~58면 참조. 

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그 역할과 기능을 수행하는 제도로 이해하고 제도운영을 꾀하여야 한다. 

이러한 관점에서 解釋論的으로 문제해결의 기본적인 시각을 行政當國과 司 

法當國의 이해관계를 우선할 것이 아니라 訴訟利用者의 편의를 고려해야 한 

다. 즉 特許爭訟을 포함한 모든 爭訟制度의 理想論과 결부 지어 해결하여야 

하므로 법제도가 추구하는 정의 실현의 본질적 목적에 비추어 가장 중요한 適 

正, 公平, 迅速 및 經濟의 原理를 인식한 것이어야 한다. 

오늘날의 발명이 高度化․專門化되고 있으므로 特許侵害訴訟에서 분쟁해결 

을 위한 판단의 핵심은 어떤 法律上의 爭點보다도 特許發明의 保護範圍에 관 

한 解釋에 있게 된다. 그러므로 해당 발명에 관한 전체적인 이해를 토대로 특 

허발명 상호간의 利用․抵觸關係를 포함하여 特許請求範圍에 기재된 발명의 

權利範圍를 當業者의 수준에서 제대로 판단할 수 있어야 한다. 이러한 判斷主 

體의 審理 및 判斷能力이야 말로 爭訟의 公正性을 확보하는데 필요한 가장 기 

본적인 전제조건이 됨을 인식하여야 한다. 65) 

(3) 利用現況 

 

(단위 : 건) 

년도 

권리 

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 

특 허 121 157 152 177 188 254 329 

실용신안 189 162 218 242 219 243 211 

의 장 137 114 153 148 173 181 121 

상 표 85 74 78 67 101 118 114 

합 계 532 507 601 634 681 796 775 

특허청,「지식재산통계연보」(특허청, 2002), 124면 참조. 

,「지식재산통계연보」(특허청, 2004), 124면 참조. 

65) 이동삼, “權利範圍確認審判의 問題點과 改善方向에 관한 硏究,”(한남대 행정정책대 

학원 석사학위논문, 2004), 70면 참조. 

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(단위 : %) 

년 도 

처리현황 

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 

인 용 42.1 42 34.8 42.1 38.9 48.6 63.7 

기 각 21.2 22 17.6 19.2 17.9 20.6 22.3 

각 하 17.1 15.6 10.1 12.9 14.9 10.4 14.9 

취 하 11.8 14.2 16 13.6 18.5 13.5 14.5 

특허청,「산업재산권 통계월보」(특허청, 2004.12), 89면, 92면 참조. 

,「산업재산권 통계월보」(특허청, 2005.12), 85면, 88면 참조. 

 

(단위 : 건) 

권리 

년도 

’00 ’01 ’02 ’03 ’04 

특 허 78 75 48 47 55 

실용신안 43 23 20 7 7 

의 장 38 36 39 31 26 

상 표 16 13 8 14 13 

합 계 175 147 115 99 101 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm. 일본특허청. 

(4) 整理 

(가) 廢止論은 權利範圍確認審判과 侵害訴訟이 통상의 경우 함께 제기되므 

로 이중의 절차로 인한 부담을 지적한다. 그러나 권리범위확인심판은 法院의 

침해여부 판단의 전제적인 판단으로 일반법원에서의 특허기술판단의 適正性과

迅速性을 補充하기 위한 技術的判斷이다. 즉 法院에서의 법률적 판단과는 다 

른 것이므로 特許廳에 권리범위확인심판을 청구하는 것이 불필요한 人的․物 

的인 자원낭비라는 것은 지나친 왜곡이다. 

다만 이중의 소제기라는 소송경제적 측면과 권리범위확인심판의 본래의 목 

적 달성을 위해서 旣判力과 一事不再理效를 인정하여야 한다. 그렇지 못할 경 

우 權利範圍確認審判과 다른 판단을 法院에서 할 수 있기 때문에 당사자들에 

게 심각한 문제를 야기 시킬 수 있다. 

양 제도가 병행되지 않고 권리범위확인심판만 제기된 경우 권리범위확인심 

판에 旣判力이 인정된다면 당해 권리에 관한 침해소송이 제기 될 경우의 法院 

에 판단이 豫測 가능하다. 자신의 권리가 상대방 권리범위에 속하는 경우 그 

침해를 사전에 防止할 수 있고, 상대방의 권리가 자신의 권리범위에 속하는 

경우 侵害訴訟의 전단계에서 상대방의 침해중지를 誘導할 수 있다. 權利範圍 

에 속함을 알면서도 侵害關係를 유지할 경우 별도의 侵害訴訟을 제기 하는데 

이 경우 침해소송이 제기 되기까지의 상대방이 갖게 된 期間의 利益 또한 損 

害賠償請求로 보상받을 수 있다. 

만약 권리범위확인심판과 침해소송을 倂合하여 侵害訴訟에서 權利範圍의 確認 

도 함께 한다면 그 자체로서는 가능할 수도 있다. 그러나 권리범위확인심판은 

사실상 消極的審判의 청구가 많은데 이 경우 단지 순수한 豫防的 차원에서 

이 심판을 제기하는 경우에는 오히려 그러한 병합이 非經濟的일 수도 있다. 

(나) 權利範圍確認審判의 廢止論은 이 심판의 판단영역이 원래 司法固有의 업 

무에 속하는 것임에도 우리가 과거 일본의 제도를 유지하여 特許廳의 업무를 과 

중시키고 있다고 한다. 그러나 이 심판은 專門的인 特許制度의 특성상 權利侵害 

關係의 판단 이전에 권리범위의 技術的인 確定을 위한 確認審判이므로 이것은 

法院이 하는 司法的判斷과는 분명히 다른 것이다. 

(다) 權利範圍確認審判을 廢止하는 대신 判定制度로 代替시켜야 한다고 주장 

한다. 判定制度는 法的인 拘束力이 없는 단순히 感情的인 判定일 뿐이어서 판정 

- 37 -

제도를 실시하고 있는 日本에서도 判定制度의 이용율은 점차 줄어들고 있다. 66) 

(라) 이러한 근거로써 權利範圍確認審判制度를 廢止하고 判定制度를 도입하 

기보다는 권리범위확인심판제도에 일정범위내의 法的인 效力을 부가하여 보다 

보강된 제도로 이용하여야 한다. 

라. 公知技術包含發明의 無效主張問題 

權利範圍確認審判에서 현실적으로 문제가 되는 것 중에 권리범위에 종래의 

公知․公用의 技術이 포함된 경우 判斷問題가 있다. 侵害를 주장하는 權利者의 

權利가 誤認特許인 경우 특히 출원당시의 公知技術이 포함된 권리의 판단을 特 

許無效審判에 의하지 않고 권리범위확인심판에서 할 수 있는가 이다. 

이러한 公知技術을 包含한 권리에 관한 판단의 문제는 權限分配의 원칙과 

衡平性을 모두 고려하여 판단해야 하는 것이므로 이하에서 자세히 檢討한다. 

第2節侵害訴訟 

侵害訴訟은 정당한 권리에 侵害가 있는 경우 救濟策으로 法院에 침해제거나 

손해배상, 특허침해의 죄 등 民․刑事上의 訴를 제기하는 것이다. 

1. 民事的救濟 

가. 侵害禁止請求權 

(1) 意義 

特許權者 또는 專用實施權者는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려 

가 있는 자에 대하여 그 侵害의 禁止 또는 豫防을 청구할 수 있는데 이 때 침 

66) 일본 판정제도의 이용현황은 본 논문의 36면 참조. 

- 38 -

해행위를 조성한 물건폐기와 침해행위에 제공된 설비제거 기타 침해의 예방에 

필요한 행위를 청구할 수 있다. 67) 

侵害禁止請求權은 권리가 침해되고 있거나 침해될 우려가 있는 경우에 행사 

하는데 이 중 侵害될 憂慮가 있는 경우란 적어도 침해의 준비행위가 정황으로 

보아 완성되고 있는 등 客觀的이어야 한다. 상대방이 단지 침해품을 소지하고 

있다든가 물건을 제작하기 위하여 설계도를 준비하고 있는 정도만으로는 침해 

될 우려가 있다고 단정하기 어렵다. 68) 그리고 손해배상청구권과는 달리 금지 

청구권의 행사에는 침해행위에 대한 故意․過失을 요건으로 하지 않는다. 

(2) 부산고등법원 2001.7.27. 선고, 2000나13078. 판결. 

도메인이름은 그 인터넷 사이트에서 제공하는 상품이나 서비스의 출처와 품 

질을 나타내주므로 상표권자 이외의 자가 상표를 그대로 도메인이름으로 사용 

하는 경우에는 소비자들이 상표권자가 생산하는 제품과의 착오와 혼동을 일으 

키게 되어 피고 등이 원고의 이 사건 상표를 이 사건 홈페이지의 인터넷상의 

주소를 나타내는 도메인이름으로 사용한 행위 자체가 원고의 등록상표권 내지 

등록서비스권을 침해하였다고 주장한다. 뿐만 아니라 원고가 취급하는 상품인 

항공기에 관한 내용을 이 사건 홈페이지에 담고 있어 장래에 이 사건 상표를 

침해할 우려가 있으므로 이러한 상표권의 침해금지 내지 침해예방청구권을 청 

구한다. 

그러나 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록 

상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록 

상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위 

가 있어야 한다. 이에 피고 등이 운용하는 이 사건 홈페이지에서 원고가 등록 

한 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 원고의 등록서 

67) 特許法第126條. 

68) 천효남, 전게서, 610면 참조. 

- 39 -

비스표의 지정서비스업과 동일, 유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없으므로 

피고 등이 이 사건 홈페이지를 통해 원고의 이 사건 상표권을 침해하였거나 

침해할 우려가 있다고 볼 수 없다. 

또한 이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 것만으로는 상 

표권 침해행위에 해당한다고 보기 어려우며 이 사건 홈페이지에서 취급하고 

있는 항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에 불과하므로 

이로써 곧바로 원고의 영업을 침해할 우려가 있다고 볼 수 없다. 

나. 損害賠償請求權 

(1) 意義 

特許權者 또는 專用實施權者는 故意 또는 過失로 자기의 특허권 또는 전용 

실시권을 침해한 자에 대하여 損害의 賠償을 청구할 수 있다. 69)이 규정은 민 

법 제750조의 규정과는 달리 손해액의 추정 등 구체적으로 규정하고 있다. 特 

許權은 無體財産權이므로 침해가 광범위하여 침해를 받은 권리자의 입장에서 

그 피해액을 정확히 算定하는 것이 쉽지 않기 때문에 손해액을 정함에 있어 

추정규정을 별도로 두고 있는 것이다. 

권리를 침해한 자가 그 侵害行爲를 하게 한 物件을 讓渡한 때에는 그 물건 

의 양도수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건 

의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자가 입은 손해액으로 할 수 있 

다. 이 경우 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판 

매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한 

다. 다만, 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때 

에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 

한다. 

69) 特許法第128條. 

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권리를 침해한 자가 그 侵害行爲에 의하여 利益을 받은 때에는 그 이익의 

액을 특허권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. 그리고 당해 特許發明의 實施 

에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자가 받은 손해의 

액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. 단 손해의 액이 발명의 실시에 

대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 超過하는 경우에는 그 초과 

액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권 

을 침해한 자에게 故意 또는 중대한 過失이 없는 때에는 法院은 손해배상의 

액을 정함에 있어서 이를 參酌할 수 있다. 

法院은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생 

된 것은 인정되나 그 損害額을 立證하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 

해당 사실의 성질상 극히 困難한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결 

과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 

(2) 判例 

(가) 대법원 1997.9.12. 선고, 96다43119. 판결. 

상표법 제67조 제1항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 

입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 

점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 

그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상 

표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라 

고 볼 수 없다. 

상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사 

용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해 

를 입은 것을 주장․입증할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면 위 

와 같은 손해의 발생에 관한 주장․입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 

내지 개연성의 존재를 주장․입증하는 것으로 족하다고 보아야 한다. 따라서 

- 41 -

상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 

사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정 

된다고 볼 수 있다. 

(나) 서울민사지방법원 1991.5.8. 선고, 90가합92251. 판결. 

특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또 

는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 받은 손해의 배상을 

청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해 행위에 의하여 이익을 받은 때에 

는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정하 

는 것이다. 

따라서 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 침해행위자가 얻은 

이익의 액에 한정되므로 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할 

실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이다. 그러나 전용실시권자가 특허권 

자로부터 전용실시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하 

고 있는 경우에는 침해행위자가 얻은 이익의 액이 모두 전용실시권자의 손해 

로 된다. 

다. 信用回復請求權 

(1) 意義 

法院은 故意 또는 過失에 의하여 特許權 또는 專用實施權을 侵害함으로써 

특허권자 또는 전용실시권자의 業務上의 信用을 失墜하게 한 者에 대하여는 

특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 損害賠償에 갈음하거나 손해배 

상과 함께 特許權者 또는 專用實施權者의 業務上의 信用回復을 위하여 필요한 

措置를 명할 수 있다. 70) 

70) 特許法第131條. 

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신용회복청구권은 침해자에게 故意․過失이 있어야 하며 권리침해로 인해 

業務上의 信用이 失墜되어야 한다. 침해행위가 있더라도 당해 권리자의 제품 

과 동등한 품질 또는 그보다 나은 품질의 것이라면 이 청구를 할 수 없다. 

(2) 대법원 1997.2.14. 선고, 96다36159. 판결. 

일반적으로 타인의 불법행위로 인하여 재산권이 침해된 경우에는 그 재산적 

손해의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보아야 한다. 그러나 재산상 

의 손해 이외에 명예나 신용의 훼손 등으로 재산적 손해의 배상만으로는 회복 

할 수 없는 정신적 손해가 있는 경우에는 그로 인한 정신적 고통에 대하여 위 

자료를 지급하여야 한다. 

2. 刑事的救濟 

가. 意義 

特許에 관한 犯罪로 特許法第225條特許權侵害罪, 第228條詐僞行爲의 罪, 

第224條․第227條虛僞表示의 罪, 第229條秘密漏泄罪를 규정하고 있다. 

特許權 또는 專用實施權을 侵害한 者는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 

벌금에 처하고 虛僞表示의 禁止規定에 위반한 자는 3년이하의 징역 또는 2천 

만원이하의 벌금에 처한다. 詐僞 기타 부정한 行爲로써 특허, 특허이의신청에 

대한 결정, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년이하의 

징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. 그리고 특허청 직원․특허심판원 

직원 또는 그 직위에 있었던 자가 그 직무상 知得한 특허출원중의 발명에 관 

하여 秘密을 漏泄하거나 盜用한 때에는 2년이하의 징역 또는 300만원이하의 

벌금에 처한다. 

- 43 -

나. 判例 

(1) 대법원 1993.2.23. 선고, 92도3350. 판결. 

구특허법 제64조 소정의 침해로 보는 행위에 대하여 특허권 침해의 민사책 

임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능 

한가가 문제될 수 있다. 

확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙과 특허권 침해의 미수범에 대한 처 

벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접 

침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해 행위를 특허권 직접침해의 기수범과 

같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 

제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 

민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐이다. 이것으 특허권 침해행위를 처 

벌하는 형벌법규의 구성요건으로서 까지 규정한 취지가 아니다. 

(2) 대법원 1993.12.28. 선고, 93도2187. 판결. 

상표권 침해죄의 고의는 행위자가 타인의 등록상표임을 인식하면서 이를 그 

지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한다는 의사가 있으면 족하다. 그러 

므로 피고인이 이 사건 범행당시 연합상표중 일부상표에 대한 사용권이 있으 

면 나머지 연합상표에 대한 사용권이 있다고 여겼다거나, 과거에 권리범위확 

인심판이 있었다는 사유만으로 상표권 침해에 대한 고의가 없었다고 말할 수 

는 없다. 

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第4章 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 公知技術包含 

權利 判斷에 관한 學說과 判例의 檢討 

第1節序 

本章에서는 公知技術을 包含한 權利의 意味와 이러한 권리에 대한 우리나 

라와 외국의 判例와 學說을 확인한다. 

외국의 판례와 학설은 우리 법체계와 같이 特許廳과 法院간에 엄격한 權限 

分配原則을 적용하여 特許無效審判에 의해서만 권리의 무효판단을 인정하는 

獨逸과 日本을 중심으로 검토한다. 本論文의 第2章에서도 언급했듯이 프랑 

스․미국․영국 등에서는 侵害訴訟을 審理하는 法院에서 직접 무효판단이 가 

능하므로, 公知技術의 包含과 같은 瑕疵있는 權利에 대한 法院에서의 판단문 

제가 발생하지 않기 때문이다. 

第2節公知 71)技術包含權利의 意義 

特許法第29條는 特許要件에 관한 규정으로서 산업상 이용할 수 있는 발명 

으로 특허출원 전에 국내에서 公知되었거나 72) 公然히 실시된 발명, 특허출원 

71) 이해우, “公知公用部分의 權利範圍,”「법률신문」(제1508호, 서울, 법률신문사, 198 

3), 12면 참조. “公知”란 국내에서 공연히 알려져 있는 것을 말하며, “알 수 있는 

狀態”는 포함되지 아니한다. “公知”는 간행물의 반포에 의한 경우도 포함이 되는 

데 “頒布”는 반포가 된 사실만 있으면 되는 것이고 다수인이 열람할 것을 필요로 

하지 않는다. 

72) 특허문화편집실,「産業財産權法判例要覽」(서울, 특허문화, 1992), 194~195면 참 

조. 대법원 1963. 9.26. 선고, 63후20. 판결. 發明品이 단순히 출원 전 도난당하였다 

는 사실만으로 그것이 公知형태에 있었다고 단정하기 어렵다. 

- 45 -

전에 국내 또는 국외에서 頒布된 간행물 73)에 게재된 발명은 특허를 받을 수 

없다고 명시한다. 또한 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이 

용 가능하게 된 발명과 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 

지식을 가진 자가 이러한 발명에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에도 

특허를 받을 수 없다. 보호의 대상에 차이는 있으나 상표등록을 받을 수 없는 

상표로서 나열하고 있는 商標法第7條第1項 7號 이하 규정과 디자인보호법의 

第5條 규정은 特許法第29條와 같은 취지의 것이라고 할 수 있다. 

特許法第62條는 특허의 拒絶決定理由에 관한 규정으로 심사관은 특허출원 

내용이 공지기술을 포함한 발명에 해당하는 경우 특허거절결정을 해야 한다고 

명시한다. 

同法第69條는 設定登錄이 있는 날로부터 등록 공고일 후 3月이 되는 날까 

지 누구든지 권리내용이 공지기술을 포함한 발명이라는 이유로 특허청장에게 

特許異議申請을 할 수 있다고 규정한다. 

생산방법의 추정규정인 同法第129條에서도 특허출원전에 공지되었거나 공 

연히 실시된 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 推定되지 않는 

다. 

特許無效審判을 규정하는 特許法第133條는 이해관계인 또는 심사관은 특허 

가 공지기술을 포함하는 발명인 경우에 無效審判을 청구할 수 있다고 명시한 

다. 

즉 公知技術을 包含하는 發明은 특허권 설정등록 전에는 登錄拒絶의 理由가 

되고 특허권 설정등록 후에는 特許異議申請과 特許無效審判의 대상이 된다. 

權利로서 인정받았어도 그 내용이 公知技術을 包含한 瑕疵있는 權利라면 이것 

은 無效로 되어야 한다는 것이다. 

73) 대법원 1971.11.30. 선고, 71후31. 판결. 刊行物로 볼 수 없는 서양서라 할지라도 

수개의 동종업체들에게 配付 또는 頒布된 경우에는 그 서양서 기재내용과 같은 

고안이 公知된 것이라고 봐야 한다. 

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그러나 권리를 無效化시킬 수 있는 방법은 원칙적으로 特許無效審判에 의해 

서 가능하므로 侵害訴訟이나 權利範圍確認審判에서 무효심판에 의하지 않은 

公知技術을 포함한 권리를 어떻게 판단해야 할 것인지가 문제로 되는 것이다. 

第3節 우리나라의 公知技術包含權利에 대한 判斷 

1. 判例의 傾向 

特許無效審判에 의하지 않는 한 특허 받은 권리는 유효한 것으로 인정되어 

야 하므로 권리가 公知技術을 포함하여도 法院은 無效判斷을 할 수 없다는 것 

이 傳統的인 判例의 입장이었다. 

이것은 公知技術을 포함하는 권리에 排他的權利를 인정하여 법 본래의 정 

신에 오히려 背馳되므로 신규성 있는 부분에 유기적으로 결합된 것 이외의 公 

知部分은 保護될 수 없다는 解釋으로 변화하였다. 

그러나 이후에 法院은 일부 또는 전부에 공지기술이 포함된 권리의 효력인 

정여부를 통일된 기준 없이 판단하였다. 이에 대법원 1983.7.26. 선고, 81후56. 

판결에서 一部公知의 경우 無效判斷의 여부에 상관없이 효과발생에 有機的으 

로 結合된 공지기술만이 보호되며 全部公知인 경우는 모두 보호될 수 없다고 

해석하였다. 본 판결과 背馳되는 종전의 판례를 모두 廢棄하여 공지기술을 포 

함한 권리에 대한 해석으로 積極說을 인정하였다. 

이후 權利範圍確認審判 뿐만 아니라 侵害訴訟, 假處分訴訟, 刑事訴訟에도 積 

極說로 판단하였다. 

가. 대법원 1963.5.15. 선고, 63후8. 판결. 

權利範圍確認審判에 있어 본 건 특허품이 公知技術을 포함한다거나 본 건 

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특허가 되기 이전에 이미 피청구인이 만들고 있었던 물건이라는 論旨는 본 건 

특허권에 無效審判이 이루어지기까지는 받아들일 수 없다. 

나. 대법원 1964.10.22. 선고, 63후45. 판결. 

實用新案權은 출원당시의 新規性있는 技術考案에 대하여 권리가 附與되는 

것이다. 請求範圍를 포함한 明細書나 圖面의 形式的인 考察方法에 의한 檢討 

와 어떠한 技術的環境에서 技術的課題의 解決을 목표로 하여 실현되었는가 

의 檢討를 같이 하여야만 新規性있는 기술적 고안을 정확히 파악할 수 있다. 

따라서 具體的인 技術的範圍를 정함에 있어서는 출원당시의 기술적 수준이 

無效審判의 有無에 구애됨이 없이 權利範圍確認審判에서도 고려되어야 한다. 

그 결과 실용신안권이 新規性 있는 技術的效果發生에 有機的으로 結合된 것 

으로 볼 수 없는 公知公用의 部分은 권리범위를 擴張할 수 없다. 

본 判決의 “新規性 있는 效果發生에 有機的으로 結合된 것으로 볼 수 없는 

公知公用의 部分”이라는 표현은 어떠한 발명이라도 출원당시의 기술수준 위에 

서 新規의 發明을 이룩하는 것이므로 그것이 有機的으로 結合된 경우까지 人 

爲的으로 分離시키는 것은 발명을 破壞하는 결과를 招來할 우려가 있다는 反論 

을 고려한 것이다. 

나아가 공지부분이 新規性 있는 效果發生에 유기적으로 결합된 것이 아니 

면 그 부분을 分離하여 權利範圍에서 除外하고, 유기적으로 결합된 것이면 全 

部를 有效 또는 無效로 하는 無效審判에 맡겨야 할 사항이라는 뜻까지 내포하 

고 있는 것이다. 74) 

즉 특허발명의 非主要部에 公知事項이 包含되어 있는 경우에는 타인의 구성 

요건과의 結合統一關係에서 참작하면 그러한 부분에까지 특허가 주어진 것은 

아닌 것이므로 당해 판결은 사안해결에 타당한 접근방법이다. 

74) 김인섭, 전게논문, 1982, 78~79면 참조. 

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그리고 본 건이 自由技術抗辯의 관련문제까지 언급한 것이라고는 볼 수 없 

으나 사실상 자유기술의 항변을 인정한 것이다. 法院은 特許無效與否에 대해 

서 언급하지 않고 당해 특허의 보호범위는 침해형태를 포함하지 않는다는 식 

으로 보호범위를 制限的으로 解釋하여 自由技術抗辯을 인정한 것과 같은 결론 

에 도달하기 때문이다. 75) 

다. 대법원 1970.5.26. 선고, 69후5. 판결. 

特許權이 미치는 技術的範圍를 確定하는 權利範圍確認審判에 있어서는 그 

대상인 組成物의 一部가 公知된 것이더라도 權利範圍確認審判에 影響이 없다. 

라. 대법원 1970.7.24. 선고, 70후19. 판결. 

1964.10.22. 선고된 대법원 63후45 판결은 공지공용의 사유까지 포함하여 다 

른 新規性 있는 기술적 고안이 등록된 경우 그 공지공용의 부분에 대하여 까 

지 排他的權利를 인정할 수 없다는 것이 그 판결의 취지이다. 

따라서 이 사건의 경우처럼 등록된 실용신안권의 기술적 고안의 全部가 공 

지공용에 속하는 경우는 등록된 것이라 할지라도 無效審決이 確定되기 전 까 

지는 그 등록의 무효를 주장할 수 없다. 

마. 대법원 1983.7.26. 선고, 81후56. 판결. 

發明의 효과발생에 有機的으로 결합된 것이 아닌 공지기술이 등록된 권리의 

일부에 포함되어 있는 경우, 그 공지부분에 까지 권리범위가 확장되는 것은 

아니다. 따라서 그 등록된 특허발명 전부가 공지기술을 포함한다면 무효심판 

의 有無에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 論理上 당 

75) 신정치, “公知事項을 包含하는 特許權의 權利範圍에 관한 小考,”「사법논집」(제5 

집, 서울, 법원행정처, 1974), 817~818면 참조. 

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연한 이치이다. 

이를 구별하여 一部에 公知技術이 포함된 경우에는 권리범위가 미치지 않고 

全部가 公知技術을 포함한 경우에는 그 권리범위에 속한다고 解釋하여야 할 

아무런 根據를 찾을 수 없다. 

현재 特許廳審査官의 심사능력, 特許審判에 있어서의 폐쇄성․기술성․증거 

법칙 미정립의 관점에서 볼 때 공지기술의 무효판정을 特許廳에 일임하는 것 

은 誤認特許로 인한 권리침해의 구제에 완전하지 못하고 訴訟經濟的인 면에서 

도 바람직하지 않다. 또한 行政處分으로서의 特許處分에 重大하고 明白한 瑕 

疵가 있는 경우에 그 처분의 當然無效를 無效審判에 관계없이 주장할 수 있음 

은 行政處理理論上 당연하다. 그럼에도 特許處分을 다른 行政處分과 구별하여 

특허무효는 오직 무효심판에 의해서만 가능하다는 것은 지나치게 形式的이다. 

따라서 權利範圍確認審判에서 全部가 公知技術로 이루어진 권리의 當然無效를 

인정하여야 한다. 76) 

반면 瑕疵있는 權利는 가능한 文字 그대로의 좁은 保護를 인정함으로써 前 

後의 矛盾 없이 문제를 해결할 수 있게 되는 것인데도 본 판결은 當然無效를 

인정하므로, 이것은 無效審判에 의해서만 권리의 무효판단이 가능한 우리 特 

許法制度에서는 옳지 않다는 비판이 있다. 77) 

그 외 당해 판결의 취지만으로는 當然無效를 인정한 것이라고 단정할 수 없 

으며 권리 全部가 公知技術을 포함한 경우에 대한 특정한 입장을 취한 것도 

아니라는 견해가 있다. 78) 

76) 황주명, “公知公用技術을 包含하는 特許權의 效力,”「법률신문」(제1550호, 서울, 

법률신문사, 1984), 4면 참조. 

77) 송영식, “公知公用部分을 包含하는 特許의 權利範圍解釋,”「민사판례연구」(제7 

권, 서울, 박영사, 1985), 252면 참조. 

78) 황경남, “特許無效審判,”「지적재산권에 관한 제문제」(상권, 서울, 법원행정처, 

1992), 497면 참조. 

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바. 대법원 1986.12.9. 선고, 86도1147. 판결. 

실용신안권은 新規性 있는 技術的考案에 대하여 附與되는 것이므로, 그의 

具體的․技術的範圍를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 

유무에 구애됨이 없이 고려되어야 한다. 

公知技術을 포함한 고안이 등록이 되었더라도 新規性이 있는 효과발생에 유 

기적으로 결합된 것이 아닌 이상 보호범위에 포함되지 않으며, 全部가 公知公 

用의 것이었다면 無效審判의 有無에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 

喪失된다. 全部가 公知技術을 포함하는 권리는 無效이므로 그에 대한 侵害도 

있을 수 없다. 따라서 刑事訴訟에도 當然無效가 인정된다. 

사. 대법원 1991.3.16. 선고, 90마995. 판결. 

意匠權은 新規性과 獨創性이 있는 意匠的考案에 부여되는 것이다. 등록된 

의장의 전부가 공지기술을 포함하는 경우 권리범위를 인정할 합리적 근거가 

없으므로 無效審判의 有無에 관계없이 그 권리를 인정할 수 없다. 즉 侵害禁 

止假處分申請에도 當然無效가 인정된다. 

2. 우리나라의 學說 

가. 無效의 抗辯 

(1) 積極說(公知除外說) 

特許는 출원당시의 기술수준을 토대로 발전된 新規한 發明에 獨占․排他的 

權利를 부여하는 것이다. 즉 출원당시에 이미 公知技術을 포함하는 경우에는 

新規性 있는 效果發生에 有機的으로 결합된 공지부분 이외의 것은 無效審決의 

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有無에 관계없이 권리보호범위가 미치지 않는 것으로 해석해야 한다는 說이 

다. 79) 

이 學說은 권리에 공지기술이 포함되어 명백한 무효사유임에도 權利無效審 

判에 의하지 않았다는 이유만으로 유효한 권리로써 존속시키는 것은 오히려 

制度의 본질적인 趣旨에 어긋난다는 것이다. 

積極說은 권리범위확인심판에서 뿐만 아니라 侵害訴訟에서도 반드시 적용되 

어야 한다는 견해가 있다. 80) 權利範圍確認審判에서만 적극설이 적용된다면 公 

知技術을 포함하는 同一한 권리를 근거로 侵害訴訟에서는 권리침해의 주장이 

가능하고, 權利範圍確認審判에서는 권리에 속한다는 주장이 불가능해진다는 

모순이 생기기 때문이다. 

(2) 消極說(公知非除外說) 

消極說은 일단 부여된 권리는 無效審判에 의하지 않는 한 유효한 권리이므 

로 無效審判이외의 그 어떤 판단에서도 당해 권리에 대한 有效性을 판단하여 

公知公用의 技術을 권리범위에서 除外할 수 없다는 說이다. 

無效審判에 의하지 않은 公知技術을 포함한 권리의 判斷에 관하여 積極說을 

인정할 경우 法的인 不安定이 招來되고 권리를 이루는 요소는 어떤 식으로든 

有機的結合이 이루어져 있음에도 그러한 각 요소의 결합을 人爲的으로 破壞 

하여 오히려 客觀的인 保護範圍가 확장된다. 그리고 권리의 내용 全部가 공지 

공용기술을 포함한 경우 極端的으로는 保護範圍 없는 권리가 발생될 수도 있 

다. 또한 特許無效는 특허청의 特許無效審判에 의해서만 가능하고 法院은 특 

허의 解釋을 할 수 있다는 權限分配의 원칙상 誤認特許의 경우에는 가능한 문 

자 그대로의 좁은 보호를 인정함으로써 전후의 모순 없이 문제를 해결할 수 

있게 되는 것이다. 81) 

79) 이택수, “公知技術인 部分과 아닌 部分의 結合으로 된 實用新案權의 權利範圍,” 

「경영법무」(제37권, 한국경영법무연구소, 1997), 74면 참조. 

80) 황주명, 전게논문, 4면 참조. 

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公知除外說을 취하는 判例가 나오게 된 것은 無效審判制度의 除斥期間이 존재 

하던 시기에 그 기간후의 保護를 위한 수단으로써 등장하게 된 것이다. 따라서 

特許無效審判의 除斥期間이 없어진 현재는 공지기술이 포함되어 있는 경우에 언 

제든지 무효심판에서의 심리가 가능하므로 積極說을 인정할 필요가 없다. 82) 

(3) 折衷說 

權利의 一部가 공지기술을 포함하고 있는 경우 그 부분이 신규성있는 효과 

발생에 有機的으로 結合되어 있지 않은 경우는 보호범위에서 제외할 수 있으 

나 공지부분을 人爲的으로 分離시킬 수 없거나 性質上分離되기 어려운 때에 

는 全部를 無效化 또는 有效化 시켜야 한다. 

權利範圍確認審判은 無效審判과는 달리 權利一部의 無效가 가능하고, 侵害 

訴訟과 달리 대세효․일사부재리효․소급효 등의 효력이 있으므로 積極說을 

制限解釋하여 權利範圍確認審判에서만 公知部分을 제외할 수 있다. 83) 

(4) 當然無效說 84) 

訴訟經濟와 具體的妥當性의 관점에서 特許侵害訴訟을 담당하는 法院은 당 

해 특허의 無效事由에 대하여 판단할 수 있다. 85) 이에 法院이 자유기술의 항 

변이나 권리남용의 이론을 적용하여 이러한 판단을 하는 것보다는 特許無效의 

抗辯을 받아들이는 것이 더 명확한 방법이다. 

自由技術의 抗辯은 사실상 당해 권리의 진보성 흠결이라는 무효사유에 대하 

여 판단하는 것이다. 그리고 權利濫用에 해당한다는 것은 별도로 요구되는 법 

률요건이 아니라 당해 권리에 무효사유가 존재하는 것이 명백함에 따른 법률 

81) 송영식, 전게논문, 1985, 250~252면 참조. 

82) 곽태철, 전게논문, 53면 참조. 

83) 김인섭, 전게논문, 1982, 88~89면 참조. 

84) 박정희, “침해소송 등에서 당해 특허의 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지 

여부,”「지식재산21」(통권 제91호, 특허청, 2005), 8~11면 참조. 

85) 대법원 2004.10.28. 선고, 2000다69194. 판결. 

- 53 -

효과이므로 권리남용이라는 애매한 용어를 쓰지 않는 것이 옳다. 

特許無效審判의 請求事由는 단순한 취소사유를 열거한 것이 아니라 행정행 

위의 當然無效에 해당하는 사유를 열거한 것이다. 특허법에 규정된 特許無效 

審判請求事由 모두가 항상 그 瑕疵가 重大하고 明白하여 當然無效事由에 해 

당한다고는 할 수 없다. 그러나 無效事由 그 자체 또는 그것이 나타나는 정도 

에 비추어 하자가 중대하고 명백하여 當然無效에 해당할 정도의 瑕疵라고 평 

가될 수 있는 경우도 많이 있기 때문이다. 86) 

나. 自由技術抗辯 

自由技術의 抗辯이란 침해혐의기술 전부가 자유로운 이용이 가능한 公知技 

術을 利用한 것이므로 당해 등록권리의 범위에 속하지 않는다는 抗辯이다. 

獨逸에서 일찍이 등록권리의 全部가 公知公用技術을 包含한 경우 法院의 판 

단이 문제가 되어 발생한 이론이다. 아직 우리나라에서 이 抗辯에 대한 명확 

한 규정은 없으나 이것을 근거로 한 판례가 있기에 이하에서 檢討한다. 

第4節 외국의 公知技術包含權利에 대한 判斷 

1. 獨逸 

가. 判例 

(1) Moped 판결. 87) 

特許技術이 公知의 技術인 引用例 가운데에 전체적으로 先取되고 있다는 것 

이 證明되어야 할 경우에는 당해 특허 기술이론을 가능한 한 좁은 범위로 즉 

形式的文言 그 자체로 制限해야 한다는 판결이다. 

86) 최성준, “特許侵害訴訟과 特許無效,”「인권과 정의」(통권 제279호, 서울, 대한변호 

사협회, 1999), 58~60면 참조. 

87) GRUR 1959, 324. Carl Schramm 저, 최종원 역,「발명의 보호와 특허침해」(특허 

청, 1988), 62면, 160~161면에서 재인용. 

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“形式的文言”이라고 하는 표현은 특허청구범위의 文言 그 자체를 의미한 

다. 特許請求範圍의 文言이 明確하면 해석을 필요로 하지 않고 이것이 制限의 

最低限의 한계이자 最小限의 범위가 된다. 

形式的文言 그 자체에 의한 “制限的解釋”이란 명백한 均等조차 포함되지 

않는 最小限의 範圍로 한정하므로 均等論 뿐 만 아니라 不完全實施의 기술도 

모두 排除한다. 

본 判例는 자유기술의 항변을 직접적으로 인정한 것은 아니지만 公知技術의 

자유로운 利用과 特許에 있어서의 權限分配의 矛盾을 妥協하려고 했다는데 意 

義가 있다. 이후 대다수의 判例와 學說이 이에 따르고 있다. 

(2) Keller Fenster 판결. 88) 

無效訴訟의 除斥期間 경과 후 권리가 全部公知임이 판명된 경우에는 均等에 

미치지 않은 정도로 실시예에 한정하여 권리범위를 제한하여야 한다. 

이 판례는 자유기술항변이론을 직접적으로 인정한 판례는 아니나 法的安定 

性과 公知技術을 포함한 權利行使의 沮止라는 대립되는 측면의 절충적인 해결 

방안을 茅塞하려 했다는 것에 意義가 있다. 自由技術의 抗辯 또한 이러한 折 

衷的인 解釋을 하기 위한 이론이므로 그러한 의미에서 본 판결이 자유기술항 

변의 인정가능성을 시사한 판례라는 것이다. 

(3) Schalungsträger 판결. 89) 

당해 발명의 不完全한 利用이지만 침해형태와 기술수준이 동일 또는 근사할 

88) RG vom 7. Jan. 1938, GRUR 1938, 252. 강헌, “特許發明의 保護範圍,”(고려대 석 

사학위논문, 1996), 63면에서 재인용. 

89) Düsseldorf OLG vom 30. März 1962, GRUR 1962, 586. 中山信弘, “特許侵害訴訟 

과 公知技術(下),”「변시연구」(제51권, 한빛지적소유권센터, 1995.7), 93~94면에서 

재인용. 

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경우에는 권리에 침해를 형성하지 않는다. 自由技術의 抗辯은 침해형태가 當 

該權利보다 從來의 公知技術에 매우 유사하고 當業者가 發明的行爲 없이도 

공지기술로부터 충분히 고안될 경우에만 적용되는 것이 아니다. 이것은 발명 

의 不完全한 利用인 경우에도 적용시키지 않을 수 없다. 特許無效審判에서는 

발명대상의 보호능력만이 심리 될 뿐 均等的實施나 不完全實施形態의 보호 

능력이 심리되는 것은 아니므로 피고는 특허무효의 소 제기로 충분한 防禦를 

할 수 없기 때문이다. 

본 사건의 侵害形態는 당해 권리내용과 동일한 경우가 아니기 때문에 완전 

한 형태로서의 자유기술의 항변을 인정한 것은 아니지만, 자유기술항변의 사 

고방식을 도입한 것으로 평가된다. 

나. 學說 (自由技術抗辯) 

特許無效審判에 의하지 않는 한 有效하게 등록된 權利는 다른 行政機關이나 

法院에서 그 유효성 여부를 판단할 수 없다. 그러나 公知技術을 포함하고 있 

는 것과 같이 중대한 瑕疵를 포함하는 권리가 오로지 無效審判에 의한 심결의 

확정이 없다는 이유만으로 권리로서 存續하는 것은 타당하지 않다. 이러한 문 

제점을 해결하기 위한 방안으로 등장한 이론이 自由技術의 抗辯이다. 

時期的으로는 1941년 이전의 독일 특허법에서 5년이라는 無效審判의 除斥期 

間이 존재하던 때에 이 기간의 경과 후 정당권리자 보호를 위한 마지막 수단 

으로 주장되었던 이론이다. 

自由技術의 抗辯이란 침해를 주장하는 권리에 瑕疵가 있으므로 그것을 無效 

로 해야 한다는 주장이 아니다. 侵害嫌疑가 있는 發明이 만인공유의 기술인 

自由技術을 包含하는 것이므로 當該 권리에 침해되는 것이 아니라는 抗辯을 

하는 것이다. 

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(1) 自由技術抗辯의 肯定 90) 

特許廳의 特許權附與는 行政行爲이므로 행정법의 一般原則에 따라 다른 行 

政官廳이나 法院에 의하여 尊重되어야 하며 이러한 행정행위의 事實的效力은 

瑕疵있는 權利인 경우에도 적용되어야 한다. 

瑕疵있는 權利의 事實的效力이란 무효심판에 의하지 않는 한 어떠한 行政 

官廳이나 法院도 무효를 결정할 수 없다는 것을 의미할 뿐이다. 기속성이나 

무효의 기초로 된 사실에 관한 판단을 할 수 있는지 여부는 별개의 문제이다. 

따라서 法院은 자유기술의 항변을 허용하여 그것에 해당할 경우 부정적 결론 

을 내릴 수 있다. 

또한 侵害嫌疑者와의 관계에서 단지 形式的으로 존재하는 瑕疵있는 권리의 

독점권을 제한하는 危險性을 과대평가 해서는 안되며, 侵害訴訟에서의 자유기 

술의 항변을 허용하는 것은 별도의 특허무효심판의 청구하지 않아도 되므로 

訴訟經濟에도 合致한다. 

(2) 自由技術抗辯의 否定 91) 

行政行爲의 公定力을 確保하기 위해 特許無效審判이라는 특별한 특허무효절 

차를 두고 있으므로, 法院에서는 特許請求範圍文言 자체의 有效性에 관한 判 

斷은 할 수 없고 權利範圍에 근거한 權利關係에 대해서 解釋 할 수 있다. 따 

라서 發明이 公知技術로 이루어져 있는 경우에 法院은 그 權利範圍를 특허청 

구범위의 문언 그 자체에 局限하여 가능한 한 좁게 解釋함으로써 保護해야 한 

다. 그리고 현재 特許無效審判의 除斥期間을 삭제하여 언제든지 그것을 청구 

할 수 있다. 그럼에도 自由技術의 抗辯을 許容하여 침해자를 救濟하는 것은 

窮極的으로 침해자를 통해 瑕疵 있는 권리가 存續되어 지는 것이므로 萬人을 

위하여 침해자의 권리를 無效로 할 의무가 있다. 

90) Carl Schramm 저, 최종원 역, 전게서, 368면, 401면 참조. 

91) Carl Schramm 저, 최종원 역, 상게서, 381면, 419면 참조. 

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(3) 整理 

侵害訴訟에서 侵害嫌疑者의 自由技術의 抗辯을 許容할 수 있는가에 대하여 

通說과 대부분의 判例는 否定的인 입장이다. 권한분배의 원칙과 행정행위의 

공정력 확보를 위해 별도의 無效審判制度를 두고 있으므로 法院에서는 무효판 

단을 할 수 없고 대신 特許請求範圍에 기재된 文言에 限定하여 解釋해야 한다 


그러나 形式的인 權利에 불과한 瑕疵있는 權利의 獨占的保護와 별도의 無 

效審判請求라는 訴訟의 非經濟的인 면을 감안할 때 소수견해인 자유기술항변 

의 긍정설을 看過해서는 안된다. 

2. 日本 

日本의 判例는 엄격한 權限分配의 원칙에 입각하여 特許無效審判에 의하지 

않는 한 侵害訴訟에서 瑕疵있는 권리의 특허무효주장을 할 수 없다고 해석한다. 

그러나 法院은 특허의 유효성 판단을 할 권리가 없을 뿐 權利關係의 解釋은 

法院의 全權事項이고 公知技術을 포함한 권리를 有效하게 취급하는 것은 衡平 

에 어긋난다. 실질적으로 침해분쟁에 있어 권리가 公知技術을 포함하는 경우 

別途의 無效審判을 거치는 것보다 法院이 직접 무효판단을 하여 분쟁 해결을 

하는 것이 소송경제적인 면에서도 유리하다. 

核心은 法院이 權限分配라는 원칙에 최대한 違背되지 않으면서 실질적으로 

특허의 유효성판단을 어느 정도 할 수 있는가 이다. 이에 명확한 判斷基準이 

없기 때문에 공지기술을 포함한 권리의 解釋에 있어 다양한 見解가 나타나는 

것이다. 이하에서는 日本의 判例와 學說을 권리의 一部 와 全部가 공지기술을 

포함하는 경우로 分析한다. 

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가. 無效判斷의 否定 

(1) 동경지방재판소 昭和31.12.25.선고, 소31(요)2145. 판결. 92) 

登錄査定의 단계에서 권리의 全部가 公知技術을 포함하는 경우는 등록拒絶 

을 하고 一部에 공지기술이 포함된 경우는 訂正을 명할 수 있다. 등록이 된 

후에는 권리의 일부․전부에 공지기술을 포함하여도 등록을 無效로 하는 審決 

또는 裁判의 確定에 의하여만 권리를 부정할 수 있다. 

이와 같이 특허무효의 심결 또는 재판의 확정에 의하여만 무효로 하는 것은 

法的安定性의 確保와 실질적인 보호범위가 없는 권리라는 奇妙한 權利의 발생 

을 防止하기 위해서이다. 또한 特許無效審判을 거치지 않고 侵害訴訟에서 권 

리의 유효성여부를 판단하는 것은 無效審判이라는 제도를 根本的으로 破壞하 


(2) 센다이지방재판소 昭和33.9.30. 선고, 소32(요)337. 판결. 93) 

特許廳의 特許附與는 行政行爲로서 公定力을 가진다. 공정력이란 行政行爲 

에 잘못이 있더라도 監督廳이나 法院의 무효판정 없이는 누구에 의해서도 그 

效力이 否認되지 않는 것이다. 

특허제도에서는 特許無效審判에 의해서만 권리의 無效化가 가능하므로 無 

效審決의 確定없이 侵害訴訟에서 등록권리가 출원당시의 公知技術을 포함하고 

있었다는 이유로 無效判斷을 할 수 없다. 

이러한 原則에 立脚하여 당해 意匠登錄이 등록출원의 당시 이미 고안의 新 

規性을 缺如하고 있었다는 근거로 當然無效라는 주장은 허용되지 않는다. 

92) http://www.courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf. 일본지적재산권 판결속보. 

93) 判例時報刊行會,「判例時報」(第166號, 東京, 判例時報刊行會, 1958), 83면 참조. 

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나. 公知技術參酌의 原則 

(1) 오사카고등재판소 昭和44.5.8. 선고, 소42(네)1104. 판결. 94) 

産業財産權은 출원 당시에 있어서 종래의 기술 수준을 초월한 것에 부여되 

는 것이기 때문에 法院이 권리범위에 근거한 權利關係를 확정함에 있어 출원 

당시의 기술 수준을 감안하고 결정하는 것은 당연하다. 

(2) 동경고등재판소 昭和32.6.11. 선고, 소28(행나)43. 판결. 95) 

特許權의 權利範圍를 확정할 때에는 明細書 및 圖面의 기재에 따라야하고 

이것에 의해 容易하게 발명의 要旨判斷이 가능한 경우는 그 밖의 文獻 또는 

출원당시의 公知技術을 참작할 수 없다. 즉 공지기술을 참작하는 것은 명세서 

및 도면에 補助的인 資料로 사용되는 것에 지나지 않는다. 

(3) 學說 

侵害訴訟에서 法院이 權利範圍를 근거로 한 權利關係를 확정할 때 출원당시 

의 공지․공용의 기술을 참작해야 한다는 원칙이다. 先行技術보다 新規하고 

進步한 당해 기술에만 權利를 附與하는데 專門的․國際的․多變的인 산업재산 

권의 권리내용을 명세서나 도면 등의 기재사항만으로 정확히 判斷하는 것이 

어렵기 때문이다. 

見解 96)에 따라서는 애매한 기재․용어의 불일치․독자적인 용어사용․의미불명의 

단어 및 문장 등으로 인해 文言의 정확한 의미파악이 실질적인 권리내용의 파악보 

다 우선적으로 문제되는 경우가 적지 않다는 점을 公知技術參酌의 根據로 든다. 

94) 判例タイムズ社,「判例タイムズ」(第20卷11號, 東京, 判例タイムズ社, 1969), 201면 

참조. 

95) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0020. 일본 최고재판소. 

96) 신정치, 전게논문, 802~803면 참조. 

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다. 一部公知 (公知除外說) 

(1) 최고재판소 昭和37.12.7.선고, 소36(오)464. 판결. 97) 

權利範圍確認審判은 特許無效審判과는 달리 특허권이 유효하게 성립하고 있 

는 것을 전제로 하므로 公知技術包含 여부를 論하는 권리의 유효성판단은 할 

수 없으나 權利範圍의 確定을 하는 것은 가능하다. 

新規하고 進步한 發明에 권리가 부여된 것이기 때문에 권리범위를 확정함에 

는 당시의 기술수준을 고려해야만 하며, 등록된 권리에 公知技術이 포함된 경 

우 그 부분은 권리를 부여받았다고 해석할 수 없다. 따라서 權利範圍確認審判 

에서 保護範圍를 確定함에 권리가 公知된 技術을 包含하는 경우 그 부분은 除 

外하고 新規한 發明의 趣旨를 분명히 해야 한다. 

(2) 최고재판소 昭和49.6.28. 선고, 소47(오)659. 판결. 98) 

특허권은 신규한 공업적 발명에 부여되는 것이고, 출원당시에 공지된 부분 

은 신규한 발명이 아니다. 즉 特許侵害訴訟에서 法院이 權利關係確定의 근거 

가 되는 權利範圍를 判斷함에 출원당시의 公知인 부분을 除外하고 신규한 기 

술적 사상만이 보호되어야 한다. 

(3) 學說 

公知除外說이란 등록된 권리라도 公知技術을 포함하고 있다면 그 부분은 保 

護範圍에서 除外된다는 것이다. 견해에 따라서는 특허발명에 포함된 공지의 

기술사상이 권리범위로부터 제외된다는 것은 자기가 실시하는 기술이 공지라 

는 것을 입증하면 침해가 성립되지 않는다는 自由技術의 抗辯과 같은 의미라 

고 해석한다. 99) 

97) 判例タイムズ社,「判例タイムズ」(第16卷13號, 東京, 判例タイムズ社, 1965), 73면 

참조. 

98) 竹田稔,「知的財産權侵害要論」(東京, 發明協會, 2003), 85면 참조. 

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學說은 대체로 判例 100)와 같은 근거로 공지제외설을 批判한다. 101) 또한 권리 

범위에서 공지부분을 제외하는 것은 각 요소의 有機的結合을 人爲的으로 破 

壞한다는 것도 비판의 근거로 제시한다. 

그러나 公知除外說을 반대하는 從前의 判例와 同趣旨의 學說이 제시하는 근 

거들은 權限分配原則에만 엄격한 것이다. 첫째, 공지제외설 비판하는 견해는 

公知技術이 포함된 권리를 이용하는 선량한 當業者의 保護問題에 있어서 法院 

의 權利救濟的機能을 無視한 해석이다. 

둘째, 당해 侵害訴訟과 별도로 無效審判을 청구해야 하므로 訴訟經濟의 요 

구에 합치되지 않는다. 102) 이 경우 무효심결이 확정되기까지 침해소송을 중지 

시키는 中止規定이 있으나 이 규정은 任意的인 事項이기 때문에 여전히 再審 

의 增加, 訴訟의 長期化 같은 문제점이 발생한다. 

셋째, 權利의 不安定性과 空虛한 권리가 출현할 가능성은 무효원인을 내포 

한 권리에 의한 獨占權을 容認할 가능성과 比較한다면, 사회에 끼치는 惡影響 

은 매우 작은 것이다. 103) 

라. 全部公知 

(1) 權利濫用 

(가) 나고야지방재판소 昭和51.11.26. 선고, 소49(와)1941. 판결. 104) 

99) 中山信弘, 전게논문, 1995, 90면 참조. 公知除外說은 제외된 남은 부분이 어떤 것 

인가를 탐구할 필요가 있는 반면, 自由技術抗辯은 단순히 침해자의 기술이 公知라 

는 것을 입증하는 것만으로 족하다는 차이가 있을 뿐이다. 

100) 동경지방재판소 昭和31.12.25. 선고, 소31(요)2145. 판결. 

101) 竹田稔, 전게서, 88면 참조. 

102) 신정치, 전게논문, 812면 참조. 

103) 中山信弘, 전게논문, 1995, 90면 참조. 

104) 中山信弘, “公知技術のみからなる特許權に基づく差止請求が權利の濫用であるとし 

て排斥された事例,”「Jurist」(통권 제712호, 東京, 有斐閣, 1980), 171면 참조. 

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출원당시에 이미 존재하는 公知․公用의 技術은 본래 누구라도 자유롭게 실 

시하고 얻는 것이다. 이것을 포함한 기술이 權利로서 인정되었다 하더라도 이 

로 인해 특허권자는 다른 第3者의 利用을 禁止시킬 수 없다. 

더욱이 본 사건의 權利者는 出願者로부터 권리를 取得함에 있어 권리가 출 

원당시의 공지기술을 모두 포함하고 있다는 사실을 알고도 異議申請을 取下하 

는 조건으로 특허의 共有契約을 체결한 것이다. 따라서 당해 權利者의 禁止 

請求權 행사는 權利의 濫用으로 부당하다. 

(나) 최고재판소 평성12.4.11. 선고, 평10(오)364. 판결. 105) 

特許의 無效審決이 확정되기 이전이라도 侵害訴訟을 심리한 法院은 특허무 

효사유의 존재여부를 판단할 수 있다. 審理의 결과 무효사유가 존재하는 것이 

분명한 경우나 無效審決의 확정에 의해 無效로 된다는 것이 확실하게 豫見된 

경우 그 권리에 근거한 禁止․損害賠償 등의 請求는 특별한 사정이 있지 않는 

한 權利의 濫用에 해당하여 허용되지 않는다. 106) 

이러한 판단의 근거는 실질적으로 권리자에게 부당한 이익을 주고 실시자에 

게는 부당한 불이익을 주는 것이므로 衡平의 理念에 反한다는 것에 있다. 또 

한 분쟁은 가능한 한 단기간에 하나의 절차에서 해결한 것이 바람직하며, 특 

허침해소송과는 별도로 무효심판에 의해서만 유효성을 판단할 수 있게 하는 

것은 권리의 대세적 무효까지는 추구할 의사가 없는 당사자에게 무효심판의 

절차를 强要한 것이 되어 訴訟經濟에도 反한다. 

權利濫用理論으로 瑕疵있는 權利를 판단한 본 판결은 侵害訴訟에서 無效判 

105) 近藤惠嗣, “特許の無效を事由とする權利濫用の抗辯,”「特許侵害裁判の潮流」(東 

京, 發明協會, 2002), 3면 참조. 

106) 당해 발명은 공지기술포함을 이유로 거절사정이 확정되고 있는 원 출원에 실질 

적으로 동일한 분할출원이고, 발명자체도 부적법하기 때문에 무효가 될 개연성이 

극히 높다. 

- 63 -

斷을 할 수 있는 미국, 영국, 프랑스 등의 국가와 조화를 꾀하기 위한 것이다. 

그리고 권리남용의 예외사유인 특별한 사정을 언급하는 것은 무효사유가 존재 

하여도 정정심판청구에 의하거나 특허가 무효로서 없어지는 경우가 있는 것 

등을 염두에 둔 것이다. 107) 

侵害訴訟에서 法院이 권리남용이론으로 권리의 행사를 부정하는 것은 권리 

의 유효성 판단은 無效審判에 의해서만 가능하다는 원칙에 어긋나는 것이다. 

權利濫用이 되려면 客觀的으로 권리행사가 社會秩序에 違反되고 主觀的으로는 

권리자에게 아무런 利益도 없이 오직 相對方에게 不利益을 주고자 함이 권리 

행사의 目的이어야 한다. 그러나 본 판결은 권리남용의 주․객관적 요건을 따 

지지 않고 명백한 무효사유가 있으면 一律的으로 權利濫用이라고 평가한 

다. 108) 

(다) 學說 

權利濫用理論은 권리가 무효심판에 의하지 않은 한 有效하다고 하면서도 無 

效事由를 포함하는 권리에 근거하여 權利行使를 하는 것은 權利濫用이 되어 

허용할 수 없다는 것이다. 

권리남용론을 적용하여 공지기술을 포함한 권리를 해석한 判例들은 全部가 

公知技術을 包含한 權利라는 사정만으로 그 권리행사가 모두 권리남용이라고 

정형화한다. 그러나 일반적인 의미의 權利濫用은 구체적인 사안에 있어서 利 

益較量에 의해 평가하는 것이므로 개념상 차이가 있다. 109) 權利濫用을 판단의 

근거로 하기 때문에 본래 例外的으로 이용되어져야 할 권리남용이론이 빈번히 

이용되는 사태를 초래하고 있다. 110) 

107) 高林龍, “無效理由が存在することが明らかな特許權に基づく差止め等請求と權利の 

濫用,”「判例時報」(통권 제1728호, 東京, 判例時報社, 2001), 215면 참조. 

108) 성기문, “公知部分이 包含된 特許 및 意匠을 둘러싼 實務上의 諸問題,”「특허소 

송연구」(제2집, 특허법원, 2001), 239~240면 참조. 

109) 최성준, 전게논문, 1999, 66면 참조. 

110) 이동흡, “지적재산권 소송의 현상과 전망: 한국과 일본의 비교를 중심으로,”「법 

조」(제52권 제6호, 법조협회, 2003), 25면 참조. 

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이러한 批判이 있으나 권한분배의 원칙에 직접적으로 違背되지 않으면서 實 

質的인 衡平을 추구할 수 있다는 점에서 權利濫用論을 적용하여 瑕疵있는 權 

利를 판단하는 방법이 意味있는 것이다. 

(2) 限定解釋 

(가) 송산지방재판소 昭和49.2.25.선고, 소45(와)323. 판결. 111) 

실용신안권의 구성요건 모두가 公知技術로 이루어져 있고 進步性도 인정되 

지 않지만 無效審判에 의하지 않고 法院이 그 유효성을 판단할 수 는 없다. 

그러므로 당해 實用新案權의 技術的範圍는 실용신안공보의 실용신안등록청구 

범위에 기재되어 있는 文言의 의미대로 내용을 갖는 것으로 限定的으로 解釋 

하여야 한다. 

(나) 동경지방재판소 昭和47.9.29. 선고, 소45(와)1284. 판결. 112) 

證據에 의해 당해 권리가 公知技術을 포함하는 것으로 證明되어도 권리로서 

존속하는 이상 그 등록권리를 無效의 것으로 취급할 수 없다. 따라서 본 권리 

는 본 건 실용신안공보에 기재되어 있는 文言의 意味대로의 內容을 갖는 것으 

로 가장 좁게 解釋하는 것이 상당하다. 

당해 고안은 명세서의 설명 및 도면에 기재된 구조 및 작용 효과와 완전하 

게 일치한 것 이외에 조금이라도 이것과 다른 것에는 그 權利範圍가 이르지 

않는다. 

(다) 오사카고등재판소 昭和51.2.10. 선고, 45(네)603. 판결. 113) 

111) 判例時報刊行會,「判例時報」(第752號, 東京, 判例時報社, 1974), 79면 참조. 

112) 判例タイムズ社,「判例タイムズ」(第24卷6號, 東京, 判例タイムズ社, 1973), 281면 참 

조. 


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권리내용 全部가 公知技術을 포함하는 경우라도 자유기술의 항변은 인정될 

수 없으며 無效審判에 의해서만 권리의 有效性을 판단할 수 있다. 그러나 전 

부가 공지기술로 이루어진 권리를 無效審決의 확정이 없다는 이유만으로 獨占 

시키는 것은 公衆의 利益과 産業의 發展에 反한다. 

權利保護와 産業發展과의 조화를 위해서 기술적 범위를 文言의 意味대로의 

내용을 갖는 것으로 가장 좁게 限定解釋하여야 한다. 가장 좁은 범위의 限定 

解釋이란 文言에 實施例라고 기재된 대상에 엄격하게 일치한 것에 限定하고 

均等物의 변화조차 허용하지 않는 것을 의미한다. 

(라) 學說 

特許된 權利는 無效審決의 確定에 의해서만 그 효력을 부정할 수 있는 것이 

므로 無效事由를 내포하고 있음에도 그 유효성판단을 하지 않는 것은 부당하 

게 권리의 獨占․排他的利益을 인정하는 것이다. 

즉 權利의 法的安定性과 産業發展의 조화를 위해 침해소송을 심리하는 法院 

은 公知技術 등의 無效事由를 포함하는 權利의 請求範圍에 기재된 文言의 意 

味대로 限定解釋해야 한다. 이것은 法院이 권리의 유효성 판단은 할 수 없으 

나 권리범위에 근거한 權利關係의 解釋은 할 수 있다는 것을 근거로 한다. 

限定解釋은 明細書에 의해 特許請求範圍의 文言 안에서만 解釋해야 한다는 

文言限定解釋說과 특허청구범위에 實施例上의 요건을 附加하여 기술적 범위를 

한정하는 實施例限定解釋說로 구분된다. 

그러나 實施例限定說은 다음과 같은 근거로 비판이 제기되기도 하는데, 複 

數의 실시예가 있는 경우 어떤 基準下에 請求範圍에 附加할 요건을 抽出한 것 

인지 불분명하다. 114) 또한 당해 권리의 실시예가 공지․공용의 기술과 다른 

경우에만 권리의 내용을 무효로 하지 않으면서 동시에 침해도 인정되지 않아 

114) 한창호, “特許權 등 侵害訴訟에 있어서의 抗辯權,”「지적재산권에 관한 제문제」 

(상권, 서울, 법원행정처, 1992), 401~402면 참조. 

- 66 -

현명하다고 이해되는 것이다. 만약 신규성․진보성을 근거로 실시예의 차이를 

두어도 그마저 같은 경우에는 결국 침해가 인정될 수밖에 없다. 

그리고 法院 스스로 權利全部가 公知․公用인 경우는 어떻게든 非侵害로 

결론지어야 한다는 원칙을 가지고 있다. 때문에 극단적인 경우 권리의 핵심적 

인 부분과는 전혀 상관이 없는 매우 작은 부분까지도 권리의 차별 근거로 인 

정하려한다. 이러한 論理에서 볼 때 實施例限定에 의한 解釋도 결국은 侵害 

嫌疑者의 권리가 당해 권리에 침해되지 않는다는 결론에 이르기 위한 하나의 

手段일 뿐이다. 115) 

(3) 自由技術抗辯 

(가) 동경지방재판소 平成2.11.28. 선고, 평원(와)4033. 판결. 116) 

본 건 발명에 침해혐의 발명의 기술적 범위가 속하는 경우 自由技術의 抗辯 

을 인정한다면 당해 권리자는 침해혐의자의 자유로운 실시의 거절이나 금지청 

구 등을 할 수 없다. 

자유기술의 항변을 인정하는 것은 결론적으로 무효심판에 의하지 않고 法院 

이 특허권의 有效性을 판단하는 것이며 侵害嫌疑者의 그 立證에 의해 권리범 

위가 변동되므로 法的安定性이 沮害된다. 또한 이러한 처분에 대한 아무런 실 

정법상의 근거가 없으며 이것은 오히려 특허법이 예정한 제도의 취지에 반한 

것이므로 자유기술의 항변은 인정할 수 없다. 

(나) 오사카지방재판소 昭和45.4.17. 선고, 소42(와)412. 판결. 117) 

115) 장만철, “침해소송에서 권리범위해석에 관한 일본의 판례연구,”「지식재산21」(제 

61권, 특허청, 2000), 186~187면 참조. 

116) 篠田四郞, “いわゆる自由技術の抗弁の主張を排斥した事例,”「判例時報」(통권 제 

1425호, 東京, 判例時報刊行會, 1992), 177면 참조. 

117) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030. 일본최고재판소. 

- 67 -

당해 권리는 내용 全部가 출원당시의 公知技術을 포함하고 있으며 그 고안 

은 신규한 사항을 포함하지 않는다. 

公知技術은 萬人共有의 財産이고 私權은 公共福利에 따른다는 民法의 원칙 

으로부터 판단할 때 公知技術을 포함하는 권리에 獨占權을 행사하게 한 것은 

옳지 않다. 

(다) 동경지방재판소 平成9.4.25. 선고, 평5(와)17437. 판결. 118) 

등록된 권리의 효력은 적어도 公知技術에는 이르지 않는 것이고 공지기술을 

포함하지만 權利로서 登錄되었다는 것을 근거로 상대방에게 禁止請求 등을 인 

용하는 것은 道理에 맞지 않다. 

登錄意匠의 範圍는 원서의 기재 및 원서에 첨부한 도면에 기재되었거나 원 

서에 첨부한 사진, 모형 또는 견본에 의하여 나타났던 意匠에 근거하여 정해 

야 한다. 그러나 意匠法의 실제운용을 함에 있어서는 이것만으로는 피하기 어 

려운 것이 있으므로 그러한 상황을 위해서 自由技術의 抗辯을 인정하는 것은 

본래 法趣旨에 어긋나는 것이 아니다. 

自由技術의 抗辯은 당해 권리의 유효성을 판단하는 것이 아니고 侵害嫌疑者 

權利의 공지기술 포함여부를 주장하는 것이므로 무효심판과는 별도로 침해소 

송의 과정에서 자유기술의 항변을 주장할 수 있다. 

(라) 學說 

自由技術의 抗辯이란 侵害嫌疑者의 기술적 내용이 公知技術을 그대로 포함 

하므로 이는 자유로운 이용이 가능한 公知技術을 利用한 것일 뿐이라는 抗辯 

을 하는 것이다. 權利의 一部가 공지기술을 포함하는 경우 그 부분을 권리범 

위에서 제외시켜야 한다는 公知除外說의 확장된 이론이다. 

118) 辨理士クラブ判例硏究會,「實務家のための知的財産權判例70選」 (東京, 發明協會, 

2003), 232면 참조. 

- 68 -

誤認特許의 경우 적법하게 등록된 형식적 법적상태와 무효사유를 포함하고 

있는 실질적 법적상태가 일치되는 규정이 필요하다. 이는 一般公衆과 權利者 

모두의 요청을 충족시키기 위한 것인데 自由技術의 抗辯을 인정하여 해결할 

수 있다. 

産業財産權이라는 권리의 특성상 그 권리자체가 無效原因을 내포하고 있기 

에 항상 不安定한 것이지 公知技術을 포함한 권리에 대해 自由技術의 抗辯을 

인정한 경우에만 그 法的安定性이 저해되는 것이 아니다. 119)그리고 자유기술 

의 항변에 출원시의 公知技術에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 

일반원칙을 적용하면 法的安定性을 해칠 憂慮가 없다. 120) 

이와 같이 自由技術의 抗辯을 인정해야 하는 근거는 다양할 수 있으나 가장 

중요한 것은 제도의 槪念으로부터 찾을 수 있다. 즉 이 抗辯의 意義는 侵害嫌 

疑技術과 公知技術의 比較를 통해 公知技術을 포함하는 當該權利의 관하여 

그 有效性을 판단하지 않고도 侵害를 否定할 수 있다는 것이다. 

(4) 無效의 抗辯(當然無效) 

(가) 나고야지방재판소 平成3.7.31. 선고, 소62(와)3781. 판결. 121) 

特許權은 行政處分인 登錄에 의해 發生하고(特許法第66條), 特許無效審決의 

확정이 있을 때 소멸한다(同法第125條本文). 즉 特許無效審決의 確定까지는 

설정등록에 重大하고 明白한 瑕疵가 없는 한 適法․有效하게 存續한다. 

당해 특허권은 설정등록에 존재한 하자의 명백함에 대한 주장 입증이 없으 

므로 적법․유효하게 존속하는 것으로 취급해야 한다. 

119) 강헌, 전게논문, 64면 참조. 

120) 한창호, 전게논문, 402~403면 참조. 

121) 松岡誠之助, “公知公用の特許發明の技術的範圍と實施例限定說批判,”「Jurist」(통 

권 제1072호, 東京, 有斐閣, 1995), 186면 참조. 

- 69 -

(나) 오사카지방재판소 平成3.10.30. 선고, 소62(와)7956. 판결. 122) 

特許發明에 무효여부의 확인은 特許無效審判에서 이루어지지만 특허권 침해 

를 심리하는 法院도 출원 전 公知技術의 全部包含 등 중대하고 명백한 사유가 

있는 경우에는 예외적으로 그 판단이 가능하다. 重大․明白한 瑕疵가 있는 경 

우는 특허발명의 기술적 범위의 확정 내지 특허권의 주장가능여부에 중대한 

영향을 미치기 때문이다. 따라서 사안의 해결에 필요한 한도내에서 당해 권리 

의 무효사유 존재여부를 판단할 수 있다. 

(다) 學說 

無效의 抗辯이란 權利範圍全部에 公知技術이 包含된 경우 당해 권리의 當 

然無效를 주장할 수 있는가 이다. 權限分配의 원칙과 法的安定性을 근거로 무 

효의 항변을 부정하기도 하지만 다음과 같은 근거로 瑕疵있는 권리에 대한 무 

효의 항변을 긍정하는 견해가 있다. 

첫째 一般法院業務에 과중한 부담을 주지 않을 정도의 重大하고 明白한 瑕 

疵가 포함된 경우는 侵害訴訟을 심리하는 法院도 권리의 무효사유판단이 가능 

하다. 단지 어느 정도로 하자가 중대하고 명백한 경우에 當然無效의 抗辯을 

인정할 수 있는지를 명확히 해야할 필요가 있을 뿐이다. 123) 

둘째 公知技術을 포함하는 것뿐만 아니라 開示不充分, 先願의 存在, 條約違 

反 등이 명백히 존재하는 경우도 侵害訴訟에서 특허권자를 勝訴시키는 것은 

타당하지 않으므로 무효의 항변을 인정해야 한다. 124) 

셋째 侵害訴訟의 결과는 當事者에게만 미치는 것이고 특허가 무효로 될 것 

이 명백한 경우 비록 침해소송에서 法院이 無效로 판단하였다고 하더라도 無 


123) 田村善之,「機能的知的財産法の理論」(東京, 信山社, 1996), 85~86면 참조. 

124) 석창목, “特許侵害訴訟과 公知技術,”「인권과 정의」(제279호, 서울, 대한변호사협 

회, 1999), 88~89면 참조. 

- 70 -

效審判制度가 無意味하게 되는 것은 아니다. 

넷째 侵害訴訟과 별도의 無效審判이라는 二重의 訴로 인한 訴訟의 非經濟的 

인 측면과 특허청도 행정청의 하나로서 行政行爲의 當然無效事由의 적용을 받 

아야 한다는 점도 그 근거로 제시한다. 

第5節整理 

이상에서 公知技術을 包含한 權利의 判斷에 대하여 그 槪念과 우리나라를 

포함한 각국의 判例와 學說 등 일반적인 檢討를 하였다. 

이것을 근거로 하여 이하에서는 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 無效審判 

에 의하지 않은 公知技術을 包含한 權利의 판단여부와 그러한 판단을 함에 따 

르는 구체적으로 살펴보아야 할 實質的인 문제를 검토한다. 

- 71 -

第5章 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 

公知技術包含權利 判斷可能與否 

第1節公知技術包含權利의 

侵害訴訟의 區分論理 

判斷에 관한 權利範圍確認審判과 

特許無效審判에 의하지 않은 公知技術을 포함한 권리의 有效性 판단을 함에 

있어 權利範圍確認審判과 侵害訴訟을 區分하는 경우와 양 제도를 구분하지 않 

고 판단하는 경우가 있다. 

權利範圍確認審判은 자신의 권리와 상대방의 권리간에 그 권리범위내에 포 

함되거나 포함되지 않음을 확인하기 위해 特許廳에 請求하는 것으로 侵害訴訟 

의 전단계나 동시에 제기된다. 이 심판은 오스트리아와 우리나라에만 있는 유 

일한 제도로서 우리는 독일의 권한분배 방식을 따르고 있지만 막상 독일이나 

그와 같은 권한분배방식을 가지는 일본에서는 존재하지 않는 제도이다. 단순 

한 감정적 성질을 가지는 현재 일본의 判定制度가 도입되기 이전에 존재하던 

舊法下의 권리범위확인심판을 우리가 그대로 따른 것이다. 

권리범위확인심판의 法的性質이나 效力에 대하여 명확한 근거가 없어 그에 

대한 다양한 해석이 존재한다. 이 심판의 본질에 관한 解釋이 중요한 것은 그 

것에 의해 권리범위확인심판과 침해소송간의 旣判力 문제나 公知技術을 포함 

한 권리에 대한 判斷이 달라지게 되기 때문이다. 

侵害訴訟은 자신의 권리내용이 侵害되고 있다는 주장으로서 권리를 침해하 

는 相對方을 對象으로 하여 당해 권리자가 그 권리에 기한 民․刑事上制裁를 

청구하는 것이다. 

特許라는 제도가 정당한 권리자의 權利公開에 대한 補償으로서 일정기간 獨 

占的이고 排他的인 權利를 부여하는 것이므로 이에 대하여 侵害가 있을 때에 

- 72 -

는 권리의 救濟가 필요하다. 침해소송은 그러한 具體的救濟方法으로 提起 하 


侵害訴訟은 권리범위확인심판과 같이 하나의 審判만을 의미하는 것이 아니 

라 권리 구제를 위한 民․刑事上의 모든 구제수단을 포함하는 개념이다. 따라 

서 정당권리자는 자신의 권리가 침해받았을 때 침해의 제거나 예방, 가처분, 

손해배상․부당이득반환 등 민사상 청구 또는 특허침해 죄, 허위행위의 죄, 허 

위표시 죄, 비밀누설 등 형사상의 죄를 물을 수 있다. 

침해소송은 각 구제 방법에 따라 특정한 효력의 차이는 있으나 공통적으로 

대세적 효력이 없어 당해 사안의 판단은 당사자에게만 그 효력이 미친다. 

이에 權利範圍確認審判과 侵害訴訟을 區分하여 무효원인을 포함한 권리에 

대한 判斷理論을 적용해야 한다는 견해는 양 제도가 본질적으로 다르다는 점 

을 근거로 제시한다. 125) 

반면 보호범위의 해석에 관한 제반이론 및 특허무효의 항변, 공지기술의 항 

변 등 特許侵害를 둘러싼 이러한 問題에 대하여 다음과 같은 근거로 양 제도 

를 區分할 필요가 없다는 견해가 있다. 126) 

權利範圍確認審判은 구체적인 事實關係에서 권리의 技術的範圍를 확인해 

보는 것이므로 대세적 효력을 인정할 필요가 없다. 그리고 權利範圍確認審判 

에서 無效事由를 包含한 登錄權利에 관한 判決은 그 判斷理論이 侵害訴訟에도 

적용됨을 밝히고 있다. 

이처럼 公知技術을 包含한 權利의 判斷에 있어 權利範圍確認審判과 侵害訴 

訟을 구분할 것인지 여부에 대하여 肯定과 否定의 입장이 대립되는데, 양 제 

도는 모두 대세적 효력이 없다는 점에서 공통점을 가지지만 法的性質에 差異 

를 갖는 근본적으로 다른 제도이다. 權利範圍確認審判은 침해소송의 선결적 

과제로서 필요한 權利의 技術的範圍를 구체적 사실관계에서 확인하는 準司法 

的行政行爲이고 侵害訴訟은 침해된 권리의 직접적인 구제수단으로 제기하는 

125) 김인섭, 전게논문, 1982, 87~88면 참조. 

126) 석창목, 전게논문, 96면 참조. 

- 73 -

法院의 判斷이다. 

또한 권리범위확인심판은 우리나라에만 있는 제도인데 우리의 권한분배 방 

식과 같은 獨逸이나 日本에서의 公知技術包含權利에 관한 判斷理論은 侵害訴 

訟을 전제로 발생한 것이다. 

이러한 점을 고려할 때 양 제도를 區分하여 公知技術을 包含한 權利의 判斷 

을 하는 것이 옳다고 평가된다. 이하에서는 兩制度에서 公知技術包含權利의 

有效性判斷이 가능한지 여부를 검토한다. 

第2節權利範圍確認審判에서 公知技術包含權利의 判斷 

1. 學說과 判例의 傾向 

가. 學說 

(1) 肯定說 

첫째 權利範圍確認審判은 特許廳이 스스로 행한 特許附與라는 행정처분에 

특허의 취지를 解釋․補充하여 발명의 技術的範圍를 확정하는 附加的行政處 

分이다. 이러한 行政處分에 重大하고 明白한 瑕疵가 있는 경우에는 無效審判 

의 확정여부에 관계없이 무효의 주장이 가능하다. 

따라서 특허청의 處分을 다른 행정처분과 구별하여 特許無效는 特許無效審 

判에 의하고 特許解釋은 法院이 한다는 엄격한 이분론에 의해 비판하는 것은 

지나치게 形式的이다. 127) 


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둘째 無效審判에서는 일부무효를 선언할 수 없다는 것이 판례의 태도이므로 

이에 따르면 公知技術을 一部包含하는 권리는 全部를 有效化 또는 無效化 할 

수밖에 없다. 그러므로 權利範圍確認審判에 公知技術을 포함한 권리의 無效를 

判斷할 수 있게 하여 公知技術을 一部 포함하는 권리는 그 부분만을 권리범위 

에서 除外시킬 수 있어야 한다. 이것으로 신규성 있는 부분을 포함한 권리의 

전부무효가 방지되고 특허권자와 일반사용자를 모두 공정․타당하게 보호하는 

것이 되어 특허권의 본질에도 부합되며 현실적 타당성도 지닐 수 있게 된다. 

다만 新規性 있는 부분에 有機的으로 結合되어 人爲的인 분리가 어렵거나 

性質上 분리하기 곤란한 경우는 일부에 공지기술을 포함하고 있는 권리의 全 

部를 無效化 하거나 有效化 할 수밖에 없다. 128) 

(2) 否定說 

첫째 誤認特許에 대해 公共의 利益을 강조하는 것은 권리의 法的安定性을 

해치는 것이므로 權利의 效力範圍를 정하는 審判에서 公知技術을 포함한 權利 

의 有效性을 판단할 수 없다. 129) 

둘째 無效事由를 포함하는 당해 權利에 대한 判斷은 特許無效審判이나 侵害 

訴訟에서만 가능하도록 하여 현재 지나치게 넓어져 있는 權利範圍確認審判의 

判斷範圍를 제도의 본래의 취지에 맞게 특허발명과 확인대상발명의 比較判斷 

에 限定시킬 필요가 있다. 130) 

나. 判例 

(1) 대법원 1983.7.26. 선고, 81후56. 판결. 

128) 김인섭, 전게논문, 1982, 87~89면 참조. 

129) 곽현주, “公知公用技術을 包含하는 特許發明의 保護範圍에 관한 연구,”(연세대 특 

허법무대학원 석사학위논문, 1996), 92면 참조. 

130) 박정희, 전게논문, 12면 참조. 

- 75 -

특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 

공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에 까지 권리범위가 확장되는 것 

은 아니다. 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것인 경우에도 특 

허무효심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다. 

(2) 대법원 1997.11.11. 선고, 96후1750. 판결. 

권리범위를 확정함에 있어서 공지공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기 

적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외되어야 하는 것이므로, 특허발 

명과 이에 대비되는 (가)호 발명이 동일․유사한 발명인지 여부를 판단함에 

있어서 판단의 대상이 되는 것은 양 발명 중 공지 부분이 포함된 부분을 제외 

한 나머지 부분에 한한다 할 것이다. 따라서 특허발명과 대비되는 (가)호 발명 

이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과의 동일․유사 여부를 판 

단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 발명은 특허발명의 권리범위 여하 및 특 

허발명과의 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. 

(3) 특허법원 1999.5.14. 선고, 98허2726. 판결. 

침해혐의발명이 등록권리가 출원되기 전의 공지공용의 고안들과 그 기술구 

성이 동일 또는 유사할 뿐만 아니라 등록권리에서 보이는 진보적인 기술구성 

을 찾아볼 수 없다면 침해혐의발명은 등록권리범위에 속하지 않는 것이다. 출 

원당시 공지공용된 기술 또는 당업자가 이것들로부터 용이하게 도출할 수 있 

는 기술은 누구도 등록하여 권리화 할 수 없는 소위 자유롭게 실시할 수 있는 

것이다. 따라서 침해혐의발명이 이러한 상태의 기술에 해당된다면 이 발명과 

등록권리를 대비할 필요 없이 침해혐의발명은 등록권리의 권리범위에 속하지 

않는 것은 당연하다. 131) 

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(4) 대법원 2002.12.26. 선고, 2001후2375. 판결. 

특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야 

에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우 

에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다. 

2. 權利範圍確認審判의 本質 

權利範圍確認審判은 特許廳 스스로 特許를 附與한 權利에 補充的인 解釋을 

하는 行政行爲이다. 그러나 審判官의 職務上獨立性, 이것의 保障을 위한 除 

斥․忌避制度, 節次 그리고 심결이 확정되면 一事不再理의 효과가 발생하는 

등 사법제도와의 類似性을 고려할 때 準司法的인 行政行爲이다. 

이 심판은 구체적인 사실관계에서 권리의 技術的範圍를 確認하는 것일 뿐 

이지 그 판단을 바탕으로 權利關係의 判斷이나 變更을 하는 것은 法院의 權限 

에 속하므로 事實關係確認行爲이다. 

權利範圍確認審判의 法的性質에 관한 명백한 법규정이 없는 상황에서 그 

效力을 단정지을 수는 없지만 이 심판이 事實關係의 판단을 하는 것으로 볼 

때 그 효력은 단순한 確認 그 자체일 수밖에 없다. 

그러나 專門的인 産業財産權의 특성상 권리의 利用․抵觸 등 侵害與否의 判 

斷에는 法院이 아닌 特許專門機關으로서 特許廳의 事實關係를 근거로 한 技術 

的判斷이 필요하다. 권리범위확인심판의 이러한 本質的인 目的과 명확한 法 

的根據가 없어 특정한 효력이 보장되지 않는 現況下에서도 꾸준히 利用이 증 

가하고 있다는 점, 그리고 特許權은 私權에 속하지만 일반적인 사권의 槪念을 

131) 최성준, “특허법원의 최근 판결분석,”「특허와 상표」(제465호, 대한변리사회, 

1998), 5~6면 참조. 이 판결은 대법원 1997.11.11. 선고, 96후1750. 판결보다 침해 

혐의발명을 등록권리와 대비할 필요조차 없는 경우에 관해 상세히 설명하고 있 

다. 

- 77 -

넘어 特許制度라는 公益的인 特性을 勘案하여야 한다. 

이러한 점을 근거로 할 때 이 심판에 일정한 효력이 있는 것으로 해석할 수 

밖에 없다. 즉 權利範圍確認審判에는 그 특별한 目的에 의하여 旣判力이 인정 

되고 法規定과 判例가 허용하고 있는 一事不再理의 效力도 인정된다. 

그러나 이 심판은 준사법적 행정행위로서 事實關係의 확인을 하는 것이지 

권리관계의 변경을 추구하는 것이 아니므로 형성효를 가지지 않는다. 또한 구 

체적으로 문제된 當事者間權利의 技術的範圍를 확인하는 것이므로 효력은 

당사자에게만 미치는 것이다. 따라서 대세적 효력도 인정할 수 없다. 

3. 權利範圍確認審判에서 公知技術包含權利 判斷의 可能性與否 

特許無效審判에 의하지 않은 公知技術包含權利에 대해 權利範圍確認審判에 

서 유효성 판단이 불가능하다는 견해는 그 근거로 權限分配의 原則과 法的安 

定性의 問題를 제기한다. 이것은 결국 公的利益과 訴訟經濟라는 측면과의 관 

계에서 어느 것에 중점을 두는가의 차이이다. 

特許權은 국가에 의해 권리로서 주어진 것이다. 즉 特許廳이라는 행정기관 

은 권리를 附與하고 特許無效審判에 의해 권리를 消滅시킬수 있으며 法院은 

권리관계의 解釋을 할 수 있다. 權限分配의 原則과 국가에 의해 주어진 권리 

의 法的인 安定性을 위해서도 이러한 방식이 그것 자체로는 결코 잘못된 것이 

라 할 수 없다. 그러나 公知技術을 包含하는 것과 같이 중대하고 명백한 無效 

事由가 있는 경우에도 이러한 원칙만을 고수하는 것은 옳지 않다. 

特許制度의 目的은 발명을 보호․장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 

발전을 촉진하여 産業發展에 이바지하는데 있다. 따라서 발명자에 대한 財産 

權的性質을 가질 뿐만 아니라 궁극적으로 산업발전에 이바지한다는 公益的 

性質을 지닌 것임이 분명하다. 

- 78 -

特許無效審判에 의하지 않는 한 誤認特許의 경우라도 무효로 할 수 없다는 

원칙은 명백한 무효사유를 포함한 권리에 대해 無效를 위한 이중의 소제기 라 

는 訴訟의 非經濟的인 문제를 초래한다. 

그리고 권리범위확인심판은 특허청의 行政行爲이므로 행정처분에 법규의 중 

요한 부분을 위반한 중대하고 객관적으로 명백한 하자가 있는 경우 그 行政處 

分은 當然無效가 된다는 판례 132)에서도 그 근거를 찾을 수 있다. 

따라서 嚴格한 權限分配原則과 무효사유를 포함한 권리의 法的安定性固守 

보다는 산업전반에 걸친 公益과 訴訟經濟的 관점 등이 더욱 중요하므로, 公知 

技術包含 등 중요하고 명백한 무효사유가 있는 때에는 무효심판에 의하지 않 

더라도 권리범위확인심판에서 그 유효성 판단이 가능하다. 

4. 公知技術包含權利 判斷理論 

權利範圍確認審判에서 공지기술포함권리의 유효성 판단은 一部에 공지기술 

이 포함된 경우와 권리내용 全部가 공지기술로 이루어진 경우에 다른 판단기 

준으로 解釋해야 한다. 

권리내용의 一部가 公知技術을 포함하는 경우 新規性 있는 효과발생에 有機 

的으로 結合된 공지기술은 人爲的으로 분리하여 제외시킬 수 없다. 그러나 이 

것 외의 공지기술이 포함된 경우는 積極說을 적용하여 權利範圍에서 除外하여 

야 한다. 

권리의 全部가 公知技術로 이루어진 경우 공지된 부분은 권리범위에서 제외 

되어야 한다는 積極說을 기본적인 입장으로 판단해야 한다. 그러나 직접적인 

公知部分의 除外나 當然無效의 주장은 권한분배의 원칙에 정면으로 충돌한다. 

權利範圍確認審判은 그 본질이 구체적 사실관계에서 권리의 기술적 범위를 

확인하는 심판이므로 판단의 대상은 권리의 技術的인 內容이고 대세적 효력이 

132) 대법원 1997.5.9. 선고, 96다55204. 판결. 

- 79 -

인정되지 않는다. 따라서 이 심판에서는 침해혐의자의 技術的內容이 전부 공 

지기술을 포함하고 있는 것이므로 公知의 技術은 누구나 자유로운 실시가 가 

능하다는 원칙을 근거로 侵害嫌疑者의 기술은 당해 권리의 범위에 속하지 않 

는다는 抗辯을 할 수 있다. 

침해혐의 기술이 출원당시 공지공용된 기술과 동일․유사하거나 또는 당업 

자가 이것들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라면 당해 등록권리와 대비 

할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다는 판례가 그 명확한 근거이다. 

이에 자유기술의 항변을 부정하는 견해는 이 항변이 사실상 권리자체를 무 

효인 것으로 취급한다고 지적한다. 그러나 特許無效審判에 의한 무효는 대세 

적인 효력을 갖는 것이지만 權利範圍確認審判에서의 自由技術抗辯의 효력은 

당사자에게만 미치므로 양자는 다른 것이다. 

第3節 侵害訴訟에서 公知技術包含權利의 判斷 

1. 學說과 判例의 傾向 

가. 學說 

侵害訴訟에서 無效審判에 의하지 않는 공지기술포함권리의 유효성 판단을 

할 수 없다는 견해는 그러한 판단이 權限分配의 원칙에 위배되고 法的安定性 

을 저해한다는 점을 지적한다. 

그러나 이러한 견해는 公知技術을 포함한 권리가 분명한 無效事由를 포함한 

것임에도 단지 無效審決의 確定이 없다는 이유만으로 存續시켜주는 것이고, 

또한 侵害訴訟과는 별도로 공지기술을 포함한 권리의 유효성 판단을 위해 特 

許無效審判 이라는 이중의 소를 제기해야 하므로 非經濟的이며, 訴訟의 長期 

- 80 -

化를 招來한다. 현재 특허청심사관의 심사능력과 특허심판에 있어 폐쇄성․기 

술성․증거법칙 미정립의 관점에서 볼 때에도 공지기술의 무효판정을 特許廳 

에 一任하는 것은 誤認特許로 인한 권리침해의 구제에 완전하지 못하다. 133) 

나. 대법원 2004.10.28. 선고, 2000다69194. 판결. 

특허의 無效審決이 確定되기 이전이라고 하더라도 特許權侵害訴訟을 審理하 

는 法院은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 

있다. 審理한 결과 당해 특허에 重大한 無效事由가 있는 것이 明白한 때에는 

그 특허권에 기초한 禁止와 損害賠償 등의 請求는 특별한 사정이 없는 한 權 

利濫用에 해당하여 허용되지 아니한다. 

2. 侵害訴訟의 本質 

侵害訴訟은 정당한 권리에 侵害가 있는 경우 救濟策으로 法院에 침해제거나 

손해배상, 특허침해의 죄 등 민․형사상의 訴를 제기하는 것이다. 

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려 

가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는데 이 때 침 

해행위를 조성한 물건폐기와 침해행위에 제공된 설비제거 기타 침해의 예방에 

필요한 행위를 청구할 수 있다. 그리고 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 

또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 손해의 배 

상을 청구할 수 있다. 법원은 위법한 침해행위에 의해 특허권자 또는 전용실 

시권자의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여 그 손해배상에 갈음하거 

나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있 

다. 그 외 특허에 관한 범죄로 特許權侵害罪, 詐僞行爲의 罪, 虛僞表示의 罪, 

秘密漏泄罪를 규정한다. 


- 81 -

이러한 침해소송은 소송에 관여한 당사자 외에 제3자에게도 그 효력이 미치 

는 대세적 효력이 인정되지 않는다. 

3. 侵害訴訟에서 公知技術包含權利 判斷의 可能性與否 

公知技術包含權利에 대한 유효성 판단을 侵害訴訟에서 할 수 있는가에 대해 

어느 견해가 명백히 옳다고 할 수는 없다. 그러나 모든 訴訟이 그러하듯이 가 

장 理想的인 訴訟은 明確하고 迅速하며 사회전반에 걸쳐 진정한 이익을 줄 수 

있는 것이어야 한다. 

權限分配의 原則과 法的安定性을 보장하는 것이 중요하다고 할지라도 重大 

하고 明白한 瑕疵가 포함된 경우에는 그 판단을 달리 해야 한다. 즉 무효사유 

를 포함하는 권리의 形式的保護 보다 産業發展에 이바지한다는 公益的性質 

과 불필요한 이중의 소제기라는 非經濟的인 면을 더욱 중요시해야 한다. 따라 

서 公知技術包含權利에 대한 유효성 판단은 權利範圍確認審判 뿐 만 아니라 

侵害訴訟에서도 할 수 있다. 

4. 公知技術包含權利 判斷理論 

公知技術을 포함한 권리에 대하여 유효성 판단을 할 수 있는가에 관한 學說 

과 判例는 대부분 侵害訴訟에서 등장한 論理이다. 侵害訴訟에서 등록권리에 

공지기술이 포함된 경우 그 판단은 一部가 公知技術을 포함한 경우와 全部에 

公知技術이 포함된 경우를 구분하여 판단하여야 한다. 

권리의 一部에 公知技術이 포함된 경우 신규성 있는 발명에 有機的으로 結 

合된 공지의 기술을 제외하고는 積極說을 적용하여 공지기술이 포함된 부분은 

권리범위에 해당하지 않는 것으로 판단한다. 

- 82 -

侵害訴訟을 제기하는 당해 權利의 全部가 公知技術과 일치하는 경우는 權利 

濫用의 이론으로 판단한다. 권리자체는 有效하지만 그 권리의 행사에는 制限 

을 가하는 것으로 당해 등록권리의 무효사유를 직접적으로 판단하지 않고 침 

해혐의기술과의 관계에서 權利侵害關係의 성립을 否定할 수 있다. 

권리의 행사를 제한하므로 권리를 實質的으로 無效化 하는 것과 극히 유사 

하고, 권리남용이란 개개의 구체적인 사안에 있어서 利益衡量에 의해 결론을 

내는 것임에도 전부가 공지인 경우 모두 권리남용이라고 판단하므로 본래의미 

의 權利濫用論과 차이가 있다는 비판이 있다. 

그러나 侵害訴訟은 정당한 권리에 발생하였거나 발생할 우려가 있는 侵害에 

대한 직접적인 권리구제수단이다. 즉 권리의 技術的內容을 확인하는 權利範 

圍確認審判과는 달리 權利關係의 판단을 하는 것이므로 침해를 주장하는 公知 

技術을 포함하는 權利에 대한 판단을 權利濫用의 理論을 통하여 할 수 있는 

것이다. 

判例는 無效審決 여부와 상관없이 侵害訴訟을 審理하는 法院은 특허무효사 

유에 대하여 판단할 수 있고 그 결과 당해 권리에 重大한 無效事由가 있는 것 

이 明白한 경우 그 특허권에 기초한 권리행사는 특별한 사정이 없는 한 權利 

濫用에 해당한다고 해석한다. 134) 

또한 日本은 侵害訴訟에서 자주 權利濫用의 抗辯이 주장되고 그 항변을 받 

아들이는 것이 실무상 정착되자 특허법에 명문으로 權利行使沮止抗辯을 신설 

하였다. 135) 

134) 대법원 판례는 권리남용의 항변뿐만 아니라 공지기술 제외설, 자유기술의 항변등 

을 인정한다. 이는 공지공용의 특허에 대한 무효가 확정되기 전에 민․형사소송 

에서 미리 무효라는 판단은 회피하면서도 이러한 판단논리를 근거로 그 권리범 

위를 인정할 근거를 상실한다는 우회적인 법논리 전개를 통하여 민․형사소송에 

서 침해 책임을 부정할 수 있는 길을 열어 둔 것으로 “법과 현실을 절충한 묘 

안”이다. 

135) 최성준, “무효사유가 있는 것이 명백한 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지 

여부,”「지적재산권」(제8호, 한국지적재산권법제연구원, 2005), 66면 참조. 

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日本特許法에 第104條의 3을 신설하여 특허권 또는 전용실시권의 침해에 

관한 소송에 있어서 당해 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 

인정하는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 

행사할 수 없다. 다만 이러한 공격․방어방법에 관하여 그것이 심리를 부당하 

게 지연시킬 목적으로 제출된 것이라고 인정되는 때에는 법원은 신청에 의하 

여 또는 직권으로 각하 결정을 할 수 있다. 

權利行使沮止抗辯의 창설과 더불어 특허청과 법원 사이의 판단의 저촉을 방 

지하기 위하여 特許法第168條第5項, 第6項을 신설하였다. 權利行使沮止抗辯 

에 의한 공격․방어의 방법을 기재한 서면이 제출되면 법원은 그 취지를 특허 

청장에게 통지하여야 하고 특허청장은 그 통지를 받은 때에 법원에 대하여 심 

판관이 필요로 하는 서면을 사본하여 송부하여 줄 것을 요구할 수 있다. 

第4節 公知技術包含權利 判斷에 따른 기타 問題 

1. 公知形態의 定立 

一部公知이란 理論的으로 2가지 경우를 들 수 있다. 권리의 내용을 구성하 

는 構成要素가 공지된 경우와 청구범위의 상위개념과 하위개념에 있어 下位槪 

念의 일부가 공지된 경우가 있다. 

견해에 따라서는 이 두 경우 모두를 일부공지의 경우라고 보기도 한다. 이 

중에서 상․하위 개념을 구별하여 하위개념에 일부가 공지된 경우만을 일부공 

지로 보고 구성요소가 공지된 경우는 일부공지가 아닌 구성요소의 공지라는 

견해 136)도 있다. 

136) 유영일,「權利範圍確認訴訟과 均等論」(특허법원, 2000), 27~28면 참조. 

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일부공지의 개념을 구성요소의 공지라고 보는 경우는 權利內容의 필수적인 

物理的構成要素가 줄어들어 결과적으로는 오히려 권리자에게 권리범위를 넓 

혀 주게 된다. 그리고 發明이라는 것은 어떤 식으로든 有機的으로 結合되어 

있을 수밖에 없음에도 그 결합관계를 人爲的으로 破壞한다는 비난도 면할 수 

없다. 137) 

따라서 진정한 의미의 일부공지란 권리내용의 상․하위 개념을 기준으로 그 

하위개념의 일부가 공지된 것으로 판단하여야 한다. 

2. 自由技術抗辯의 認定範圍 

侵害嫌疑技術이 明白하게 公知技術과 一致하고 있으면 法院은 자유로운 기 

술수준의 항변을 인정하여 등록권리범위에 속하지 않는다는 판단을 할 수 있 

다. 이때 侵害對象物 개개의 구성요건이 개별적으로 공지라는 것만으로는 부 

족하고 一體化된 기술적 사상이 公知여야 한다. 138) 

그러나 공지기술과 침해자의 권리내용이 명확하게 일치하지 않고 近似한 경 

우에 그 판단의 문제가 있다. 자유기술의 항변은 조문상의 근거가 있는 것이 

아니고 해석에 의해 인정되는 것이므로 그 범위도 解釋에 의할 수밖에 없다. 

이 항변을 인정하는 가장 중요한 목적은 訴訟經濟에 도움이 되고자 하는 것이 

므로 분쟁을 복잡화하거나 지연시키는 해석은 할 수 없다. 그리고 공지기술과 

진보성이 없는 기술에 대하여 법원에서 판단하는 것은 특허청에서의 심사를 

재심사하는 것과 동등한 것이 되어 法院에 과중한 負擔을 지게하며 訴訟이 長 

137) 대법원 2001.6.1. 선고, 2000후617. 판결. 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 

있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 

되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이다. 

또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하 

게 되어, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관 

계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없다. 

138) 석창목, 전게논문, 87면 참조. 

- 85 -

期化된다. 따라서 公知技術과 近似한 기술의 주장은 類似性이 明白한 경우에 

한하여 이 항변이 인정된다. 139) 判例도 제출된 證據에 의해 명확하게 증명이 

되는 경우에 한해 출원당시 공지였던 기술의 自由技術의 抗辯이 가능하다고 

해석한다. 140) 

自由技術의 抗辯은 상대방의 권리에 대한 직접적인 무효의 주장을 하는 것 

은 아니다. 그러나 자신의 권리가 자유기술에 속한다는 것을 증명하여 결과적 

으로 상대방의 권리행사에 영향을 미치게 되는 것이므로 그 만큼 이 항변의 

허용에는 신중해야 한다. 즉 권리내용이 공지기술을 그대로 포함되는 것이라 

고 明白히 證明되거나 전문가가 뿐만이 아니라 일반의 불특정 다수인에게도 

충분히 판단될 수 있는 경우에 한하여 自由技術의 抗辯이 허용되어야 한다. 

139) 中山信弘,「工業所有權法」(상권, 東京, 弘文堂, 2003), 412면 참조. 

140) 오사카지방재판소 昭和45.4.17. 선고, 소42(와)412. 판결. 

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第6章結論 

지금까지 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 無效審判에 의하지 않은 公知技 

術包含權利의 判斷에 관한 연구를 위해 각국의 특허에 관한 權限分配方式과 

制度의 本質, 그리고 從前의 學說과 判例를 검토하여 이를 토대로 본 판단의 

가능여부를 고찰하였다. 결론에서는 이를 종합적으로 검토하는데 특히 兩制 

度에서 公知技術包含權利 判斷의 可能性與否와 根據理論 그리고 수반되는 그 

외 問題들에 관하여 정리한다. 

특허제도의 특성상 侵害關係가 발생되는 경우가 있는데 權利者는 侵害嫌疑 

者를 對象으로 法院에 禁止請求 등의 侵害訴訟을 提起하고, 침해혐의자는 이 

와 동시에 혹은 사전에 特許廳에 消極的權利範圍確認審判을 請求하거나 無效 

審判을 請求하는 것이 일반적인 對應의 形態이다. 

문제는 침해를 주장하는 등록권리에 公知技術이 包含된 경우인데, 그러한 

권리는 特許法第29條에서도 명시하고 있듯이 特許無效事由를 포함하고 있는 

것이다. 우리의 특허제도에서 無效事由를 포함하는 登錄權利는 特許無效審判 

에 의해서만 그 효력을 부정할 수 있다. 無效審判 이외의 제도에서 無效判斷 

이 가능하다면, 이것은 權限分配의 원칙에 위배되고 法的安定性도 보장해 주 

지 못하기 때문이다. 

그러나 이러한 이유만으로 公知技術包含權利의 판단이 불가능하다면 侵害訴 

訟이나 權利範圍確認審判과는 별도로 特許無效審判의 청구를 해야한다. 이것 

은 이중의 소제기로 인한 資源의 浪費와 訴의 長期化를 초래하므로 訴訟經濟 

的인 면에 합당하지 못하고, 無效事由를 포함하는 權利를 存續시키는 것이므 

로 衡平性에 반하며 公益的觀點에서도 옳지 못하다. 

이에 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 公知技術包含權利에 대한 從前의 判 

例와 學說을 檢討하여, 그것을 근거로 兩制度의 本質에 따른 본 문제의 判斷 

可能性 여부와 根據를 提示하고자 함이 본 硏究의 目的이다. 

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본 논문은 特許無效審判에 의하지 않은 公知技術을 包含한 權利의 判斷에 

있어 權利範圍確認審判과 侵害訴訟을 區分하여 檢討하였다. 兩制度는 대세적 

효력이 없다는 共通點을 가지고, 權利範圍確認審判에서 무효사유를 포함한 등 

록권리에 관한 판결은 그 判斷理論이 侵害訴訟에도 적용됨을 밝히고 있다는 

근거로 公知技術包含權利의 判斷에 兩制度를 구분하여 적용할 필요가 없다는 

견해가 있다. 

그러나 權利範圍確認審判은 權利의 技術的範圍를 구체적 事實關係에서 確 

認하는 準司法的行政行爲이고, 特許侵害訴訟은 侵害된 權利의 직접적인 구제 

수단으로 제기하는 法院의 判斷으로 法的性質에 차이를 갖는 근본적으로 다 

른 제도이다. 또한 權利範圍確認審判은 우리나라에만 있는 제도인데 우리의 

권한분배 방식과 같은 獨逸이나 日本에서의 공지기술포함권리에 관한 判斷理 

論은 侵害訴訟을 전제로 발생한 것이다. 이러한 점을 고려할 때 兩制度를 區 

分하여 公知技術을 包含한 權利의 判斷을 하는 것이 옳다. 

우선 權利範圍確認審判에서 公知技術을 包含한 權利를 判斷할 수 있는가에 

대하여 살펴보건데, 권리내용의 一部가 公知技術을 포함하는 경우 新規性 있 

는 효과발생에 有機的으로 結合된 공지기술은 人爲的으로 분리하여 除外할 수 

없으나 이것 외의 공지기술이 포함된 경우는 積極說을 적용하여 權利範圍에서 

除外한다. 全部가 공지기술을 포함하는 권리인 경우는 自由技術의 抗辯을 허 

용하여 침해혐의자가 보호된다. 

권리의 全部가 公知技術로 이루어진 경우 公知된 部分은 權利範圍에서 除外 

되어야 한다는 積極說을 기본적인 입장으로 판단해야 하나 직접적인 公知部分 

의 除外나 當然無效의 주장은 권한분배의 원칙에 정면으로 衝突한다. 그리고 

權利範圍確認審判은 그 본질이 구체적 사실관계에서 권리의 기술적 범위를 확 

인하는 심판이므로 판단의 대상은 권리의 技術的인 內容이고 대세적 효력이 

인정되지 않는다. 따라서 이 심판에서는 公知의 技術은 누구나 자유로운 실시 

가 가능하다는 원칙을 근거로 侵害嫌疑者의 기술은 全部가 公知技術을 포함하 

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고 있는 것이므로 등록권리의 범위에 속하지 않는다는 抗辯이 가능하다. 

침해혐의 기술이 출원당시 공지공용된 기술과 동일․유사하거나 또는 당업 

자가 이것들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라면 당해 등록권리와 대비 

할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다는 우리의 판례가 그 명확한 근거이 

다. 또한 公知技術은 萬人共有의 財産이고 私權은 公共福利에 따른다는 民法 

의 원칙으로부터 판단할 때 公知技術을 포함하는 권리에 獨占權을 행사하게 

한 것은 옳지 않다는 일본의 판례도 자유기술 항변의 실질적 근거이다. 

자유기술의 항변을 인정함에 있어 侵害嫌疑技術이 明白하게 공지기술과 一 

致하는 경우 외에 近似한 경우에도 그러한 판단을 할 수 있는가의 문제가 있 

는데, 判例에서 나타나듯이 公知技術에 近似한 침해혐의기술은 類似性이 明白 

하게 증명되는 경우에 한하여 이 항변이 인정된다. 

侵害訴訟에서 公知技術包含權利를 判斷할 수 있는가에 대하여 권리의 一部 

에 公知技術이 포함된 경우 신규성 있는 발명에 有機的으로 結合된 공지의 기 

술을 제외하고는 積極說을 적용하여 공지기술이 포함된 부분은 권리범위에 해 

당하지 않는 것으로 해석한다. 당해 權利의 全部가 公知技術과 일치하는 경우 

는 權利濫用의 이론으로 판단한다. 

권리남용론은 권리자체는 有效하지만 그 권리의 행사에는 制限을 가하는 것 

으로 당해 등록권리의 무효사유를 직접적으로 판단하지 않고 침해혐의기술과 

의 관계에서 權利侵害關係의 성립이 부정된다. 

侵害訴訟은 정당한 권리에 발생하였거나 발생할 우려가 있는 侵害에 대한 

직접적인 권리구제수단이다. 즉 권리의 技術的內容을 확인하는 權利範圍確認 

審判과는 달리 權利關係의 판단을 하는 것이므로 權利濫用의 이론적용이 가능 

하다. 

判例는 無效審決 여부와 상관없이 侵害訴訟을 審理하는 法院은 특허무효사 

유에 대하여 판단할 수 있고 그 결과 당해 권리에 重大한 無效事由가 있는 것 

이 明白한 경우 그 특허권에 기초한 권리행사는 특별한 사정이 없는 한 權利 

- 89 -

濫用에 해당한다고 해석한다. 그리고 日本은 侵害訴訟에서 자주 權利濫用의 

抗辯이 주장되고 그 항변을 받아들이는 것이 실무상 정착되자 특허법에 명문 

으로 權利行使沮止抗辯을 신설하였다. 

이러한 권리남용의 이론을 통한 권리의 해석이 權利濫用의 주관적․객관적 

요건을 따지지 않고 명백한 무효사유가 있으면 一律的으로 權利濫用이라고 하 

여 본래의미의 權利濫用論과 차이가 있다는 비판이 있다. 그러나 이러한 판단 

에서는 權利濫用이라는 별도의 要件을 요구하는 것이 아니라 당해 특허에 無 

效事由가 존재하는 것이 明白함에 따른 법률효과를 기재한 것에 지나지 않아 

민법상의 권리남용 항변처럼 주관적 요건이 필요하지 않다. 

공지기술을 포함한 권리의 판단에 있어 수반되는 문제들이 있다. 우선 無效 

審判이외의 수단으로 권리의 유효성 판단이 가능할 경우 權限分配의 원칙에 

위배되고 法的安定性이 저해된다는 문제가 있다. 그러나 실질적으로 무효사유 

를 포함하는 권리의 보호보다는 소송경제적인 면과 형평성 그리고 공익적 관 

점이 더욱 중요하므로, 공지기술포함과 같이 重大하고 明白한 無效事由가 있 

는 때에는 無效審判에 의하지 않더라도 權利範圍確認審判과 侵害訴訟에서 그 

판단이 가능하다. 

權利範圍確認審判의 本質定立問題가 있다. 전술한 바와 같이 이 제도는 우 

리와 같은 권한분배 방식의 국가에서는 유일하게 존재하는 것으로, 그 法的性 

質과 效力이 명확하지 않아 끊임없이 분쟁의 대상이 되어 왔고 이에 이 제도 

를 폐지하자는 주장까지 제기되고 있다. 그러나 권리범위확인심판은 專門的인 

특허제도의 특성상 法院의 權利關係解釋에 技術的判斷資料로 반드시 필요하 

므로 存續시켜야 하고, 구체적 事實關係에서 권리의 技術的範圍를 확인하는 

準司法的行政行爲이며 旣判力과 一事不再理의 效力이 인정되는 제도라는 취 

지의 法制定을 통한 制度의 補完이 필요하다. 

지금까지 권리범위확인심판과 침해소송에서 공지기술을 포함한 권리의 판단 

가능성 여부에 관하여 검토하였다. 이 문제에 관하여 傳統的인 見解는 特許無 

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效審判에 의하지 않는 한 判斷이 不可能하다는 것이었으나, 그러한 입장을 固 

守하기에는 전술한 것처럼 權限分配의 원칙과 訴訟經濟的인 측면의 對立같은 

실질적인 많은 問題點이 浮刻되어 점차 변화된 해석이 나타났다. 

이 問題의 解決을 위한 折衷案이라고 評價될만한 判例에서도 볼 수 있듯이 

無效事由를 包含한 權利라면 方法의 差異일 뿐 무효심판이외의 수단 즉 權利 

範圍確認審判과 侵害訴訟에서도 그 有效性이 判斷된다. 이에 본 연구에서는 

一部가 公知技術을 포함하는 권리의 公知除外說 적용이외에 權利範圍確認審判 

에서는 自由技術의 抗辯을 주장하였고 侵害訴訟에서는 權利濫用의 抗辯을 주 

장하였는데, 그것의 根據가 현재로서는 몇 건의 判例와 외국의 學說, 制度本 

質의 파악 등이 주를 이룰 수밖에 없었으므로 앞으로 이에 좀더 明確하고 豊 

富한 學問的根據가 硏究되길 바란다. 

- 91 -

1. 國內文獻 

가. 單行本 

參考文獻 

김원오, 표호건,「權利範圍確認審判의 存廢問題硏究」, 서울, 한국발명진흥회지 

적재산권연구센터, 2000. 

남계영, 송영식, 김영길, 본도양일,「新特許法」, 서울, 고시계, 1987. 

박준국,「美國特許實務」, 서울, 한빛지적소유권센터, 1995. 

송영식, 이상정, 황종환,「知的所有權法」(上), 서울, 육법사, 1999. 

이인종,「特許法槪論」, 서울, 법연출판사, 2000. 

이시윤,「民事訴訟法」, 서울, 박영사, 2004. 

이병균,「特許審判의 爭點과 事例」, 서울, 법경출판사, 1991. 

양승두,「工業所有權法」, 서울, 법경출판사, 1984. 

정양섭,「特許審判의 理論과 實務」, 서울, 대광서림, 1999. 

정인봉,「特許法槪論」, 서울, 법문사, 1986. 

천효남,「特許法」, 서울, 법경출판사, 2002. 

최덕규,「特許法」, 서울, 세창출판사, 2001. 

中山信弘 저, 한일지재권연구회 역,「特許法」, 서울, 법문사, 2001. 

특허문화편집실,「産業財産權法判例要覽」, 서울, 특허문화, 1992. 

특허청,「지식재산통계연보」, 특허청, 2004. 

,「산업재산권 통계월보」, 특허청, 2004.12. 

특허법원,「特許裁判實務便覽」, 특허법원, 2002. 

유영일,「權利範圍確認訴訟과 均等論」, 특허법원, 2000. 

Carl Schramm 저, 최종원 역,「發明의 保護와 特許侵害」, 특허청, 1988. 

- 92 -

나. 論文 및 其他 

곽태철, “權利範圍確認審判에 관한 硏究,”「지적재산권에 관한 제문제」(上), 

서울, 법원행정처, 1992. 

김국남, “權利範圍確認審判의 性質과 準用現況,”「공업소유권」(통권 제37호), 

한국공업소유권아카데미, 1989.12. 

김인만, “現行特許審判制度의 違憲性에 관한 考察(上 / 下),”「인권과 정의」 

(통권 제163호 / 제164호), 서울, 대한변호사협회, 1990.3/4. 

김인섭, “權利範圍確認審判制度의 問題點,”「사법행정」(제237권), 서울, 한국 

사법행정학회, 1980.9. 

, “權利範圍確認審判의 本質과 公知公用사항을 包含하는 特許權의 效力 

과의 關係,”「특별법연구」(제1권), 서울, 한국사법행정학회, 1982. 

박용환, “準司法機關으로서의 特許審判制度,”「공업소유권논문집」(제3권), 서울, 

대한변리사회, 1989. 

박정희, “侵害訴訟 등에서 당해 特許의 無效事由에 대하여 審理判斷 할 수 있 

는지 여부,”「지식재산21」(통권 제91호), 특허청, 2005.7. 

석창목, “特許侵害訴訟과 公知技術,”「인권과 정의」(통권 제279호), 서울, 대 

한변호사협회, 1999.11. 

성기문, “公知部分이 包含된 特許 및 意匠을 둘러싼 實務上의 諸問題,”「특허 

소송연구」(제2집), 특허법원, 2001. 

신성기, “積極的權利範圍確認審判,”「특허정보」(제41호), 특허청, 1996.11. 

신정치, “公知事項을 包含하는 特許權의 權利範圍에 관한 小考,”「사법논집」(제 

5집), 서울, 법원행정처, 1974.12. 

심재두, “權利範圍確認審判의 考察,”「발명특허」(통권 제167호), 한국발명특허 

협회, 1992.1. 

- 93 -

송영식, “公知公用部分을 包含하는 特許의 權利範圍解釋,”「민사판례연구」 

(제7권), 서울, 박영사, 1985. 

, “權利範圍確認審判制度에 관한 判例檢討,”「법률신문」(제1666호), 서 

울, 법률신문사, 1987.1. 

이동흡, “知的財産權訴訟의 現狀과 展望: 한국과 일본의 비교를 중심으로,” 

「법조」(제52권 제6호), 법조협회, 2003.6. 

이우권, “權利範圍確認審判制度의 運營上의 問題點과 그 改善方向,”「특허정 

보」(제40호), 특허청, 1996.9. 

이해우, “公知公用部分의 權利範圍,”「법률신문」(제1508호), 서울, 법률신문사, 

1983.9. 

이택수, “公知技術인 部分과 아닌 部分의 結合으로 된 實用新案權의 權利範 

圍,”「경영법무」(통권 제37호), 한국경영법무연구소, 1997.4. 

임헌소, “工業所有權侵害로 인한 行政救濟에 관한 硏究,”「법학논총」(제2권), 

목원대학교 법학연구소, 1994.12. 

장만철, “침해소송에서 권리 범위해석에 관한 일본의 판례연구,”「지식재산2 

1」(통권 제61호), 특허청, 2000.7. 

장수길, “특허관련심판제도에 관한 몇 가지 검토,”「인권과 정의」(통권 제176 

호), 서울, 대한변호사협회, 1991.4. 

최성준, “權利範圍確認審判의 廢止의 妥當性에 관한 연구,”「법조」(통권 제 

457호), 법조협회, 1994.10. 

, “特許法院의 최근 판결분석,”「특허와 상표」(제465호), 서울, 대한변 

리사회, 1998.12. 

, “特許侵害訴訟과 特許無效,”「인권과 정의」(통권 제279호), 서울, 대한 

변호사협회, 1999.11. 

, “無效事由가 있는 것이 명백한 特許權의 행사가 權利濫用에 해당하는 

지 여부,”「지적재산권」(제8호), 한국지적재산권법제연구원, 2005.7. 

- 94 -

한창호, “特許權등 侵害訴訟에 있어서의 抗辯權,”「지적재산권에 관한 제문 

제」(上), 서울, 법원행정처, 1992. 

황경남, “特許無效審判,”「지적재산권에 관한 제문제」(上), 서울, 법원행정처, 

1992. 

황주명, “公知公用技術을 包含하는 特許權의 效力,”「법률신문」(제1550호), 서 

울, 법률신문사, 1984.7. 

한국발명진흥회, “權利範圍確認審判의 存廢問題硏究,”「발명특허」(통권 제300 

호), 한국발명진흥회, 2001.5. 

中山信弘, “特許侵害訴訟과 公知技術(上 / 下),”「변시연구」(제50권 / 제51권), 

한빛지적소유권센터, 1995.6/7. 

최성준, “특허소송의 관할 집중에 관하여,”「21C 지식국가 발전을 위한 지적재 

산 라운드 대응방안에 관한 정책토론회」, 토론회 자료: 국회 가상정 

보가치연구회, 국회 정보통신포럼 주최, 1999.3.31. 

곽현주, “公知公用技術을 包含하는 特許發明의 保護範圍에 관한 硏究,” 연세대 

특허법무대학원 석사학위논문, 1996. 

권혁중, “現行特許爭訟制度의 課題와 發展方向에 관한 硏究,” 한양대 석사학 

위논문, 2000. 

강 헌, “特許發明의 保護範圍,” 고려대 석사학위논문, 1996. 

김민희, “特許侵害紛爭에 관한 硏究,” 건국대 박사학위논문, 1999. 

문찬두, “利用發明과 權利範圍確認審判에 관한 硏究,” 연세대 특허법무대학원 

석사학위논문, 2000. 

성숙옥, “特許審判制度에 관한 硏究,” 연세대 석사학위논문, 1990. 

이기정, “權利範圍確認審判에 관한 硏究,” 연세대 석사학위논문, 1998. 

이동삼, “權利範圍確認審判의 問題點과 改善方向에 관한 硏究,” 한남대행정정 

책대학원 석사학위논문, 2004. 

- 95 -

2. 國外文獻 

가. 單行本 

竹田稔,「知的財産權侵害要論」, 東京, 發明協會, 2003. 

田村善之,「機能的知的財産法の理論」, 東京, 信山社, 1996. 

中山信弘,「工業所有權法」(上), 東京, 弘文堂, 2003. 

小泉直樹,「特許の有效性と侵害訴訟」, 東京, 經濟産業調査會出版部, 2001. 

判例タイムズ社,「判例タイムズ」, 東京, 判例タイムズ社, 1992. 

辨理士クラブ知財判例硏究會,「實務家のための知的財産權判例70選」, 東京, 發明 

協會, 2003. 

Deborah E. Bouchoux,「Intellectual property: the law of trademarks, copyrights, 

patents, and trade secrets」, Clifton Park, Thomson Delmar 

Learning, 2005. 

Lawrence M. Sung,「Patent infringement remedies」, Washington, D.C., 

나. 論文 

Bureau of National Affairs, 2004. 

近藤惠嗣, “特許の無效を事由とする權利濫用の抗辯,”「特許侵害裁判の潮流」, 東 

京, 發明協會, 2002. 

- 96 -

高林龍, “無效理由が存在することが明らかな特許權に基づく差止め等請求と權 

利の濫用,”「判例時報」(통권 제1728호), 東京, 判例時報社, 2001. 

中山信弘, “公知技術のみからなる特許權に基づく差止請求が權利の濫用であると 

して排斥された事例,”「Jurist」(통권 제712호), 東京, 有斐閣, 1980. 

松岡誠之助, “公知公用の特許發明の技術的範圍と實施例限定說批判,”「Jurist」(통 

권 제1072호), 東京, 有斐閣, 1995. 

篠田四郞, “いわゆる自由技術の抗弁の主張を排斥した事例,”「判例時報」(통권 

제1425호), 東京, 判例時報刊行會, 1992. 

Charles L. Gholz, “The Decisions of the Board in An Interference Are 

3. 인터넷 사이트 

Entitled to Issue-Preclusive Effect in a Parallel Patent 

Infringement Action But Not Vice Versa,"「Intellectual 

Property Today 」(Vol.6, No.8), 1999. 

http:// www.moleg.go.kr. (법제처) 2006.5.1. 접속. 

http:// glaw.scourt.go.kr. (대법원 종합법률정보) 2006.5.1. 접속. 

http:// www.kipo.go.kr/kpo/kor/index.jsp. (한국 특허청) 2006.5.2. 접속. 

http:// www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm. (일본 특허청) 2006.5.2. 접속. 

http:// www.courts.go.jp. (일본 최고재판소) 2006.5.6. 접속. 

http:// courtdomino2.courts.go.jp./chizai.nsf.(일본 지적재산권 판결속보) 2003. 

5.6. 접속. 

- 97 -

ABSTRACT 

Research on public declaration right concerning judgment 

on confirmation of the scope of right and 

action for infringement 

- 98 - 

Mi Hee, Kim 

Department of Law 

Graduate School 

Kyunghee University 

When a patent right infringement occurs, the patentee file a lawsuit on a 

violation with the court against a suspect of infringement, and the 

suspected violator requests a judgment on the confirmation of the scope of 

rights to the Korean Intellectual Property Office. 

The problem occurs when public knowledge technique is included in the 

right that claims a infringement. The effectiveness of the right to register 

that includes the reason of nullification in our patent system, can be denied 

only by the patent nullification judgment like Germany and Japan where 

there is the same right allotment system as ours. 

Accordingly, unlike France, the USA, and the UK where the 

effectiveness of the right is judged altogether with refutation, the 

effectiveness of the right cannot be determined in Korea even if the right

includes public knowledge technique in action for infringement or the 

judgment on the confirmation of the scope of the right. 

However, such a theory of principle that only weighs the principle of 

right allotment and legal stability goes against the economic efficiency of 

lawsuit, equity, and the character of public welfare in reality. 

Thus, this study is aimed to review the existing judicial precedents and 

a theory about the right including public knowledge technique in the 

lawsuit on infringement and the judgment of the confirmation of the scope 

of the right, and to propose a possibility of the judgment of this problem 

pursuant to the nature of both systems based on the review and the 

background of the judgment. 

In order to solve the problem, the purpose and scope of this study are 

mentioned in Chapter 1, and the patent law system of each country is 

compared in Chapter 2. In Chapter 3, the nature of the judgment on the 

confirmation of the scope of the right and action for infringement is 

grasped. In Chapter 4, the judicial precedents and a theory about the 

judgment of the right including public knowledge are reviewed, and in 

Chapter 5, a possibility of the judgment of the right including public 

knowledge in the judgment on the confirmation of the scope of the right 

and the action for infringement, which is the core of this study and the 

background of the judgment are reviewed. Lastly, all the above issues are 

summarized in Chapter 6. 

In this thesis, the judgment on the confirmation of the scope of the right 

and the action for infringement were separately reviewed in judging the 

right including public knowledge which is not subject to the judgment of 

nullifying a patent. The theories concerning this problem were generated 

- 99 -

on the assumption of the action for infringement in Germany and Japan, 

therefore, it may not be appropriate to apply the two systems which are 

fundamentally different from ours given their legal nature. 

As for whether the right including public knowledge can be judged in 

the judgment on the confirmation of the scope of the right, when part of 

the contents of the right is public knowledge, a exemption of public 

knowledge is applied to the case. Yet, when public knowledge technique is 

included in the entire right, the refutation of free technique can be 

admitted on the basis of the nature and judicial precedents of the judgment 

on the confirmation of the scope of the right. 

As for whether the right including public knowledge technique can be 

judged in the action for infringement, when part of the contents of the 

right is public knowledge, a exemption of public knowledge is applied to 

the case. Yet, when public knowledge exemption is included in the entire 

right, the theory of the abuse of the right is applied to the case on the 

basis of the nature and judicial precedents of the action for infringement 

and the newly established laws of Japan. 

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