DIA 20 DE OUTUBRO - Redetec

A segunda conclusão é que negociações de licenciamento são como todas as negociações,
possuem lados, são as partes, cujos interesses são distintos, mas que procuram coincidir
em vista das perspectivas da lucratividade de uma e outra empresa. Deve­se adotar sempre
a postura ou atitude win­win, ganha­ganha. Terceira conclusão: a identificação do motivo
comercial para licença é essencial para identificar o interesse de cada parte na negociação,
bem como a compreensão de cada uma dessas necessidades. Quem sabe, no direito
italiano isso seria a identificação da prestação essencial de cada necessidade, que seria a
causa do contrato. Mas isso vai além, existe a percepção socioeconômica do objetivo de
cada uma das partes. Portanto, a perspectiva comercial e a identificação da forma de
licenciamento são também relevantes. A quarta conclusão é que as assinaturas de contratos
preliminares, tais como o acordo de confidencialidade e o memorando de entendimento, são
importantes para manter as partes em negociação e evitar a divulgação da tecnologia
protegida e da tecnologia não protegida por exclusivos, e protegida, portanto, por segredo
de negócio, ou segredo industrial, conforme o caso, o trade secret. Quinta conclusão: a
agenda de negociação dá o direcionamento às partes nas tratativas e evita a perda de
tempo com discussões irrelevantes. A sexta conclusão diz que o acordo dos termos
materiais iniciais é de importância para as negociações da parte financeira. Esses termos
materiais podem ser agrupados em três categorias, quais sejam: objeto da licença; escopo
do direito; e prazo do contrato e regras pós­contratuais.
Assim senhores, com a estipulação da agenda de negociação, as partes podem
desenvolver­se naturalmente e ter os advogados sempre como suporte e aconselhamento
complementar, sem a necessidade de haver uma adversidade intransponível ou uma guerra
entre as partes. Muito obrigado.
DEBATE
NADIA MORENO
Trabalho na Petrobras há vinte anos negociando contratos de tecnologia, e para a
Petrobras se configurou diferente a questão do grant­back. O grant­back na literatura é
polêmico, ele pode ser maléfico, como benéfico. Existem até teóricos coreanos e asiáticos
que defendem o grant­back em benefício do licenciado. Entretanto, existem legislações que
o colocaram como prática de concorrência desleal. Na nossa legislação, o que ela tem de
bom é exatamente o artigo 63, que garante ao licenciado a propriedade do aperfeiçoamento
e garante também a preferência do licenciamento ao licenciador. Agora, a discussão
internacional que existe mostra também que o próprio grant­back pode ou não significar uma
perda da propriedade, pode ou não significar que aquele que detém a patente básica tem
uma extensão do tempo de validade da patente. Em nossos contratos, em que licenciadores
exigiram grant­back, nós negociamos até o fim, inclusive fizemos a leitura pelos nossos
legisladores, que anulam as cláusulas de grant­back, e assim espero que o INPI o faça em
sua força de procuradoria. Existem aperfeiçoamentos que são necessários, não só a
retenção da propriedade, assim como não concede full license para o licenciador. Essa é
uma questão que eu queria levantar, porque eu acho que é muito a contribuir. Na indústria
farmacêutica parece que é benéfico, mas na indústria de petróleo não concordamos.
A outra questão é dos pré­contratos. Nós o chamamos de Memorandum of
Understanding (MOU) ou de acordo de confidencialidade de pré­contrato como instrumentos
preliminares das tratativas. O pré­contrato tem outro estatuto e eu deixaria nosso advogado
falar.
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