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do contrato é lícito e está adequadamente protegido no território brasileiro. Se o licenciado não for o efetivo titular ou se ele não tiver os poderes inerentes ao licenciado, o INPI não averba esse contrato. Ainda, o Artigo 566 do Código Civil estabelece algumas obrigações a serem cumpridas pelo locador, que podem ser transportadas para um determinado contrato de licença de patente. Em primeiro lugar está a necessidade de entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças em estado de servir ao uso a que se destina e mantê-la nesse estado. É uma obrigação do licenciante. Se houver alguma violação da sua tecnologia aqui no território brasileiro, ele deverá tomar todas as providências necessárias para preservar a propriedade e garantir ao licenciado o uso adequado daquela tecnologia, conforme os objetivos traçados pelo contrato de licença de patente. Outra obrigação do licenciante/titular é a questão do pagamento das anuidades. Como o licenciado pode exigir essa obrigação do licenciante, que está disposta no Artigo 566, Inciso I, se o licenciante não é o titular? O licenciado sofre os efeitos negativos dessa falta de legitimidade por parte do licenciante. Um outro requisito é o Inciso II deste mesmo Artigo, em que o locador é obrigado a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Esses dois incisos são complementares. Já o Artigo 568 diz que o locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada. Então, ele terá que tomar todas as medidas judiciais cabíveis para primeiro garantir a efetividade dos direitos outorgados e depois garantir a validade e a eficácia dos direitos sobre os bens jurídicos licenciados. Nesse sentido, uma situação real que vem afetando principalmente as negociações de tecnologia desenvolvida por pesquisa de ensino público é a questão da co-titularidade das instituições de fomento. Conforme as regras da FAPERJ e da FINEP, para se obter o investimento para um determinado projeto, o pesquisador precisa assinar uma declaração denominada “Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio à Inovação Tecnológica” (termo fornecido pela FAPERJ). A cláusula terceira desse termo diz o seguinte: “Fica estabelecido que os direitos de propriedade do projeto, objeto deste termo, pertencerão à FAPERJ e conjuntamente ao outorgado.” O CNPq parece não estar exigindo mais essa declaração para financiamento de projetos. Quais são as implicações de uma instituição de fomento financiar um pesquisador e ser co-titular dos direitos sobre os desenvolvimentos tecnológicos? Cumpre ressaltar, inicialmente, que a instituição de fomento tem como finalidade principal facilitar o financiamento de projetos tecnológicos. A instituição de fomento não é órgão de empréstimo, mas de suporte financeiro. Se ela financia uma determinada instituição de pesquisa ou um pesquisador e se este, ao final do projeto, obtém uma inovação tecnológica patenteável (e objeto de exploração comercial), não parece razoável tal órgão ter a co-titularidade sobre a invenção. Eu até conversei com o pessoal da FAPERJ, onde sou consultor ad hoc, e sugeri que, ao invés de exigir a co-propriedade, deveria ser solicitado do pesquisador a devolução dos valores que foram efetivamente investidos na realização da pesquisa. Ou seja, ao invés da co-propriedade, que é um complicador durante a negociação de um contrato de transferência de tecnologia, a devolução dos valores que foram efetivamente investidos na realização da pesquisa por parte do inventor seria o melhor instrumento para a remuneração do órgão de fomento. Como garantia, eu utilizaria o penhor mercantil, ou seja, daria uma determinada 136 6º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia
marca ou àquela tecnologia como garantia para o pagamento do financeiramente, logicamente esse pagamento seria exigível somente se a pesquisa prosperou em invenção. Seria como um objeto de garantia a uma prestação oferecida pela FAPERJ e não envolveria questões sobre a propriedade. Ressalto, assim, não ser razoável à FAPERJ, FINEP ou ao CNPq fazer com que o pesquisador assine uma declaração dessa natureza. A instituição de fomento não realiza um empréstimo para o pesquisador e não é um banco comercial, tal como o Bradesco ou o Banco Real. Ela está ali para auxiliar no desenvolvimento de uma determinada pesquisa. Do ponto de vista prático, as implicações são extremamente negativas. Como já mencionei, a co-titularidade torna-se um complicador. O pesquisador realiza determinada pesquisa, obtém um determinado produto, mas na hora de negociar com um terceiro, não tem a capacidade de outorgar o direito de uso sem o consentimento do órgão de fomento. Muitas vezes o inventor vai à FAPERJ, à FINEP e ao CNPq e obtém três financiamentos para um mesmo projeto. Neste caso, estamos falando de quatro co-proprietários durante uma mesa de negociação (o quarto é a universidade). Isso desestimula o terceiro interessado e aumenta os riscos operacionais da negociação. Terá que se provar quem é o efetivo titular para um determinado terceiro interessado na exploração tecnológica. Na prática, já tive a possibilidade de presenciar problemas decorrentes da impossibilidade de identificação das fontes de fomentos e dos pesquisadores envolvidos no desenvolvimento tecnológico. Foram tantos fomentos e colaborações com outros laboratórios de diferentes instituições, que os empresários interessados no desenvolvimento desistiram em continuar as tratativas pré-contratuais. Do ponto de vista operacional, isso é um grande complicador, aumenta os custos e dificulta substancialmente a negociação desses contratos. Outro aspecto relevante: Do lado do pesquisador, qual o máximo de remuneração que ele receberá? Seria aquela premiação de 1/3 das vantagens auferidas. Mas será 1/3 sobre o faturamento bruto ou o faturamento líquido obtido pela instituição pública de pesquisa? E quem será a parte que receberá os royalties ou a remuneração e que distribuirá? Além do mais, ainda existe a possibilidade de redução dos ganhos do próprio pesquisador/inventor, caso não haja uma vinculação com uma instituição pública de ensino ou pesquisa, porque uma parte vai para a FAPERJ, a outra para a FINEP e a outra para o CNPq. O pesquisador assina os termos, porque ele precisa de dinheiro para sua pesquisa. Isso aqui não é apenas uma tese que estou levantando, mas são casos concretos que obtive. Por exemplo, estou acompanhando um problema desses na UERJ. Também penso que o Decreto n.º 2.553/1998 deveria ser modificado para permitir que o pesquisador/criador subordinado a uma universidade auferisse mais de 1/3 da remuneração obtida com a exploração da tecnologia, pois é ele que exercita a capacidade intelectual criativa. É evidente que a universidade também financiou com infra-estrutura, laboratórios, materiais e insumos e tem o direito sim de ser ressarcida. Mas esse limite de um terço, no meu ponto de vista, não é razoável. Ele é o mínimo. Tenho discutido muito essa questão na UERJ com a Professora Marinilza Bruno de Carvalho. O pesquisador procura o programa de Propriedade Intelectual da UERJ ansioso, porque quer ganhar um pouco com aquele trabalho que desenvolveu. E, então, se pergunta: o que vou ganhar com isso? Quando o pesquisador toma conhecimento que é, no máximo, 1/3 da remuneração a ser auferida pela universidade, 6º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia 137
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licenciado não for o efetivo titular ou se ele não tiver os poderes inerentes ao<br />
licenciado, o INPI não averba esse contrato.<br />
Ainda, o Artigo 566 do Código Civil estabelece algumas obrigações a<br />
serem cumpridas pelo locador, que podem ser transportadas para um determinado<br />
contrato de licença de patente. Em primeiro lugar está a necessidade de entregar<br />
ao locatário a coisa alugada com suas pertenças em estado de servir ao uso<br />
a que se destina e mantê-la nesse estado. É uma obrigação do licenciante. Se<br />
houver alguma violação da sua tecnologia aqui no território brasileiro, ele deverá<br />
tomar todas as providências necessárias para preservar a propriedade e garantir<br />
ao licenciado o uso adequado daquela tecnologia, conforme os objetivos traçados<br />
pelo contrato de licença de patente. Outra obrigação do licenciante/titular é a<br />
questão do pagamento das anuidades. Como o licenciado pode exigir essa obrigação<br />
do licenciante, que está disposta no Artigo 566, Inciso I, se o licenciante<br />
não é o titular? O licenciado sofre os efeitos negativos dessa falta de legitimidade<br />
por parte do licenciante. Um outro requisito é o Inciso II deste mesmo Artigo, em<br />
que o locador é obrigado a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico<br />
da coisa. Esses dois incisos são complementares. Já o Artigo 568 diz que o<br />
locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que<br />
tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada. Então, ele terá que tomar<br />
todas as medidas judiciais cabíveis para primeiro garantir a efetividade dos direitos<br />
outorgados e depois garantir a validade e a eficácia dos direitos sobre os bens<br />
jurídicos licenciados.<br />
Nesse sentido, uma situação real que vem afetando principalmente as<br />
negociações de tecnologia desenvolvida por pesquisa de ensino público é a<br />
questão da co-titularidade das instituições de fomento. Conforme as regras da<br />
FAPERJ e da FINEP, para se obter o investimento para um determinado projeto, o<br />
pesquisador precisa assinar uma declaração denominada “Termo de Outorga e<br />
Aceitação de Auxílio à Inovação Tecnológica” (termo fornecido pela FAPERJ). A<br />
cláusula terceira desse termo diz o seguinte: “Fica estabelecido que os direitos<br />
de propriedade do projeto, objeto deste termo, pertencerão à FAPERJ e conjuntamente<br />
ao outorgado.” O CNPq parece não estar exigindo mais essa declaração<br />
para financiamento de projetos.<br />
Quais são as implicações de uma instituição de fomento financiar um pesquisador<br />
e ser co-titular dos direitos sobre os desenvolvimentos tecnológicos?<br />
Cumpre ressaltar, inicialmente, que a instituição de fomento tem como finalidade<br />
principal facilitar o financiamento de projetos tecnológicos. A instituição de fomento<br />
não é órgão de empréstimo, mas de suporte financeiro. Se ela financia uma<br />
determinada instituição de pesquisa ou um pesquisador e se este, ao final do<br />
projeto, obtém uma inovação tecnológica patenteável (e objeto de exploração<br />
comercial), não parece razoável tal órgão ter a co-titularidade sobre a invenção.<br />
Eu até conversei com o pessoal da FAPERJ, onde sou consultor ad hoc, e sugeri<br />
que, ao invés de exigir a co-propriedade, deveria ser solicitado do pesquisador a<br />
devolução dos valores que foram efetivamente investidos na realização da pesquisa.<br />
Ou seja, ao invés da co-propriedade, que é um complicador durante a<br />
negociação de um contrato de transferência de tecnologia, a devolução dos valores<br />
que foram efetivamente investidos na realização da pesquisa por parte do<br />
inventor seria o melhor instrumento para a remuneração do órgão de fomento.<br />
Como garantia, eu utilizaria o penhor mercantil, ou seja, daria uma determinada<br />
136 6º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia