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a tecnologia pronta para a operação e comercialização de produtos no Brasil. Já
o licenciante quer assegurar, principalmente, o recebimento dos royalties ou, nos
casos de contratos internacionais, ter a garantia que o dinheiro poderá ser remetido
ao exterior.
Titularidade da Tecnologia
Um grande problema enfrentado nessas negociações me parece ser a
incompreensão da legislação aplicável aos contratos de transferência de tecnologia.
O Artigo 63 da LPI, que trata dos aperfeiçoamentos realizados durante o prazo
de vigência do contrato de licença de patente, estabelece que a titularidade sobre
os aperfeiçoamentos realizados pelo licenciado pertence a ele, sendo que o
licenciante terá a garantia prioritária de utilização dessa tecnologia. Este artigo é
totalmente diferente da prática de outros mercados. No mercado americano, por
exemplo, as partes decidem contratualmente quem será o titular ou proprietário do
desenvolvimento (mesmo que tenha sido realizado pelo licenciado), cabendo ao
licenciado (realizou o aperfeiçoamento), sempre, um direito de remuneração por
essa exploração, principalmente quando ficar acordado que o licenciado se comprometerá
a autorizar o uso do aperfeiçoamento para a licenciante (grant-back).
Não obstante, a lei de propriedade industrial (Lei 9.279/96) permite que as
partes contratantes estabeleçam os termos e condições que regerão a outorga de
direitos de uso sobre os aperfeiçoamentos. Portanto, a cobrança de royalties pelo
grant-back do aperfeiçoamento ao licenciante conforma-se às disposições legais
e integra o rol das estipulações a serem decididas pelas partes.
Existe de alguma forma uma visível incompreensão da legislação brasileira
sobre a proteção dos conhecimentos tecnológicos pelo direito da propriedade
industrial. No âmbito dos contratos internacionais de licença de patentes, diversas
sociedades empresárias vêm ao Brasil à procura de um licenciado, iniciam
negociações para o licenciamento desejado e estabelecem as condições de exploração
tecnológica, bem como as cláusulas financeiras. O negócio referente ao
contrato de licença de patente é então fechado, muitas vezes até sem a presença
de assistência jurídica de advogados especializados. No entanto, quando o licenciado
depara-se efetivamente com a questão da propriedade sobre a tecnologia
licenciada, que pode ocorrer durante o processo de averbação do referido contrato
no INPI, observa-se que esta tecnologia carece de proteção adequada, pois
não foi realizado sequer o depósito de um pedido de patente perante o INPI.
Quando o licenciante é confrontado sobre a titularidade da tecnologia,
este ressalta já ter depositado o correspondente pedido ou já ter obtido do órgão
de patentes de seu país, por exemplo, no United States Patent Office (USPTO), a
correspondente patente para aquela tecnologia. O licenciante estrangeiro confirma,
ainda, não ter tomado providências específicas para depósito da referida
tecnologia no INPI por ser desnecessário, em vista da proteção já conferida em
seu país. Para ele, a patente obtida no estrangeiro é suficiente para proteção de
seus direitos no Brasil e para o licenciamento. Assim, o licenciante ignorou o
“Princípio da Territorialidade” que rege o sistema de patentes, conforme preconizado
pela Convenção da União de Paris e Lei 9.279/96, qual seja, a tecnologia
deve ser devidamente depositada e a patente concedida no Brasil para que as
prerrogativas da propriedade possam ser exercidas pelo seu titular, incluindo o
licenciamento.
6º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia 133