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Os contratos de transferência de tecnologia foram tipificados, a partir de
1975 (Ato Normativo n.º 15/75), tendo a atenção voltada para a natureza e
qualidade da tecnologia envolvida. Ainda, passaram a receber tratamento jurídico
diferenciado com a existência de diversas regras e peculiaridades fiscais,
cambiais, bem como regulamentos que limitaram a livre vontade de contratação
das partes por meio da fixação de parâmetros e critérios para a contratação
tecnológica.
Conforme determina o Ato Normativo n. o 135, emitido pelo INPI em 15 de
abril de 1997, que regula atualmente o procedimento de averbação dos contratos
de transferência de tecnologia naquele órgão, esses contratos comerciais são
aqueles 4 (quatro) tipo básicos sujeitos à análise e averbação prévia perante o
órgão, sendo assim entendidos como:
Contratos de Licença para Exploração de Patentes;
Contratos de Licença para o Uso de Marcas;
Fornecimento de Tecnologia; e
Prestação de serviços de assistência técnica e científica;
O Contrato de Franquia é típico, complexo e apresenta características diversas
dos contratos de transferência de tecnologia. No entanto, este foi mantido
na lista de acordos comerciais sujeitos à averbação prévia perante o INPI por
envolver de alguma forma a transferência tecnológica.
Pontos Relevantes em Uma Negociação Comercial
Tornando a questão mais específica, os dois aspectos a serem abordados
nessa minha apresentação têm relação direta com os contratos de licença de exploração
de patente. No entanto, não trataremos das peculiaridades do processo
de averbação desses contratos no INPI. Ressalta-se nesse ponto que, desde 1996,
as prerrogativas do INPI em analisar e intervir nos termos e condições dos contratos
de transferência de tecnologia foram significativamente reduzidas, pelo Artigo 240
da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Esse artigo alterou o parágrafo
único do Artigo 2.º da Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI, e
instituiu a competência para a interferência e averbação desses contratos.
Portanto, a partir de 1996, as partes contratantes passaram a assumir as
negociações e a definir mais livremente os termos e condições da aquisição
tecnológica. Logicamente, as partes necessitam obedecer as leis e regulamentos
fiscais e cambiais, bem como estar em conformidade com o “entendimento do
INPI”. Nesse sentido, a averbação desses contratos no INPI é ainda necessária
para as seguintes finalidades: (i) a produção de efeitos perante terceiros; (ii) a
efetivação de remessa ao exterior em contrapartida ao recebimento da tecnologia
e, do ponto de vista fiscal, (iii) a legitimação do licenciado para realizar a
dedutibilidade fiscal dos valores pagos, quando houver remessa de remuneração
ao exterior.
Com o afastamento do INPI da mesa de negociação (redução da interferência
nos contratos), outros aspectos jurídicos passaram a ganhar relevância,
bem como houve uma maior visibilidade dos problemas enfrentados pelas partes
decorrentes das diferentes posições no momento da negociação. O interesse do
licenciante é naturalmente diferente do licenciado, pois o licenciado quer receber
132 6º Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia