Vigfrid Næss, Ness IPR Consulting - Biotekforum

”Forskjellen mellom å være medforfatter og medoppfinner”
Vigfrid Næss
Ness IPR Consulting
05.10.2011
1

A guide to: How to interpret a research report”
Acknowledgement:
Thanks are due to Joe Glotz for assistance with
the analysis and to Dave Doc for valuable
discussions…
Glotz did all the work and Doc explained what it
meant,,,
05.10.2011 2

Hvem er ”forfatter”
• Vancouver reglene (oppdatert Feb. 2006):
– Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for
Biomedical Publication.
– International Committee of Medical Journal Editors
• Forfatterskap skal baseres på om man har hatt en vesentlig deltagelse i:
1. Idé unnfangelse og forsøksplanlegging, fremskaffelse av, og/eller analyse og fortolkning av data.
2. Kladd av artikkelen eller kritisk revisjon med tanke på intellektuelt innhold
3. Den endelig godkjenning av utgaven som skal publiseres
En forfattere må tilfredsstille alle tre kriteriene
• Alle som er angitt må være kvalifisert, og alle som er kvalifisert må angis.
• En forfatter skal ha deltatt tilstrekklig i arbeidet til å være villig til å påta seg ansvar for sin del
av innholdet – offentlig….
• Rekkefølgen av forfattere skal være basert på en enighet blant med forfatterne og alle skal
være villige til å begrunne rekkefølge.
05.10.2011 3

Acknowledgement
• Det å skaffe økonomisk støtte, samle inn data, eller generell ledelse av en forskningsgruppe
kvalifiserer IKKE til forfatterskap.
• Alle som har deltatt, men som ikke er kvalifisert skal listes under “acknowledgment”.
D.v.s. de som KUN har deltatt med
– teknisk hjelp,
– skrivehjelp,
– en avdelingsleder som kun har gitt generell støtte.
• De som som har deltatt vesentlig men ikke er kvalifiserte til medforfatterskap kan oppgis som
“clinical investigators” eller “participating investigators,” og deres funksjon skal opplyses:
– Deltatt som vitenskaplig konsulent,
– Deltatt med kritisk gjennomgang av studieforslaget
– Samlet data
– Fremskaffet og ivaretatt de deltagende pasientene
• Alle som listes under “Acknowledgement” må gi sitt skriftlige samtykke.
05.10.2011 4

Dagens selvfølgelighet
For å være en oppfinner ….
……..må man ha gjort en oppfinnelse…..
05.10.2011 5

Dagens repetisjon
En oppfinnelse er:
• En NY løsning på et teknisk problem
• Må være tilstrekkelig forskjellig fra kjent teknologi (ha oppfinnerhøyde)
• Må være industrielt anvendbar – kommersialiserbar
Å gjøre en oppfinnelse består av to deler
• Idé unnfangelsen
• Virkeliggjøring (reduce to practice)
Oppfinnelsen er ikke gjort før begge deler er fullført.
Det er to likestilte måter å virkeliggjøre en oppfinnelse.
• Reelt d.v.s. prototypetesting eller ved å utføre eksperimentene som viser at man får det ønskede
resultatet.
• Teoretisk d.v.s. man innleverer en patentsøknad hvor oppfinnelsen er så klart definert og beskrivelsen er
tilstrekkelig til at en annen med rutineferdigheter i faget kan utføre oppfinnelsen.
MEN!!!!! Man MÅ IKKE vite hvorfor noe virker
– Det å kunne forklare ”hvorfor” er ikke ensbetydende med at man er medoppfinner.
05.10.2011 6

Hvem er/er IKKE oppfinner - USPTO
USPTO Ordliste
• Oppfinner: en som deltar ved idé unnfangelsen. US
patentlov krever at oppfinneren er søker.
• Søker: oppfinneren eller medoppfinnere som søker om
patent på deres egen oppfinnelse, eller den personen som
omtales i….. Som søker om patent på vegne av
oppfinneren.
First Named Inventor – De fleste patenter henviser til firste
oppfinner, men… denne har ikke mer rett til oppfinnelsen
enn noen av de andre. I henhold til lovene har de alle lik
rett til patentet uavhengig av hvor mye de deltok i idé
unnfangelsen.
05.10.2011 7

Hvem er/er IKKE oppfinner – USPTO-2
Manual of Patent Examination Procedure (MPEP) (8.ed. 2001 – rev. July 2010)
• 2137.01 Oppfinnerskap [R-3]
– US har et krav om at oppfinner må være søker.
– Ved ikke-korrekt angivelse av oppfiner kan en US søknad avvises – forsøk på å ”lure” USPTO
– Oppfinnerskap kan korrigeres underveis
• I. Den/de som signerer en ed/deklarasjon under 37 CFR 1.63 er antatt å være oppfinere.
• II. En oppfinner må delta ved idé unnfangelsen til oppfinnelsen.
– Det er en mental prosess
– Har man ikke deltatt er man ikke oppfinner. Virkeliggjøring per se er irrelevant, så fremt de to prosessene
ikke har foregått simultant.
– For å være oppfinner av kjemiske forbindelser må man ha en idé unnfangelse vedr. den spesifikke
forbindelsen.
– Generell kunnskap om forventede biologiske egenskaper hos grupper av komplekse kjemiske forbindelser er
ikke nok til å gi oppfinner status. Et forslag om å bytte et kjent element med et annet kjent element - buffer,
celle-linje etc. kvalifiserer ikke som medoppfinner
– Den som antyder et ønsket resultat uten å si hvordan man skal oppnå det, er ikke medoppfinner
– Gjelder oppfinnelsen i sin endelige form
• III. Så lenge oppfinneren beholder intellektuelle dominansen over hvordan man utfører
oppfinnelsen så kan man nyttegjøre seg forslag fra andre
05.10.2011 8

Hvem er/er IKKE oppfinner – USPTO-3
• IV. En oppfinner behøver ikke virkeliggjøre oppfinnelsen
– Problemene oppstår når grupper av mennesker har vært involvert. Hvem
deltok ved idé unnfangelsen, og hvem fulgte bare veiledning.
– En oppfinner behøver ikke delta i selve virkeliggjørelsen hvis den ikke krever
oppfinnsomhet.
• V. Krav til delt oppfinnerskap
– Hver oppfinner må delta med minst et krav
– Oppfinnere kan søke om patent sammen selv om de
1. ikke jobbet samme sted eller samtidig
2. Ikke deltok på samme måte, eller deltok like mye
3. Ikke deltok med ideer til hvert enkelt krav
– Men det må være noen grad av forbindelse dem imellom
– Det er ikke nødvendig at idé unnfangelsen kom til dem samtidig, men alle må
ha vært med
– Det å kun delta i virkeliggjøingen under andres instruksjon er ikke nok til å bli
medoppfinner
05.10.2011 9

Hvem er oppfinner - EPC
Del II – Personer med rett til å søke om og få innvilget et EP patent – opplysning om oppfinner
• Art. 60 Retten til et Europeisk patent
1. Tilhører oppfinneren eller hans ”etterfølger”. Hvis oppfinneren er en ansatt kommer det relevante lands ”Lov om
Arbeidstaker oppfinnelser” til anvendelse.
1. Hvis to eller flere personer har gjort en oppfinnelse uavhengig av hverandre, vil retten tilhøre den som har den
tidligste innsendelsesdato, forutsatt av at denne første søknaden er offentliggjort.
• Men!!! De definerer ikke en oppfinner
• Art. 62 Oppfinneren har rett til å bli omtalt som oppfinner, vis-à-vis søker eller eier, foran EPO
• Art. 81 EP søknaden skal oppgi oppfinner.
Hvis søker ikke er oppfinner eller eneoppfinner så skal dokumentasjonen inneholde en uttalelse som indikerer opprinnelsen
til rettigheten til patentet
Del IV Prosedyre frem til godkjennelse
• Art. 90 Eksaminering ved innlevering og eksaminasjon mht. formelle krav
1-5. EPO skal eksaminere om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene. Hvis de finner en mangel som må
korrigeres, så skal søkeren få anledning til å korrigere dem, og hvis mangler som er notert ikke blir korrigert, så
skal søknaden refuseres.
• Dette betyr at å utelate oppfinner vil nå lede til refusjon av søknaden.
05.10.2011 10

Hvem er oppfinner - EPC
Del II – forts.
• Art. 58, Art. 59 og Art. 60.3. dreier seg om retten til å sende inn en EP
søknad etc.
– En naturlig eller en legal person.
– Flere søkere i fellesskap eller to eller flere søkere som oppgir forskjellige
medlemsstater.
– Ved prosedering foran EPO, skal søkeren bli betraktet å ha rett til utøve retten
til et Europeisk patent.
• Art. 61 EP søknad innsendt av en person som ikke har rett til å få godkjent
patent
– Når en nasjonal rett har avgjort at det er feil søker så kan den rette søker
a) Prosedere søknaden som sin;
b) Lever inn en ny søknad på samme oppfinnelse; eller
c) Be om at søknaden blir avslått.
05.10.2011 11

Hvem er oppfinner - Generelt
• Oppfinnerskap er IKKE basert på
– vennskap,
– tilhørighet,
– akademisk tradisjon eller
– finansiell støtte.
Det å være avdelingsleder kvalifiserer ikke - i seg selv - til å være medoppfinner.
• Medoppfinner er IKKE det samme som å være medforfatter på et manus.
• Må ha vært med på idé unnfangelsen til minst ett krav
• Hvem, Hva, Hvor, Når og Hvorfor…..
05.10.2011 12

Eksempel til diskusjon
• A utfører et forsøk – bruker feil reagens og
forsøket ”går i vasken”.
• B hører om resultatet, ser muligheten og sier at
dette må vi kunne bruke i et produkt.
• C hører om produkt forslaget og sier at dette må
vi patentere.
• D gjør flere forsøk for å optimalisere konseptet.
• Hvem er medforfatter og hvem er medoppfinner
05.10.2011 13

Hvem er hva
Hvem Forfatter Oppfinner
A
Har arbeidet med forsøkene og kjenner dem
godt nok til å vite at han har gjordt en ”feil”
x -
B Ser det kommersielle potensialet i ”feilen” x
C Ser nytten av patentering -
D Utfører alle forsøkene med optimalisering –
kjenner de faglige forutsetningene for at det
skal virke
x
Ad B – Var forsøkene hans forslag Kan han forklare resultatet
Ad C – Tar han ansvaret for skriving og publisering
Ad D – Har han måtte endre forsøksbetingelsene og lignende for å komme i mål
05.10.2011 14

Delt eierskap
• Oppfinnere eier retten til oppfinnelsen
– ansettelsesavtaler som kan kreve overførsel til arbeidsgiver
• Oppfinnere med forskjellige arbeidsgivere kan gi delt eierskap
– Så fremt ikke annet er avtalt.
• Begge er fullverdige eiere til hele patentet
– Så fremt ikke annet er avtalt.
• Begge har full rett til å lisensiere ut teknologien eksklusivt
– Så fremt ikke annet er avtalt.
• Intensjonsavtale før oppstart,
• Full ”konsekvensutredning” før endelig avtaleinngåelse.
05.10.2011 15