Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret
Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret
Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong><br />
<strong>PROTOKOLL</strong><br />
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7714<br />
Reg. nr. 226 123<br />
Varemerkesøknad nr. 2002 11953<br />
Søker / Innehaver: C-Store Holding AS, Oslo (tidl. Adriano Capoferro, Oslo)<br />
Fullmektig:<br />
Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, Oslo<br />
Innsiger:<br />
Dean & DeLuca Brands Inc, New York, New York, USA<br />
Fullmektig:<br />
Oslo Patentkontor AS, Oslo (tidl. Zacco Norway AS, Oslo)<br />
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s avgjørelse av 1. april 2009<br />
Foreliggende sak gjelder en klage over <strong>Patentstyret</strong>s 1. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse av 24. oktober 2006,<br />
hvorved registreringen av ordmerket DELI DE LUCA ble besluttet opprettholdt mot innsigelse.<br />
Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato.<br />
Merket er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:<br />
Klasse 3:<br />
Klasse 9:<br />
Klasse 16:<br />
Klasse 29:<br />
Klasse 30:<br />
Klasse 31:<br />
Klasse 32:<br />
Klasse 34:<br />
Klasse 35:<br />
Hygieniske preparater.<br />
Telefoner, telekort.<br />
Aviser, ukeblader, fagblader.<br />
Meieriprodukter; egg; ferske kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper.<br />
Bakerivarer; pizza; pasta; frosset yoghurt; kaffe; snacks; sauser; sjokolade, drops,<br />
pastiller, tyggegummi, konfekt.<br />
Frukt og grønnsaker.<br />
Mineralvann, juice, energidrikker.<br />
Sigaretter, tobakk, sigarer; lightere, fyrstikker.<br />
Salg av hygieniske preparater, telefoner, telefonkort, blader og aviser, næringsmidler,<br />
tobakk, sigaretter, sigarer, lightere og fyrstikker.<br />
Innsigelsen var begrunnet med at merket "DELI DE LUCA" er registrert i strid med<br />
bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7, jf. §§ 4 og 6, da innehaver var kjent med<br />
at "DEAN & DELUCA" allerede var tatt i bruk som varekjennetegn av en annen ved søknadens<br />
innlevering.<br />
Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse var begrunnet som følger:
2. avd. sak nr. 7714 2<br />
"For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven § 14 første ledd<br />
nr. 7, må innsigers og søkers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige<br />
omsetningskretsen, jf. varemerkeloven §§ 4 og 6. Videre må innsigers merke ha vært tatt i bruk<br />
før søkeren tok i bruk sitt eget merke, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved<br />
innleveringen av sin søknad.<br />
Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der<br />
både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første ledd<br />
nr. 6, § 6 første ledd og § 1 tredje ledd.<br />
Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de<br />
varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at<br />
det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens<br />
avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999<br />
s. 641, Superlek og <strong>Patentstyret</strong>s 2. <strong>avdeling</strong> i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573,<br />
Nostalgie Istanbul Orient Express.<br />
Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "meieriprodukter; egg; ferske kjøttvarer;<br />
salater; kylling; snacks; supper" i klasse 29, "bakerivarer; pizza; pasta; frosset yoghurt; kaffe;<br />
snacks; sauser; sjokolade, drops, pastiller, tyggegummi, konfekt" i klasse 30, "mineralvann,<br />
juice, energidrikker" i klasse 32 og "salg av … næringsmidler" i klasse 35. Innsigers merke antas<br />
brukt for "salg av lekre varer, restaurant og kafétjenester". Det kan i denne sammenheng ikke<br />
legges vekt på hva som er konseptet bak partenes virksomhet. Det avgjørende er hva innsigers<br />
merke antas brukt for og hvilke varer det søkte merket er registrert for, jf. varefortegnelsen. Det<br />
foreligger således varelikartethet, jf. varemerkeloven § 6 første ledd. Faren for forveksling må<br />
vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som<br />
helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. <strong>Patentstyret</strong> er av den<br />
oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er<br />
"dagligvarer", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren".<br />
Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig<br />
oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.<br />
Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet,<br />
og eventuelt graden av denne.<br />
Innsigers fullmektig anfører at merkene er visuelt og fonetisk forvekselbare ved at DEAN og<br />
DELI er 50% like, og at DE LUCA og DELUCA er identiske.<br />
Søker anfører at merkene er visuelt og fonetisk forskjellige og viser til merkene slik de er brukt<br />
med logo.<br />
<strong>Patentstyret</strong> har følgende bemerkninger i forhold til merkelikheten. Det søkte merket kan ikke<br />
vurderes slik det brukes med logo, men slik det er søkt registrert, som et ordmerke. Verken søker<br />
eller innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon som gir et godt grunnlag for å vurdere<br />
hvordan innsigers merke er brukt. Søker har innlevert en gjengivelse av innsiger merke, der<br />
ordelementet er det mest fremtredende i merket. Innsiger anfører at merket i mange<br />
sammenhenger er brukt som et rent ordmerke, uten at dette er dokumentert. <strong>Patentstyret</strong> legger<br />
til grunn at det er to ordmerker som skal vurderes, DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA.
2. avd. sak nr. 7714 3<br />
Merkene ligner på hverandre ved at de avsluttende elementene i begge merkene består av de<br />
samme bokstavene, DE LUCA og DELUCA. Fonetisk vil denne delen av merkene være like.<br />
Det foreligger derimot en viss visuell forskjell på grunn av oppdelingen i søkers merke, som<br />
medfører at LUCA fremstår som et mer selvstendig merkeelement. Merkene skiller seg fra<br />
hverandre ved at det søkte merket har som første merkeelement, DELI, mens innsigers merke har<br />
DEAN som første merkeelement. Disse elementene fremstår som fonetisk og visuelt forskjellig,<br />
ved at det antas at de vil bli uttalt "deli" og "din". Den største forskjellen mellom disse<br />
merkeelementene består i at DELI vil bli oppfattet som "delikatesse" i kortform, mens DEAN vil<br />
bli oppfattet som et egennavn. Inntrykket av innsigers merke som to egennavn styrkes ved at det<br />
står "&" mellom navnene. Helhetsinntrykket av det søkte merket blir forskjellig fra innsigers<br />
merke, ved at det søkte merket vil bli oppfattet som "delikatesse fra Luca", mens innsigers merke<br />
vil bli oppfattet som to etternavn, "Dean og Deluca".<br />
Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har <strong>Patentstyret</strong> kommet til at det søkte merket ikke er<br />
egnet til å forveksles med innsigers merke DEAN & DELUCA.<br />
***<br />
<strong>Patentstyret</strong> har i denne saken kommet til at et av vilkårene ikke er oppfylt og innsigers merke<br />
vil av denne grunn ikke være registreringshindrende etter varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7.<br />
Av hensyn til god saksbehandling finner vi det likevel hensiktsmessig å vurdere de resterende<br />
vilkårene i bestemmelsen. Da det antas at innsigers merke var tatt i bruk før søknaden ble<br />
innlevert, blir spørsmålet om søker var vitende om denne bruken ved søknadens innlevering.<br />
Innsigers fullmektig baserer sin påstand om ond tro på en artikkel i Aftenposten av 2003.08.27,<br />
der det opplyses om at "mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den<br />
amerikanske kjeden "Dean &Deluca"".<br />
Søker anfører at han ikke var i ond tro ved søknadens inngivelse. Deluca er et svært vanlig<br />
personnavn i søkers hjemland, Italia og hele merket betyr "delikat mat fra Luca". Personene som<br />
det ble henvist til i artikkelen var ikke ansatt i selskapet da søknaden ble innlevert, for så vidt var<br />
selskapet ikke etablert.<br />
<strong>Patentstyret</strong> har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om ond tro. Rekkevidden av<br />
varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7 begrenses ganske kraftig ved at det kreves at søker var<br />
vitende om den annens tidligere bruk, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 141. I<br />
<strong>Patentstyret</strong>s 2. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse nr. 6711, ENVIRO-CLEAN 2000, ble det lagt til grunn at<br />
det kreves "sikkerhet for viten, sannsynlighet for viten er ikke nok".<br />
I denne saken har innsiger tatt merket i bruk i utlandet og da særlig i USA. Da DEAN &<br />
DELUCA ikke synes å ha vært tatt i bruk i Europa, reduserer dette sannsynligheten for at søker<br />
kjente til bruken av merket. DEAN & DELUCA antas heller ikke på dette tidspunktet å være så<br />
velkjent at aktører i Europa måtte ha kjent til merket. <strong>Patentstyret</strong> har under tvil kommet til at vi<br />
ikke kan legge avgjørende vekt på artikkelen fra Aftenposten. I artikkelen henvises det til<br />
personer som ikke selv innleverte søknaden og som først senere ble ansatt i selskapet. Søknaden<br />
ble innlevert av en privatperson før selskapet ble opprettet. Søker har på sin side redegjort for<br />
bakgrunnen for valget av merket, der ønsket var at ordet "deli" skulle gi assosiasjoner til<br />
delikatesse og Luca skulle gi assosiasjoner til søkers hjemland Italia.<br />
Videre anfører innsigers fullmektig at det er sannsynlig at gründerne viste om DEAN &<br />
DELUCA da de hadde gått igjennom 40 konsepter i fem land. Som svar på denne anførselen<br />
hevder søker at dette forarbeidet ble gjennomført etter at selskapet ble opprettet, og da etter
2. avd. sak nr. 7714 4<br />
søknadens inngivelse. <strong>Patentstyret</strong> kan ikke spekulere i hvor sannsynlig det er at søker valgte<br />
varemerke før arbeidet med valget av konsept kom i gang. <strong>Patentstyret</strong> kan ikke legge vekt på at<br />
innsiger har registrert merket i Europa, da dette ikke viser bruk av merket. <strong>Patentstyret</strong> har på<br />
denne bakgrunn, under tvil, kommet til at innsiger ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at<br />
søker var vitende om bruken av innsigers merke.<br />
Konklusjon: <strong>Patentstyret</strong> har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er sannsynliggjort<br />
at søker på søknadstidspunktet ikke var i ond tro, og at det søkte merket dermed ikke kan nektes<br />
registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf.<br />
varemerkeloven § 21a annet ledd."<br />
Innsigers klage over 1. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse innkom den 15. desember 2006. Klageavgiften ble<br />
innbetalt den 5. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet<br />
rettidig.<br />
I klagen anfører innsigeren:<br />
"Klagen begrunnes med at <strong>Patentstyret</strong>s første <strong>avdeling</strong> har tatt feil når det har kommet til at det<br />
ikke foreligger er forvekselbar likhet mellom søkers og innsigers merker samt når det har<br />
kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for ond tro fra søkers side. Det skal fra søkers<br />
side hevdes at merke- og varelikheten er så vidt stor at merkene for det første er egnet til å<br />
forveksles i den alminnelige omsetning samt at det må anses tilstrekkelig sannsynliggjort at<br />
søkeren kjente til bruken av merket DEAN & DELUCA i utlandet før tidspunktet for søknad om<br />
innlevering til registrering for merket DELI DE LUCA, jfr. varemerkelovens § 14, 1. ledd nr. 7,<br />
jfr. § 6.<br />
Historikk<br />
Helt siden Dean & DeLuca ble etablert i New York City in 1970 årene, har Dean & DeLuca etter<br />
hvert oppnådd en internasjonal berømmelse for å være et av verdens beste markeder for fersk og<br />
bearbeidet mat. Det er et hyppig turistmål for internasjonale besøkende og dets gode rykte har<br />
spredd seg verden over ved at de besøkende tar med seg til sitt hjemland minner og historier og<br />
deler disse med famielie og venner. New York City er en av de mest besøkte steder for turister i<br />
USA fra EU og Norden og Dean & DeLuca har lokaliteter i Manhattan området av NYC, så vel<br />
som utsalg i det øvre høyprismarkedet av Georgetown området av Washington D.C, US capitol,<br />
og 3 andre US byer. Den lange levetid for Dean & DeLuca’s aktiviteter (over 30 år) og det<br />
renommé som er knyttet til firmaets produkter og tjenester har som følge at matelskere verden<br />
over har hørt om Dean & DeLuca og assosierer dette med et marked for raffinert og god mat.<br />
Dean & DeLuca’s web side er tilgjengelig over hele verden. Firmaet gjør ikke noe spesielt for å<br />
markedsføre sine produkter i Europa. Likevel selges det mye til Europa. Vi vedlegger til<br />
illustrasjon kopier over salg til EU land, se vedlegg 1. Vi nevner også i denne forbindelse at alle<br />
som kjøper produkter fra Dean & DeLuca får tilsendt firmaets katalog.<br />
Vi vedlegger for ordens skyld også kopier fra innsigerens hjemmeside for å illustrere hvordan<br />
salget foregår, se vedlegg 2.<br />
Kravet til likhet i varer og tjenester § 6
2. avd. sak nr. 7714 5<br />
Så vel innsiger som søker driver salg av produkter særlig innenfor området for næringsmidler.<br />
Foran nevnte dokumentasjon fra innsigers hjemmeside samt vedlagte kopi av innsigers EU<br />
registrering og Madridprotokollsøknad viser at søkers og innsigers produkter og tjenester er<br />
overlappende, se vedlegg 3.. Kravet i § 6 er således oppfyllt.<br />
Likhet i merker<br />
Innsigeren er helt uenig med <strong>Patentstyret</strong>s første <strong>avdeling</strong> i at de to merkene DELI DE LUCA og<br />
DEAN & DELUCA ikke er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning.<br />
Det skal hevdes at de to merker har så mange likhetspunkter så vel innledningsvis i merkene som<br />
avslutningsvis, at det ikke kan foreligge tvil om at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen<br />
kan komme til å tro at merkene har en felles kommersiell opprinnelse eller en kommersielt<br />
relatert opprinnelse.<br />
DELI er ikke et oppslagsord i det norske spåk og DEAN er for mange et fornavn (som i for<br />
eksempel Dean Martin), men er også faktisk et ord med en bestemt betydning på engelsk =<br />
domprost. Selv om DELI for noen kan gi assosasjoner til DELIKATESSE, er DELI et ord med<br />
en bestemt betydning, nemlig matvareforretning. Hvis man legger betydningen til grunn kan det<br />
ikke være tvil om at dette elementet i merket er særdeles svakt. De betydninger som er nevnt<br />
hører imidlertid ikke til de som er mest kjent hos den gjennomsnittlige norske omsetningskretsen<br />
og man må anta at en ikke uvesentlig del av denne rett og slett vil oppfatte ordene som<br />
fremmedord uten betydning eller uten å gi assosiasjoner. Uansett er likheten mellom DEAN og<br />
DELI er så vidt stor både visuelt og fonetisk at de forskjeller som finnes i merkeelementenes<br />
siste del ikke er tilstrekkelig til å gjøre helhetsinntrykket av merkene forskjellige. Her vil det ha<br />
stor betydning at hovedvekten av merkene DE LUCA og DELUCA er så og så identiske. Vi ser<br />
at <strong>Patentstyret</strong> har tillagt oppdelingen i dette merkeelementet vekt. Etter vår oppfatning vil<br />
oppdelingen ha liten vekt både visuelt og fonetisk. Det kan se ut som om <strong>Patentstyret</strong> har lagt til<br />
grunn at Luca i søkers merke vil oppfattes som navn (Vi regner med at <strong>Patentstyret</strong>s første<br />
<strong>avdeling</strong> ikke har siktet til et geografisk navn (i såfall vil vi nevne at stedsnavnet er Lucca og<br />
ikke Luca)). <strong>Patentstyret</strong> anfører at DE LUCA (familienavn) i søkers merke vil oppfattes som<br />
FRA LUCA, mens DELUCA i innsigerens merke vil oppfattes som etternavn. Det er riktig at DE<br />
LUCA eksisterer som familienavn i Italia, men det er vanskelig å få tak i hvilken forskjell<br />
<strong>Patentstyret</strong> mener det er mellom DE LUCA og DELUCA rent bortsett fra oppdelingen.<br />
Elementet DE betyr på italiensk ”av”, slik at både DE LUCA og DELUCA vil ha betydningen<br />
”av Luca” på italiensk. Vi vil også nevne at selv om DE LUCA eksisterer som familienavn i<br />
Italia er det neppe et velkjent familienavn i Norge. Det skal således fra innsigers side hevdes at<br />
DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA av den norske omsetningskretsen vil oppfattes som<br />
kjennetegn for salg av varer, mer enn noe annet. I den grad DELI vil oppfattes som beskrivende<br />
for matvarer, vil dette kun fremheve DE LUCA som merkedominanten og denne er så å si<br />
identisk med DELUCA i innsigerens merke.<br />
Poenget er at det er merkenes helhetsbilde som er bestemmende for om merkene vil bli<br />
forvekslet i den alminnelige omsetning og DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA har så<br />
mange likhetspunkter at det er overveiende sannsynlig at en ikke uvesentlig del av den norske<br />
omsetningskretsen lett vil kunne komme til å forveksle dem, spesielt om man er henvist til å<br />
gjenkalle merkene i erindringen. De små visuelle forskjeller i merkene vil lette forsvinne når<br />
man er henvist til å stole på sin hukommelse av merkene. Merkene har samme rytme, de består<br />
begge av fem stavelser. Hovedvekten av stavelsene (tre) er identiske. Merkene begynner likt<br />
(DE) og disse nevnte likhetstrekk har stor betydning for hvordan merkene vil huskes.<br />
Det er på denne bakgrunn at innsigeren ikke kan være enig i at merkene fremstår som<br />
forskjellige, når begge benyttes for produkter og salg av produkter av samme og lignende slag.
2. avd. sak nr. 7714 6<br />
Spørsmålet om ond tro<br />
Som nevnt har innsigeren tatt sitt merke i bruk lenge før søkeren. Det ble tatt i bruk i 1970 årene.<br />
Vi vedlegger for ordens skyld kopier lastet ned fra Internet som viser dette, se vedlegg 4.<br />
Spørsmålet er således om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at søkeren kjente til denne bruk før<br />
søknad om DELI DE LUCA ble innlevert den 12. desember 2002. Søkers firma ble ifølge<br />
Brønnøysundregistrene etablert den 1. januar 2003.<br />
Så vidt vites og som også beskrevet i artikkelen i aftenposten 27. august 2003, se vedlegg 5, skal<br />
det være 5 gründere bak konseptet og navnet Deli De Luca. Disse har alle en fortid hos<br />
konkurrenten 7- ELEVEN. En av gründerne Adriano Capoferro er daglig leder, mens en annen<br />
av gründerne Terje Bergh er produkt- og konseptansvarlig. Begge er i pressen blitt fremstilt som<br />
gründere av Deli de Luca, se eks. vedlagte kopi etter søk på Google, vedlegg 6. Terje Bergh har<br />
vært intervjuet så vidt vi kan se fra Internet flere ganger og flere ganger blitt fremstilt som<br />
gründer av Deli De Luca. Det ville ha vært naturlig av ham å ikke fremstille seg selv som<br />
gründer hvis så ikke var tilfelle. Terje Bergh er også en av gründerne som ble intervjuet i<br />
forbindelse med den artikkel i Aftenposten som er referert til ovenfor og der der fremgår som<br />
følger:<br />
”Mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den amerikanske kjeden<br />
”Dean & DeLuca” har alle en fortid hos konkurrenten 7-Eleven. Etter tre tusen bilder av førti<br />
konsepter i fem land sto de igjen med et rødfarget døgn-konsept som de selv mener er unikt selv<br />
i en døgnåpen by som London. Her hjemme har noen kalt dem ”butant”. En blanding av butikk<br />
og restaurant. Selv kaller de Deli de Luca et ultraurbant konsept.”<br />
Det er anført fra Daglig Leder Adriano Capoferro at personene det er vist til i artikkelen ikke var<br />
ansatt i selskapet da søknaden for registrering av varemerket ble innlevert, for så vidt var<br />
selskapet heller ikke etablert. Søknad ble innlevert den 12. desember 2002 og selskapet etablert<br />
den 1. januar 2003. Søknaden ble opprinnelig innlevert av Adriano Capoferro, men så vel<br />
Adriano Capoferro som Terje Bergh fremstiller seg selv som gründere av Deli De Luca. Det<br />
mest sansynlige er vel at gründere kjenner til bakgrunnen for navnevalget på den bedrift de er<br />
gründere for. Tidsperspektivet fra søknad om varemerke ble innlevert til firma ble etablert, er 19<br />
dager. Det er vel usannsynlig at kun en av gründerne bak firmaet foretok navnevalget alene 19<br />
dager før firmaet ble stiftet av gründerne. Det skal anføres at den andre personen som er omtalt i<br />
artikkelen i Aftenposten som en av gründerne, Thor Johansen, har styreplass i Deli De Luca<br />
Norge AS sammen med Adriano Capoferro.<br />
Det kan ligge andre grunner bak det forhold at det var Adriano Capoferro som ”startet ballet”,<br />
enn at han var alene om å starte det. Det siste er som nevnt tidligere lite sannsynlig ettersom for<br />
eksempel Terje Bergh i flere artikler både i Aftenposten og Dagens Næringsliv er fremstilt som<br />
gründer av Deli De Luca og det later ikke til at han har vært opptatt av å ”rette på” dette<br />
inntrykket. Det faktum at en av gründerne ”startet ballet” kan ha sin enkle årsak i det felles<br />
ansettelsesforholdet for gründerne i 7-Eleven. Adriano Capoferro nevner selv at 12. desember<br />
2002 var Terje Bergh fortsatt ansatt i 7-Eleven.<br />
<strong>Patentstyret</strong> har lagt til grunn at rekkevidden av varemerkelovens § 14, 1. ledd nr. 7 begrenses<br />
kraftig ved at det kreves at søker var vitende om den tidligere bruk og det vises til Lassen<br />
Oversikt over Norsk varemerkerett s. 141 samt til en annen <strong>avdeling</strong>s avgjørelse nr. 6711<br />
ENVIRO-CLEAN, der 2. <strong>avdeling</strong> legger til grunn at det kreves ”sikkerhet for viten,<br />
sannsynlighet for viten er ikke nok”. Vi vil vise til hva Lassen også nevner på side 141:
2. avd. sak nr. 7714 7<br />
”Lovens krav om at ”søkeren var vitende” innebærer ikke i seg selv noe krav om kvalifisert<br />
sannsynlighetsovervekt. Etter alminnelige sivilprosessuelle prinsipper skulle det dermed være<br />
nok at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren hadde kunnskap om bruken. Derimot er det<br />
ikke nok at han burde hatt slik kunnskap.”<br />
Vi har ikke hevdet at søkeren burde hatt kjennskap til Dean & DeLuca. Vi har hevdet at det er<br />
mer enn 50 % sannsynlig at søker av varemerket DELI DE LUCA hadde kunnskap om<br />
varemerket Dean & Deluca da søknad om registrering av varemerket DELI DE LUCA ble<br />
innlevert til <strong>Patentstyret</strong> i desember 2002. Aftenpostens artikkel fremstiller et intervju med 2 av<br />
medgründerne av Deli De Luca, den ene av dem konsept- og produktansvarlig i Deli De Luca,<br />
Terje Bergh. Det at den ene av dem Terje Bergh er gründer av Deli De Luca fremkommer også<br />
av andre presseartikler. Aftenpostens artikkel nevner at gründerne har vært inspirert av Dean &<br />
DeLuca, at de har gått igjennom 40 konsepter før de falt ned på Deli De Luca konseptet. Man må<br />
spørre seg hvorfor skulle en journalist dikte opp dette? Det er for øvrig høyst normalt at den som<br />
blir intervjuet sørger for å få se intervjuet før det kommer på trykk, nettopp for å ha muligheten<br />
for å luke ut feilfremstillinger. Det er etter innsigers oppfatning mer enn 50 % sannsynlig at<br />
Terje Bergh og opprinnelig søker av varemerket DELI DE LUCA, Adriano Capoferro, som<br />
sammen var medgründere av Deli De Luca, den 12. desember 2002, 19 dager før fimaet Deli De<br />
Luca Norge AS ble stiftet i januar 2003, hadde valgt navnet på det firmaet de skulle grunnlegge<br />
sammen samt også valgt varemerket de skulle bruke for sitt firma sammen (Firmaet er registrert<br />
med formålet ”Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted”). Det er mer<br />
en 50 % sannsynlig at det forholder seg slik som fremstilt i Aftenpostens artikkel, nemlig at man<br />
var inspirert av den amerikanske kjeden Dean & DeLuca da man valgte navne DELI DE LUCA.<br />
Likheten mellom merkene og mellom konseptene er så stor at det ikke står til troende at<br />
gründerne ikke har kjent til det merket som var tatt i bruk tidligst. At man også har ønsket å<br />
finne en europeisk motvekt til en amerikansk konkurrent slik det påstås i søkers brev av 8. mai<br />
2006, kan selvfølgelig også være helt korrekt.<br />
Vårt poeng er at det fremstår som mer enn 50 % sannsynlig at Terje Bergh, en av de personer det<br />
henvises til i Aftenpostens artikkel er en like sentral gründer i etableringen av Deli De Luca og<br />
valget av varemerket Deli de Luca som Adriano Capoferro. Terje Berg er en av gründerne som<br />
skal ha uttalt at man har vært inspirert av Dean & DeLuca i valget av Deli De Luca. Det skal<br />
således hevdes at kravet om viten slik det fremgår av varemerkeloven er tilfredsstillt.<br />
<strong>Patentstyret</strong> har lagt vekt på at innsiger har tatt merket i bruk i utlandet, særlig i USA, men ikke i<br />
Europa. Det er et faktum at Dean & DeLuca har brukt sitt merke i Europa i hvert fall siden 1999<br />
og gjør det fremdeles, det foregår salg til for eksempel Sverige, Danmark og Finland og også<br />
salg til norske forbrukere, selv om det siste ikke dreier seg om masse salg. Dean & DeLuca har<br />
levert produkter til veldig mange land innenfor EU. Det kan se ut som om <strong>Patentstyret</strong> har lagt<br />
vekt på en antagelse om at innsigers merke ikke har vært benyttet i Europa i spørsmålet om ond<br />
tro. Vi kan ikke helt se hvilken betydning dette skulle ha all den grunn at merket vitterlig har<br />
vært i bruk i en årrekke i USA som nevnt under avsnittet Historikk. Vi vedlegger kopier fra<br />
Internett som viser hvor innsigeren har sine butikker og restauranter som vedlegg 7. Hvis det har<br />
betydning at søker har benyttet sitt merke i Europa, vil innsigeren ta det forbehold at man senere<br />
vil fremlegge bevis for bruk i Europa før søknad ble innlevert fra søkers side. Innsiger har hatt et<br />
utstrakt salg via sin hjemmeside.<br />
Det er på denne bakgrunn vi vil konkludere med at merkene er egnet til å forveksles med<br />
hverandre i den alminnelige omsetning samt at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren var i<br />
ond tro da søknaden om registrering av DELI DE LUCA ble innlevert.
2. avd. sak nr. 7714 8<br />
Vi anmoder således <strong>Patentstyret</strong>s annen <strong>avdeling</strong> om å ta klagen til følge og om å oppheve<br />
registreringen av DELI DE LUCA, jfr. varemerkelovens § 14, 1. ledd nr. 7."<br />
Registreringshavers brev 30. mars 2007 inntas<br />
I nytt brev datert 7. mai 2007 uttaler innsigers fullmektig (Zacco Norway AS):<br />
"Det gjøres med dette oppmerksom på at vi som følge av at vi er blitt oppmerksom på at vi har<br />
en interessekonflikt i saken, har overlatt den videre behandling av klagen på vegne av innsigeren<br />
til Oslo Patentkontor AS, Per Andreas Martinsen."<br />
I brev av 4. juni 2007 uttaler innsigers nye fullmektig, Oslo Patentkontor AS:<br />
"Jeg viser til <strong>Annen</strong> Avdelings brev av 3. april 2007 med oversendelse av tilsvar fra søkerens<br />
fullmektig, Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, Oslo, datert 30. mars 2007, til den<br />
klage som var blitt inngitt 15. desember 2006 fra innsigerens daværende fullmektig, Zacco<br />
Norge AS, Oslo, over Første Avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006. I <strong>Annen</strong> Avdelings brev<br />
er søkeren blitt gitt en frist frem til i dag, 4. juni 2007, for å innkomme med bemerkninger til<br />
dette tilsvar og eventuelle andre anførsler i saken til underbyggelse av klagen.<br />
Innsigerens opprinnelige fullmektig, Zacco Norge AS, Oslo, har pga. en interessekonflikt måtte<br />
fratre i saken, og innsigerens har anmodet vårt kontor, Oslo Patentkontor AS, Oslo, om å tre inn<br />
som ny fullmektig.<br />
På innsigerens vegne skal jeg få bemerke følgende til tilsvaret av 30. mars 2007 fra søkerens<br />
fullmektig:<br />
INNLEDNING:<br />
Ett av hovedpunktene i denne sak er innsigerens påstand om at søkeren har inngitt denne<br />
foreliggende søknad i ond tro, jfr. varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7. Gjennom sin<br />
argumentasjon i denne sak og de øvrige momenter som foreligger, er det efter innsigerens<br />
oppfatning blitt klargjort at søkeren har en meget god oversikt over andre relevante restauranter<br />
osv. – spesielt i USA –, hvilke varemerker disse benytter og hvilke konsepter virksomhetene er<br />
basert på, bygget opp rundt og drives efter. Dette støtter alt opp under innsigerens påstand om at<br />
søkeren kjente innsigeren, dens virksomhet og varemerket DEAN & DELUCA, da det egne<br />
varemerket DELI DE LUCA ble valgt.<br />
Innsigeren har også merket seg at søkersiden i det tilsvar av 3. mars 2007 som nu foreligger ikke<br />
lenger opprettholder påstanden om at søkeren ikke kjente innsigeren, hans virksomhet og<br />
varemerke da DELI DE LUCA ble valgt og søkt registrert som varemerke.<br />
Innsigeren opprettholder påstanden om at det foreligger en forvekslingsfare, at søknaden om<br />
varemerkeregistrering ble inngitt i ”ond tro”, dvs. med kjennskap til innsigerens allerede
2. avd. sak nr. 7714 9<br />
eksisterende varemerke DEAN & DELUCA og at søknaden om registrering av og ibruktakelsen<br />
av kjennetegnet DELI DE LUCA representerer en handling som er i strid med god<br />
forretningsskikk, slik at den aktuelle bestemmelse (varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7)<br />
kommer til anvendelse.<br />
VARE-/BRANSJELIKHET<br />
Det synes ikke å foreligge noen uenighet mellom partene om det i dette tilfellet eksisterer en<br />
tilnærmet fullstendig vare- og bransjeidentitet. På innsigerens vegne skal vil det derfor her bare<br />
kort påpekes at vi står overfor to salgs- og serveringsbedrifter som begge tilbyr det samme i et<br />
bredt spekter av varer, herunder særskilt tilberedte matretter, kaker, andre delikatesseprodukter,<br />
kaffe, søtsaker, osv. Jeg viser her også til det som ble uttalt og dokumentert i klagen av 15.<br />
desember 2006.<br />
Det forhold at det foreligger enkelte detaljforskjeller mellom virksomhetenes totalgjennomføring<br />
av sine serverings- og salgstilbud, kan ikke tillegges noen vekt i denne sammenheng. Det er<br />
søkerens vare- og tjenestefortegnelse, slik den foreligger i søknaden, som skal danne grunnlaget<br />
for vurderingen. Første Avdelings avgjørelse er derfor korrekt på dette punkt da dette ble lagt til<br />
grunn der.<br />
KJENNETEGNSLIKHETEN<br />
En av grunnleggerne for søkerens virksomhet, og den opprinnelige søker i denne sak, bærer<br />
navnet Adriano Capoferro, og han har ingen påvist relasjon til det italienske navnet De Luca,<br />
eventuelt skrevet: Deluca. Det valgte navnet/kjenntegnet/varemerket DELI DE LUCA er derfor<br />
ikke bygget på et utspring i hans egen navn. Innsigeren mener det derfor er berettiget å reise<br />
spørsmålet om hvorfor grunnleggerne av virksomheten valgte nettopp DELI DE LUCA?<br />
Å velge LUCA eller DE LUCA skaper for den alminnelige, gjennomsnittlige norske<br />
omsetningskrets som søkerens virksomhet vender seg mot, ikke noe særlig sterk tilknytning til<br />
noe italiensk eller knyttet til Italia, slik som det synes å være hevdet fra søkersiden. Den<br />
eventuelle italienske tilknytning ville vært like sterk om grunnleggerne hadde byget varemerket<br />
på den opprinnelige søkers eget navn. Hvorfor ikke velge DELI DE ADRIANO? Navnevalget<br />
slik det ble – DELI DE LUCA – synes derfor efter innsigerens oppfatning å signalisere at det<br />
forelå et ønske om å utnytte en allerede etablert goodwill som ville være en god starthjelp.<br />
Som påpekt ovenfor, henvender søkeren seg til en norsk gjennomsnittskrets av kunder, dvs.<br />
kunder i alle aldre, med enhver bakgrunn og med sprogkunnskaper som sterkt varierer.<br />
Kunnskapene i italiensk vil generelt sett ikke være særlig gode hos denne krets; også fordi<br />
italienskkunnskaper ikke er sørlig godt utbredt i den norske befolkning.<br />
Selv om noen slike italienskkunnskaper skulle foreligge hos enkelte, og selv om engelskkunnskaper<br />
også vil foreligge i noe større grad hos denne omsetningskrets, vil dette ikke være<br />
omsetningskretsens førstesprog. Det sproget er norsk. Mindre fonetiske og semantiske forskjeller<br />
mellom to merker på et annet sprog vil da få klart mindre betydning i helhetsbildet ved merker<br />
på italiensk og/eller engelsk enn hvis merkene som vurderes har vært to norske merker. Dette vil<br />
eksempelvis medføre at forskjellen mellom ”DEAN” og ”DELI” ikke vil være så merkbar for
2. avd. sak nr. 7714 10<br />
den norske omsetningskrets som den eksempelvis ville vært for en engelsk/amerikansk<br />
omsetningskrets. Dette må tas i betraktning ved forvekselbarhetsvurderingen.<br />
Videre vil det fra innsigerens side understrekes at DE LUCA og DELUCA vil fremstå fonetisk<br />
helt identiske. Ingen vil ta noen pause DE og LUCA ved uttalen av et merke som inneholder DE<br />
LUCA uansett om dette førstesprog er norsk, engelsk eller italiensk. Og særlig fordi<br />
italienskkunnskapene vil være dårlige hos den aktuelle omsetningskrets, vil denne forskjell bli<br />
oversett og uansett straks glemt. Den distinksjon mellom et todelt og et enhetlig ord som<br />
søkersiden har forsøkt å fremstille, er derfor ikke eksisterende og blir et meningsløst element i<br />
forvekselbarhetsvurderingen.<br />
Søkerens varemerke er søkt registrert som et rent ordmerke og det er slik de skal bli vurdert i<br />
denne sak. Innsigerens varemerke må også i saken vurderes på samme måte som et rent<br />
ordmerke. Også på dette punkt er Første Avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006 korrekt.<br />
Det faktum at søkeren også bruker en logoutforming av sitt merke, kan derfor ikke gis noen<br />
betydning i denne sak. Logoene som sådan er ikke distinktive, og i tillegg bruker søkeren<br />
forskjellige logoutforminger. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke legge noen vekt på<br />
logobruken, og saken må derfor i sin helhet konsentreres rundt ordene som sådan, dvs. hvordan<br />
de vil fremtre, oppfattes og erindres fonetisk og visuelt.<br />
Begge merker starter med samme to bokstavene – ”DE”. I henhold til praksis fra europeiske<br />
rettsinstanser, vil publikum/omsetningskretsen som hovedregel legge vekt på og erindre hvordan<br />
merkene innledes. Det kan her vises til de to avgjørelser av Førsteinstansretten T-88/05 MARS v<br />
NARS og T-353/05 EURON v CURON, begge avgjørelser av februar 2007. Det er dette<br />
hovedtrekk ved merkene som vil sitte igjen hos den aktuelle omsetningskrets og bære<br />
dominerende i erindringsbildet. Slik jeg vil komme tilbake til nedenfor må det også legges<br />
vesentlig vekt på at medlemmene i omsetningskretsen som regel aldri vi møte merkene samtidig.<br />
Erindringsbildet av merket vil derfor være det avgjørende.<br />
”DELI” er videre et beskrivende element som sådan for disse varer og tjenester, og dermed vil<br />
det være et svakt merkeelement i denne sammenheng. Omsetningskretsen vil ikke legge vekt på<br />
elementets betydningsinnhold, og de enkelte medlemmer i denne vil derfor ikke erindre at det er<br />
forskjellig fra ”DEAN”. Det som erindres er at det aktuelle ord starter med bokstavene ”DE”.<br />
Som nevnt vil begge merkene i praksis aldri foreligge samtidig for dette medlem av<br />
omsetningskretsen, og det vil ikke være noe anledning til å sammenligne dem og å vurdere<br />
eventuelle faktiske forskjeller på mindre punkter.<br />
Det i praksis identiske elementet ”DELUCA” vil derfor være dominerende. Da italienskkunnskapene<br />
hos den aktuelle omsetningskrets vil være meget svake eller helt manglende, vil<br />
den grammatiske betydning av ”DE” når det står alene, ikke være kjent. I erindringen vil de<br />
faktisk forekommende elementer i de to merker gli helt over i hverandre.<br />
Det forhold at innsigerens merke faktisk inneholder elementet ”&”, vil knapt bli oppfattet, og det<br />
vil efter innsigerens oppfatning umiddelbart være glemt. Et slikt sammenbindende element vil<br />
ikke bli tillagt noen selvstendig betydning.
2. avd. sak nr. 7714 11<br />
Ved forvekselbarhetsvurderingen er det merkene som helhet, dvs. slik de fremtrer som en helhet<br />
i erindringen fonetisk, visuelt og eventuelt betydningsmessig, som skal være det avgjørende.<br />
Små detaljforskjeller vil da ikke få noen avgjørende betydning. Jeg viser her til Birger Stuevold<br />
Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKERETT (<strong>Annen</strong> utgave –<br />
Revidert versjon) (2003) side 352 øverst som fremhever generelt om den<br />
forvekselbarhetsvurdering som skal foretas:<br />
”Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett, at det som skal<br />
sammenlignes, er det helhetsinntrykket merket gir – eller rettere: det helhetsinntrykket<br />
man kan regne med at de vil etterlate seg i erindringen, jfr. foran under I, samt EFdomstolens<br />
avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma, Sml. 1997 s-I-6191, premiss 23<br />
og C-342/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 25.”<br />
Her vil alle sider ved merkene telle med, men enkelte forhold vil kunne ha avgjørende<br />
betydning. Og særlig vil syns- og lydbildet være avgjørende. Jeg viser igjen til Stuevold<br />
Lassen/Stenvik, ibid. side 352 tredje avsnitt som uttaler:<br />
”Visuell eller fonetisk likhet vil ofte alene kunne medføre at man må konstatere at<br />
kjennetegnene er for like. […] Forstillingsbildet spiller ofte bare rollen som en<br />
«ledsagende omstendighet», som etter forholdende kan virke forsterkende eller<br />
avsvekkende på de likhetsforestillingene som dannes gjennom syns- eller hørselsbildet.”<br />
Jeg understreker i denne sammenheng at Stuevold Lassen og Stenvik likestiller den fonetiske og<br />
visuelle likhet, og fremholder at det er nok for å konstatere forvekselbarhet at én av disse<br />
likhetssituasjoner foreligger. Sml. formuleringen ”Visuell eller fonetisk likhet vil ofte alene …”<br />
(Uthevet her.)<br />
I dette tilfellet er særlig den fonetiske likhet stor. De små forskjeller som vil kunne konstateres i<br />
skriftbildet, vil forsvinne i helheten. Jeg vil her på innsigerens vegne trekke en parallell til de to<br />
merker MICRA SOFT og MICRO SOFT. Sett skrevet vil forskjellene kunne observeres, men<br />
uttalt vil de flyte helt over i hverandre. Følger man Stuevold Lassen og Stenviks anvisninger<br />
ovenfor, må det konstateres at merkene er forvekselbare i praksis.<br />
De forestillingsbilder, dvs. de betydningsinnhold, som merkene efterlater, vil bare i den grad de<br />
foreligger, kunne virke enten forsterkende eller avsvekkende på denne allerede konstaterte likhet<br />
enten visuelt eller fonetisk. I nærværende sak vil søkeren hevde at det ikke vil være noen<br />
særskilte forestillingsbilder knyttet til de to merker. Det således hevdes at Første Avdelings<br />
avgjørelse ikke er korrekt når det ved vurderingen er blitt lagt en avgjørende vekt på at merkene<br />
vil ha forskjellige forestillingsbilder knyttet til seg.<br />
Slik som fremhevet ovenfor, vil det dominerende element i begge merker være DELUCA, og det<br />
vil være til dette elementet som de eventuelle oppdukkende forestilingsbilder vil knytte seg.<br />
DELI vil – i den grad det mulige betydningsinnhold observeres – fremstå som rent beskrivende,<br />
og omsetningskretsen vil dermed ikke feste seg særskilt ved et slikt betydningsinnhold. For<br />
gjennomsnittsforbrukeren som vi ved disse merker står overfor, vil elementet DEAN ikke fremst<br />
med et særskilt betydningsinnhold. Engelskkunnskapene til denne gjennomsnittsforbruker vil<br />
være begrensede, og bruken av ordet som et (for)navn vil for en slik norsk forbruker ikke være<br />
særlig kjent.
2. avd. sak nr. 7714 12<br />
I den grad det bærende og dominerende element DELUCA skulle gi opphav til noen<br />
forestillingsbilder, vil dette bare knytte merkene sterkere til hverandre pga. av den identitet som<br />
foreligger.<br />
De avgjørelser fra EF-domstolen som søkerens fullmektig har trukket frem i tilsvaret<br />
(PICASSO/PICARO og STENINGE KERAMIKK/STENINGE SLOTT ), er derfor ikke<br />
relevante for vurderingen i denne foreliggende sak. Det er ingen slik betydningsmessig forskjell<br />
mellom merkene her.<br />
Det syn på forvekselbarhetsspørsmålet som det her er gitt uttrykk for, støttes efter innsigerens<br />
oppfatning av flere avgjørelser av EF-domstolen og Førsteinstansretten. På innsigerens vegne vil<br />
det her vises til to avgjørelser fra Førsteinstansretten hvor avgjørelsene er bygget på og hvor det<br />
er gjort en rekke henvisninger til avgjørelser av EF-domstolen. De to avgjørelser er T-169/02<br />
CerveceriaModelo, SA de CV v. Modelo Continente Hipermer-cados, SA av 15. februar 2005 og<br />
T-185/3 Vincenzo Fusco v. Antonio Fusco International SA Lussemburgo av 1. mars 2005.<br />
I den sistnevnte saken vedrørende den mulige forvekselbarhet mellom merkene ENZO FUSCO<br />
og ANTONIO FUSCO tar Førsteinstansretten utgangspunkt i at det skal skje en vurdering basert<br />
på merkenes helhetsinntrykk. Se premiss 46 som har en bred henvisning til tidligere avgjørelser<br />
av EF-domstolen.. Videre finner Førsteinstansretten at de to merker er forvekselbare som følge<br />
av det felles element FUSCO som i merket fremtrer som et etternavn, på tross av at de to<br />
foregående elementer i merkene (ENZO/ANTONIO) ikke oppviser noen likhetstrekk. Dette<br />
felles, avsluttende element vil bli tillagt størst vekt av omsetningskretsen. Se premiss 55 og 67. I<br />
denne sak trekker retten det forhold at hvis omsetningskretsen for de aktuelle varer vil være<br />
utpreget merkebevisst, vil dette kunne medføre at faren for forvekselbarhet minskes. Se premiss<br />
58 med henvisning til en tidligere avgjørelse av EF-domstolen, dog uten at dette fikk avgjørende<br />
betydning for den sak Førsteinstansretten behandlet.<br />
I sak T-169/02 baserer Førsteinstansretten seg på de samme vurderinger og legger avgjørende<br />
vekt på det forhold at det felles element (MODELO) er det sterke element i de to merker. Se<br />
premissene 35 – 38. På tross av de forskjeller som forelå mellom merkene, ville identiteten med<br />
hensyn til det felles element dominere helhetsinntrykket, og merkene måtte derfor anses<br />
forvekselbare. Se premiss 39 og 40. Det blir også lagt vesentlig vekt på at saken dreier seg om<br />
identiske varer. Se premiss 41 og 43. Retten fremhever også at det forhold at medlemmene av<br />
omsetningskretsen som regel ikke har anledning til å sammenligne merke, får betydning, idet<br />
disse medlemmer må stole og basere seg på et ”imperfect picture” av merkene. Se premiss 45<br />
med henvisning tidligere praksis fra EF-domstolen.<br />
Uttalelsene i disse to avgjørelser og den tidligere praksis fra EF-domstolen som de støtter seg på,<br />
underbygger efter innsigerens syn hans påstand om forvekselbarhet i denne sak. Vi står overfor<br />
identiske varer og tjenester. Vi står i den foreliggende sak til dels overfor varer hvor<br />
merkebevisstheten ikke er særlig skjerpet, idet det dreier seg om vanlige konsumvarer. Det<br />
dominerende element vil være det felles DELUCA som også vil kunne fremstå som et efternavn,<br />
og i en situasjon hvor omsetingskretsen ikke har anledning til sammenligne merkene, vil den<br />
forestilling oppstå at varemerkene ”are from the same undertaking or, at least, from<br />
economically-linked undertakings”. Se premiss 44 i avgjørelsen i T-169/02.
2. avd. sak nr. 7714 13<br />
Jeg viser for øvrig når det gjelder spørsmålet om forvekslingsfaren, til det som er blitt fremhold i<br />
klagen av 15. desember 2006 av innsigerens daværende norske fullmektig.<br />
Det fastholdes således fra innsigerens side at de to merker må anses å være forvekselbare i den<br />
alminnelige omsetning, og dette vilkår for å kunne kreve registreringen av søkers merke<br />
opphevet, er derfor tilstede.<br />
KJENNSKAP TIL MERKET/”OND TRO”<br />
Fra innsigerens side har det tidligere vært fremholdt og søkt dokumentert at grunnleggerne av<br />
den virksomhet som søkeren driver under det søkte merket, kjente til innsigeren, hans<br />
virksomhet og hans varemerke da varemerket ble valgt. Av den tidligere fremlagte artikkel fra<br />
Aftenposten fremgår det også et klart utsagn om at grunnleggerne var inspirert av innsigerens<br />
virksomhet i USA. Jeg viser her til det som er sagt i klagen av 15. desember 2006. De<br />
intervjuede avgir en uforbeholden uttalelse om denne ”inspirasjon” og innholdet og<br />
formuleringene i intervjuet har ikke senere blitt stanset eller til slutt forsøkt dementert. De tre<br />
som uttaler seg i artikkelen var grunnleggere av virksomheten sammen med den opprinnelige<br />
søker, og det har ingen betydning for saken at disse ikke hadde sluttet i den tidligere arbeidsplass<br />
– 7-ELEVEN – (hvor også den opprinnelige søker hadde vært ansatt sammen med dem) på<br />
tidspunktet for den foreliggende søknads inngivelse. Beslutningen om grunnleggelsen av<br />
selskapet og det aktuelle navn/varemerke var valgt mellom dem på søknadstidspunktet. Et<br />
selskap blir ikke grunnlagt og et varemerke blir ikke valgt ”helt ut av det blå”; det ligger som<br />
regel lange om omfattende overveielser og planer før selskapsdannelsen og varemerket besluttes.<br />
Tidligere har denne saksfremstilling og bakgrunnen for denne blitt bestridt fra søkerens side.<br />
Innsigeren merker seg nu at dette ikke lenger er tilfellet. Det er intet i tilsvaret som innebærer en<br />
bestridelse av at grunnleggerne var kjent med og var inspirert av innsigerens virksomhet og<br />
varemerke. I denne sammenheng blir det derfor uten særlig relevans om innsigerens virksomhet<br />
var kjent som sådan i de norske markedet. Bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr.<br />
7 er en ren subjektiv bestemmelse, idet den bare spør om søkerens kunnskaper på<br />
søknadstidspunktet. Kjente denne søker til tredjemanns allerede eksisterende merkebruk, er dette<br />
i utgangspunktet tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse og at nektelse av<br />
registrering kan skje.<br />
Søkerens norske fullmektig har i tilsvaret vist til avgjørelsen i Høyesterett av 23. november 2006<br />
(”VESTA”) hvor Høyesterett i lys av praksis fra OHIM la til grunn at bestemmelsens anvendelse<br />
forutsetter at registreringen med slik kunnskap om tredjemanns tidligere bruk hos søkeren ”vil<br />
representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk”.<br />
Det er gjennom klagen vist at innsigeren har en omfattende virksomhet utenfor USA, og det<br />
vises her bare generelt til dette, dog slik at det på ny understrekes at det skjer salg til norske<br />
forbrukere og til våre naboland. Innsigeren søkte sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert<br />
som EU-varemerke allerede i 1996, og registrering av merket fant sted i 1999 som CTM<br />
000422063. Jeg viser til vedlegg 3 til klagen av 15. desember 2006. Og endelig har innsigeren<br />
søkt sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert som internasjonalt varemerke hvor Norge også<br />
er utpekt.
2. avd. sak nr. 7714 14<br />
Alt dette underbygger at innsigeren har reelle markedsinteresser i Norge og Europa, og at han<br />
dermed har en legitim interesse av å beskytte sitt varemerke her. Dette gjelder også mot at andre<br />
får registrert et forvekselbart varemerke i Norge når søkeren erkjenner å ha kjent innsigerens<br />
virksomhet og er ”inspirert” denne. Det kan ikke være avgjørende for saken at innsigeren ikke<br />
har åpnet egne særskilte utsalg i Europa eller i Norge. I dagens omsetningsmarked hvor avtaler<br />
om salg inngås gjennom elektroniske medier, er ikke lokale <strong>avdeling</strong>er avgjørende for hva som<br />
skal anses som markedsområder eller interesse- og ekspansjonsområder.<br />
Innsigeren må anses å ha etablert goodwillbærende rettighet her i Norge på søknadstidspunktet<br />
gjennom sin virksomhet, og det må anses å representere et brudd på den alminnelig foreliggende<br />
standard for god forretningsskikk å søke å snylte på denne. Det er selvsagt tillatt å orientere seg i<br />
et marked og la seg generelt inspirere av andre næringsdrivendes virksomhet, men grensen for<br />
det tillatte er overtrådt når man bevisst ønsker å etterligne en annen næringsdrivendes særskilte<br />
forretningsdrift eller – som her – bevisst ønsker å etterligne den andre næringsdrivendes<br />
kjennetegn.<br />
Det forhold at innsigeren og innsigerens kjennetegn er nevnt særskilt i den tidligere omtalte<br />
artikkel i Aftenposten, viser en bevisst vilje til å etterligne én særskilt næringsdrivendes<br />
virksomhet og kjennetegn. Grunnleggere av søkerens selskap bekrefter her at man bevisst har<br />
søkt en efterlignelseshandling med åpne øyne med sikte på å dra nytte av de goodwill som<br />
innsigeren har opparbeidet seg.<br />
Det forhold at Aftenpostens journalist særlig trekker frem denne ”inspirasjon” hos grunnleggerne<br />
viser også at tilknytningen til innsigeren ansås som et viktig poeng, fordi innsigerens virksomhet<br />
allerede var kjent i Norge og for Aftenpostens lesere. Ingen journalist ville tatt med en<br />
henvisning til en amerikansk kjede som var helt ukjent for det norske publikum i en så kortfattet<br />
artikkel som dette.<br />
OPPSUMMERING<br />
Det foreligger således efter innsigerens oppfatning en forvekslingsfare mellom de to involverte<br />
kjennetegn, og søknaden er under de omstendigheter som er blitt klarlagt, inngitt med en viten<br />
om innsigerens virksomhet og varemerke, samt under omstendigheter som må sies å representere<br />
et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk. Søkeren ha bevisst søkt å<br />
efterligne søkerens kjennetegn for å dra nytte av den goodwill som var knyttet til dette<br />
kjennetegn også i Norge. Registrering av det søkte merket må derfor nektes i medhold av<br />
varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />
På innsigerens vegne fastholdes derfor påstanden om at Første Avdelings avgjørelse av 24.<br />
oktober 2006 må oppheves og registrering må nektes i medhold av den nevnte § 14 første ledd<br />
nr. 7."<br />
I innlegg av 20. august 2007 uttaler innehavers fullmektig:
2. avd. sak nr. 7714 15<br />
"1. Innledning<br />
Det vises til innsigers brev av 4. juni 2007 til <strong>Patentstyret</strong> 2. <strong>avdeling</strong>. C-Store Holding AS (”C-<br />
Store”) er i henhold til <strong>Patentstyret</strong>s brev av 8. august 2007 gitt frist til den 20. august 2007 for å<br />
inngi uttalelse/tilsvar. Nærværende tilsvar ansees derfor rettidig.<br />
Etter vårt syn tilfører innsigers omfattende supplering av argumenter og rettspraksis i brev av 4.<br />
juni 2007 lite nytt i forhold til den opprinnelige klagen. C-Store fastholder derfor anførslene i<br />
tilsvar av 30. mars 2007, og opprettholder at <strong>Patentstyret</strong>s første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse er korrekt.<br />
Det bes derfor om at registreringen av varemerket DELI DE LUCA, reg. nr. 226 123, blir<br />
stående.<br />
2. Historikk<br />
På grunnlag av innsigers dels forvirrende og uriktige fremstilling av sakes faktum, finner vi det<br />
hensiktsmessig å innlede med en oppsummering av historikken rundt DELI DE LUCA og<br />
bakgrunnen for navnevalget.<br />
DELI DE LUCA-konseptet er en krysning mellom butikk og delikatesseforretning med fokus på<br />
god mat og måltidsløsninger. DELI DE LUCA-butikkene dekker publikums behov for direkte<br />
konsum og ”take away”. De aller fleste butikkene holder åpent 24 timer i døgnet. Kjeden har nå<br />
23 butikker i Oslo, og 1 i Bergen. I løpet av høsten skal det åpnes ytterligere 2 butikker i Bergen,<br />
og 1 i Oslo.<br />
Adriano Capoferro startet å utvikle ideen og navnet til konseptet i oktober 2002. Som Capoferro<br />
allerede har redegjort for i brev av 4. mai 2005 til Første <strong>avdeling</strong> ønsket han i utgangspunktet en<br />
motvekt til etablerte kjeder som 7 Eleven, Burger King, Mc Donalds, Pizza Hut og Subway. Alle<br />
disse kjedende har amerikansk opprinnelse, og Capoferro ønsket å etablere et konsept med<br />
inspirasjon fra land som Italia, Spania og Frankrike.<br />
Adriano Capoferro har bakgrunn fra kiosk kjeden 7- Eleven, men sluttet der i oktober 2002.<br />
Valget av elementet DELI ble valgt for å gi assosiasjoner til mat eller delikatesser.<br />
Da Capoferros far er italiensk, og bor i Roma, har Capoferro sterk tilknytning til Italia. Han har i<br />
alle år feriert der, og er derfor godt kjent med italienske utrykk, navn, og kultur. Valget hans falt<br />
derfor naturlig nok på et italiensk klingende navn.<br />
Capoferro ønsket imidlertid ikke å benytte deler av sitt eget navn som kjennetegn eller<br />
foretaksnavn. Dette fordi han ikke med visshet kunne forutse om han senere ville ønske å drive<br />
andre type virksomhet. Han anså det derfor uheldig å benytte sitt eget navn på virksomheten,<br />
fordi han da risikerte å bli assosiert med en virksomhet han senere kanskje ikke hadde noen<br />
forbindelse med eller til. Videre så han muligheten for å etter hvert selge virksomheten. I et slikt<br />
tilfelle ville Capoferro ikke lenger ha kontroll med bruken av navnet. Også på dette grunnlag<br />
anså han det uheldig å bruke sitt eget navn på virksomheten.<br />
Derfor falt valget på navnet LUCA, som er et vanlig personnavn, stedsnavn og vei og gatenavn i<br />
Italia. Vi viser i den forbindelse til Bilag 1, i vårt tilsvar av 30. mars 2007. Etter Capoferros<br />
vurdering klang videre navnet godt sammen med forstavelsen DELI.
2. avd. sak nr. 7714 16<br />
Navnet LUCA ble så bundet sammen med DELI av den italienske artikkelen DE, for å<br />
signalisere at det er ”Luca sin deli eller en deli på Luca sin måte”, jf. Capoferros redegjørelse i<br />
brev av 20. august 2005 til Første <strong>avdeling</strong>.<br />
Varemerkesøknaden ble som tidligere redegjort for innlevert av Capoferro personlig 12.<br />
desember 2002.<br />
I forkant og etterkant av varemerkesøknaden hadde Capoferro å løpende kontakt med mulige<br />
investorer. Terje Bergh og Thor Johansen, som i Aftenspostens artikkel av 27. august 2003 noe<br />
uriktig angis som ”gründere” av virksomheten, var på dette tidspunktet ikke involvert i<br />
planleggingen av virksomheten, herunder navnevalget, jf. Capoferros brev av 4. mai 2005.<br />
Capoferro tok kontakt med Bergh og Johansen vedrørende virksomheten i november 2002, da<br />
han ønsket å ansette Bergh og Johansen som henholdsvis markedssjef og driftssjef på et senere<br />
tidspunkt. Disse to jobbet imidlertid da i 7-Eleven. De deltok derfor ikke i arbeidet med å<br />
etablere virksomheten, skaffe investorer, eller bestemme navnet.<br />
For å knytte Bergh og Johansen til seg ble de tilbudt aksjeandeler i virksomheten, og både Bergh<br />
og Johansen er av den grunn sammen med blant annet Capoferro angitt som stifterne av<br />
selskapet C-Store 20. januar 2003. Som bevis fremlegges:<br />
Vedlegg 1: Stiftelsesprotokoll for C-Store Holding AS av 20. januar 2003<br />
Johansen og Berg tegnet pr. dette tidspunkt også henholdsvis 13.000 og 7.000 aksjer, mens<br />
Capoferro hadde 20.500 av totalt 100.000 aksjer i selskapet.<br />
Etter stiftelsen av C-Store og ansettelsen av Berg og Johansen – og frem til den første butikken<br />
ble åpnet i april 2003 – ble det gjennomført felles studieturer til diverse europeiske land for å<br />
hente inspirasjon til konseptet, jf. Capoferros brev av 4. mai 2005. Dette skjedde imidlertid etter<br />
navnevalget, og etter at varemerkesøknaden var inngitt. Og USA var ikke et av de landene som<br />
ble besøkt i den forbindelse, fordi man ikke ønsket innflytelse fra amerikanske konsepter.<br />
Varemerkesøknaden ble for øvrig først overført til C-Store høsten 2004, og som kjent registrert<br />
pr. den 18. mars 2005.<br />
3. Forvekslingsfare<br />
C-Store opprettholder at det ikke foreligger noen fare for at en ikke uvesentlig del av<br />
omsetningskretsen vil kunne forveksle kjennetegnet DELI DE LUCA med DEAN & DELUCA.<br />
Som et utgangspunkt vil omsetningskretsen både for DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA<br />
antas å være en alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker. Det må imidlertid i tillegg tas hensyn<br />
til at både DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA også vil henvende seg til en mer profesjonell<br />
omsetningskrets, i form av leverandører, utleiere og andre profesjonelle aktører. Disse vil ha en<br />
svært høy grad av merkebevissthet.<br />
3.1 Varelikhet<br />
I forhold til innsigers anførsler om varelikhet, opprettholdes det for så vidt at det som et<br />
utgangspunkt foreligger en viss overlapp mellom registreringens varefortegnelse, og de varer<br />
som DEAN & DELUCA etter det opplyste brukes for.
2. avd. sak nr. 7714 17<br />
Imidlertid er overlappet ikke fullstendig. Blant annet har innsiger ikke sannsynliggjort at DEAN<br />
& DELUCA brukes for hygieniske preparater, telefoner, telefonkort, aviser, ukeblader,<br />
fagblader, sigaretter, tobakk, sigarer, lightere og fyrstikker, herunder salg av slike varer, jf.<br />
klasse 3, 9 16, 34 og 35 som registreringen av DELI DE LUCA blant annet gjelder. I forhold til<br />
disse varer og tjenester bestrides det derfor at det foreligger varelikhet.<br />
I tillegg må det som anført i vårt tilsvar av 30. mars 2007 - for de varer hvor det foreligger et<br />
visst overlapp - legges vekt på at konseptene er vesensforskjellige. DEAN & DELUCA synes å<br />
markedsføre eksklusive varer som anti pasti, hors d’oeuvres, fersk kaviar og dyre oster, jf.<br />
vedlegg 2 til innsigers klage av 15. desember 2006, mens det i DELI DE LUCA’s utsalg selges<br />
alminnelige dagligvarer og rimelig ”take away”.<br />
C-Store har videre avstemt sitt vareutvalg med det som markedsføres på innsigers hjemmeside,<br />
og funnet et overlapp på like eller lignende varer på kun noen få prosent av hele C-Stores<br />
vareutvalg.<br />
3.2 Kjennetegnslikhet<br />
Når det gjelder innsigers omfattende anførsler om kjennetegnslikhet, opprettholdes det at det er<br />
store forskjeller mellom DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA, både fonetisk, visuelt og<br />
betydningsmessig. Vi opprettholder derfor det som er anført i vårt tilsvar av 30. mars 2007 på<br />
dette punkt. På en enkelte punkter ser vi det imidlertid nødvendig å imøtegå innsigers anførsler,<br />
og utdype enkelte av våre tidligere anførsler.<br />
Både DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA er kjennetegn som benyttes i omsetning av varer<br />
og tjenester i visuelle omsetningskanaler, som utsalg, butikker eller via internett, og ikke<br />
produkter eller tjenester som omsettes muntlig. Det må derfor legges større vekt på hvordan<br />
merkene oppfattes visuelt, enn fonetisk, ved vurderingen av forvekslbarhet. Dette er lagt til<br />
grunn av Førsteinstansdomstolen, blant annet i T-88/05, MARS – NARS, som innsiger selv<br />
påberoper, premiss 68 og 69, og T-194/03 BAINBRIGDE - BRIGDE, premiss 116.<br />
Og visuelt er kjennetegnene meget forskjellige. Vi viser her til hva som er anført i vårt tilsvar av<br />
30. mars, som opprettholdes Blant annet er DELI DE LUCA tredelt, mens DEAN & DELUCA<br />
er sammensatt av to ord gjennom bruk av & som konjunksjon. Dessuten fremstår endelsene DE<br />
LUCA og DELUCA som forskjellige.<br />
C-Store er ellers enig med innsiger i at omsetningskretsen vil legge særlig vekt på hvordan<br />
merkene innledes. Dette kan illustreres ved at DELI DE LUCA-kjeden på folkemunne gjerne<br />
omtales som DELI. DELI benyttes av samme grunn også av kjeden i sin markedsføring, blant<br />
annet på emballasje som kaffebeger, poser mv.<br />
Vedlegg 2: Bilde av emballasje – ”Deli tanke nr. 17, 20, 22, 25 og 26”<br />
Til forskjell fra de to Førsteinstansavgjørelsene innsiger viser til, T-88/05 MARS v NARS og T-<br />
353/05 EURON - CURON, er imidlertid DELI og DEAN så forskjellig – både visuelt, fonetisk<br />
og betydningsmessig - at det ikke kunne legges avgjørende vekt på forstavelsen ”DE” ved<br />
vurdering av forvekslingsfaren.<br />
Fonetisk har elementene DEAN og DELI en meget forskjellig uttale, henholdsvis [di:n] og [deli].<br />
Kun DELI utales likt med forstavelsen. Visuelt har de for så vidt den samme innledning, og<br />
det samme antall bokstaver, men endelsen – henholdsvis AN og LI er meget forskjelling.
2. avd. sak nr. 7714 18<br />
Det kan heller ikke være tvilsomt at den betydningsmessige forskjellen mellom DELI og DEAN<br />
vil oppfattes av den norske omsetningskrets. I motsetning til hva innsiger anfører besitter de<br />
fleste nordmenn gode engelskkunnskaper, blant annet gjennom engelskundervisning fra<br />
barneskolen av, samt engelskspråklige TV-serier, filmer og fjernsynskanaler. Videre vil den<br />
alminnelige opplyste nordmann være kjent med amerikanske navn som James Dean og Dean<br />
Martin. Omsetningskretsen vil derfor oppfatte DEAN som et personnavn, enten som et fornavn<br />
eller etternavn, med engelsk eller amerikansk opprinnelse.<br />
DELI derimot vil helt klart ikke bli oppfattet som et personnavn. Som tidligere redegjort for vil<br />
DELI heller gi assosiasjoner til mat eller delikatesse. Det er imidlertid ikke en utberedt<br />
oppfatning blant den aktuelle omsetningskrets i Norge at DELI faktisk betyr<br />
delikatesseforretning, slik innsiger synes å anføre. Det bestrides derfor at DELI er beskrivende.<br />
At elementet, uten å være beskrivende, setter omsetningskretsen på spor av en assosiasjon gjør i<br />
stedet DELI nettopp til et godt og distinktivt kjennetegn i Norge.<br />
At betydningen av merkene skal vektlegges er også lagt til grunn i Førsteinstansdomstolens<br />
avgjørelse i sak T-88/05, MARS – NARS, jf. innsigers referanse, samt i sak C-361/04 PICASSO<br />
– PICARO og T499/04 STENINGE KERAMIKK – STENINGE SLOTT.<br />
DEAN & DELUCA innholder som innsiger korrekt påpeker elementet ”&”. Tegnet ”&” – utalt<br />
[ænd] - er uvanlig og lite brukt i Norge. Det er derfor et distinktivt element i merket DEAN &<br />
DELUCA, og ikke ubetydelig, slik innsiger hevder. Både det visuelle, fonetiske og<br />
betydningsmessige inntrykk dette uvanlige elementet vil etterlate i omsetningskretsen, bidrar<br />
derfor også i betydelig grad til å skille merkene fra hverandre, og i samme grad redusere faren<br />
for en eventuell forveksling.<br />
I tillegg til at innledningen i merkene må anses som det dominerende i et merke, anfører<br />
imidlertid innsiger overraskende nok også at avslutningen i kjennetegnene må være<br />
dominerende. Søker finner dette både motstridende og uriktig. Den praksis fra<br />
Førsteinstansdomstolens som innsiger synes å påberope seg i den forbindelse, er heller ikke<br />
direkte relevant for vår sak.<br />
T-185/3, ENZO FUSCO – ANTONIO FUSCO, gjaldt to aktuelle merker hvor det ikke var<br />
bestridt av partene at begge måtte oppfattes som personnavn, hvorav det første elementet som et<br />
fornavn og det andre et etternavn. Videre la Førsteinstansdomstolen til grunn, da saken skulle<br />
begrenses til i Italia, at for omsetningskretsen i Italia ville et etternavn i et varemerke fremstå<br />
som det mest dominante og distinktive. Avgjørelsen gir imidlertid ikke en støtte for at dette er et<br />
generelt prinsipp, slik innsiger anfører, verken for varemerker som oppfattes som et personnavn<br />
eller andre merker. Hertil kommer at DELI DE LUCA som tidigere redegjort for ikke vil bli<br />
oppfattet som et personnavn.<br />
I T-169/02 forutsatte Førsteinstansdomstolen at MODELO var det distinktive element i merket<br />
NEGRA MODELA, siden NEGRA vil være en beskrivende komponent – og oppfattet av den<br />
alminnelige forbruker i Portugal som en beskrivelse for den brunt øl. Det var på dette grunnlag,<br />
og ikke fordi elementet kom sist i kjennetegnet, slik innsiger synes å anføre, at retten la til grunn<br />
at MODELO var det distinktive element. Uansett er DELI nettopp ikke et slikt beskrivende,<br />
ikke-distinktivt element.<br />
I tillegg er både DELUCA og LUCA er helt alminnelig italiensk navn som også inngår i en<br />
rekke kjennetegn, herunder kjennetegn i Norge og i Europa, hvilket er ikke bestrid av innsiger.
2. avd. sak nr. 7714 19<br />
Vi viser blant annet til vedlegg 4 til tilsvar av 30. mars 2007, hvor det fremgår det blant annet at<br />
merket DELUCA & TUCKER, reg. nr. 222 297, er registrert i Norge og i flere av de samme<br />
klassene som DELI DE LUCA, uten at dette er en registreringshindring. Det samme gjelder<br />
merket DELUCA & TUCKER’S YUMMIE THE HUNGERFIGHTER, reg. nr. 219 619, LUCA<br />
VENTURI, reg. nr. 0890283, CASA DI LUCA, reg. nr. 0864608, ZETA FERNANDO DI<br />
LUCA, reg. nr.0757866, LUCA D’ALTERI, reg. nr. 0910810, DA LUCA, reg. nr. 219 098, og<br />
LUCA RODA, reg. nr. 0907518.<br />
I Bilag 3 til tilsvaret av 30. mars 2007 er det fremlagt en rekke eksempler på hyppig bruk av<br />
DELUCA og LUCA som del av firmanavn og varekjennetegn. Vi viser blant annet til Bilag 3, på<br />
side 1 De LUCA’S MARKET, side 2 LIBRERIA DE LUCA Inc., side 3 DeLuca Liquor & Wine<br />
Ltd., side 5 Restaurant Deluca, side 7 Caffe DeLuca, side 8 De Luca’s, side 9 Deluca’s<br />
Restaurant og DeLucaspizza.com, side 10 DeLuca’s (Pittsburg), side 11 DELUCA (jeans), side<br />
12 Fred DeLuca, side 13 DeLuca MUSIC, side 14 DE LUCA MANAGEMENT, side 15 orri De<br />
Luca, side 16 DeLuca (Toyota), side 17 de luca, og side 18 LUCA.<br />
I tillegg til ovennevnte fremlegges ytterligere dokumentasjon på utstrakt bruk av DELUCA og<br />
LUCA som kjennetegn;<br />
Vedlegg 3: Utskrift fra nettsider<br />
Vedlegg 4: Liste over domene navn med DELUCA eller LUCA<br />
Vedlegg 5: Bilder av skilter og fasader med DELUCA eller LUCA<br />
Søker opprettholder derfor at DELUCA og LUCA ikke har særlig særpreg, og derfor ikke vil bli<br />
oppfattet som det distinktive element i DEAN & DELUCA.<br />
Når det gjelder innsigers innvendinger mot Capoferros begrunnelse for valg av navn, viser vi til<br />
redegjørelsen i pkt. 2 ovenfor. Valget av elementet LUCA var som det fremgår her, og som det<br />
tidligere er redegjort for, begrunnet i et ønske om å gi assosiasjoner til Italia, og ikke et ønske<br />
om å utnytte en påstått etablert goodwill fra DEAN & DELUCA som drahjelp, slik innsiger<br />
hevder. Det er et faktum, som ikke er motbevist av innsiger, at DEAN & DELUCA ikke er kjent<br />
og heller ikke nyter noen form for goodwill i Norge. Innsigernes anførsler på dette punkt faller<br />
derfor på sin egen urimelighet.<br />
Ønsket om assosiasjoner til Italia understøttes også av det faktum at interiøret i butikkene er<br />
levert av italienske produsenter, samtidig som DELI DE LUCA-butikkene selger flere produkter<br />
med italiensk opprinnelse, blant annet ”Calzone” (innbakt pizza), panini (sandwich), tiramisu<br />
(dessert) og ”Gelato” (italiensk iskrem). C-Store har videre opplevd at flere kunder spør om<br />
kjeden er italiensk.<br />
Det bestrides også at valget av LUCA i kombinasjon med DE ikke vil gi omsetningskretsen<br />
assosiasjoner til noe italiensk eller Italia. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil i relativt stor<br />
utstrekning ha kjennskap til Italia, herunder italienske begreper og ord. Blant annet er de<br />
italienske ordene pizza, pasta, og parmesan innarbeidet i det norske språk. Videre er Italia et<br />
yndet reisemål for mange nordmenn, og ca. 300.000 nordmenn reiste i 2005 til Italia med til<br />
sammen over 1 million overnattingsdøgn 1 [ 1 Fotnote: Jf. tall fra Det Italienske Turistkontor i<br />
Stockholm]. Hvert år settes det videre opp flere italienske filmer i Norge, og en rekke nordmenn<br />
vil også være kjent med operaer av de italienske komponistene Puccini og Verdi. Videre er hele<br />
1506 av Vinmonopolets rødvinsutvalg på totalt 4348 rødviner, italiensk viner. Gjennom reiser,
2. avd. sak nr. 7714 20<br />
mat, vin og kultur er nordmenn derfor kjent med Italia og det italienske språk og begreper. Det<br />
må derfor kunne legges til grunn at omsetningskretsen vil assosiere merket DELI DE LUCA og<br />
da særlig DE LUCA med Italia, slik Capoferros formål var.<br />
Avslutningsvis opprettholdes det at det er helhetsinntrykket av kjennetegnene DELI DE LUCA<br />
og DEAN & DELUCA som er avgjørende jf. Lassen/Stenvik, side 352. Det samme er lagt til<br />
grunn i T-88/05, MARS - NARS, som innsiger har påberopt, særlig premiss 66, 67 og 68.<br />
Enkelte likhetstrekk ved merkene er med andre ord ikke tilstrekkelig til å fastslå<br />
forvekslingsfare.<br />
Samtidig må det legges avgjørende vekt på forestillingsbildet merkene gir. Vi viser i den<br />
forbindelse til første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse, på side 3, hvor det korrekt ble lagt til grunn at<br />
”(h)elhetinnstrykket av det søkte merket blir forskjellig fra innsigers merke, ved at det søkte<br />
merke blir oppfattet som ”delikatesse fra Luca”, mens innsigers merke vil bli oppfattet som to<br />
etternavn ”Dean & Deluca”.<br />
Det opprettholdes derfor at det ikke foreligger forveklingsfare, og at første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse<br />
er korrekt.<br />
4. Kjennskap til merket<br />
Når det gjelder hvorvidt søker var vitende om bruken av DEAN & DELUCA ved<br />
søknadstidspunktet, vises det til Adriano Capoferros tidligere redegjørelse på dette punkt, jf. pkt.<br />
2 ovenfor, som selvsagt opprettholdes for <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>.<br />
Vi viser i den forbindelse særlig til det forhold at de to som uttalte seg til Aftenposten, Bergh og<br />
Johannsen ikke deltok i valg av navn eller innlevering av varemerkesøknaden. Og forarbeidet<br />
med gjennomgang av ulike konseptene ble gjort i etterkant av varemerkesøknaden, samtidig som<br />
USA ikke var et av de landende som ble besøkt.<br />
Aftenpostens artikkel innholder som redegjort for tidligere flere faktiske feil. Blant annet er den<br />
tredje personen som omtales i artikkelen en nattevakt ansatt i den aktuelle butikken, og absolutt<br />
ingen ”gründer”.<br />
Innsiger anfører i brev av 4. juni at det er ”klargjort at søker har meget god oversikt over andre<br />
restauranter, særlig i USA”, og synes med det å henvise til utskriftene fra nettet og referanser til<br />
restauranter og andre virksomheter som benytter navnet DELUCA eller DE LUCA. Disse<br />
utskriftene er imidlertid innhentet etter innsigers klage, og vi stiller oss derfor uforstående til<br />
innsigers argumentasjon på dette punkt.<br />
Det opprettholdes for øvrig at virksomheten til DEAN & DELUCA ikke er kjent i Norge. Det er<br />
ikke påvist noe kjøp av norske forbrukere, og kun begrenset omfang innenfor Europa, og da via<br />
nettesteder og ikke utsalg slik C-Store driver sin virksomhet.<br />
Innsiger har heller ikke sannsynliggjort annen bruk eller markedsføring av merket, verken i<br />
Norge eller resten av Europa, og for så vidt heller ikke i USA. Hertil kommer at navnene på<br />
kundene i Europa i hovedsak har engelske/amerikanske navn, jf. Vedlegg 1 i klagen. Kundene i<br />
Europa synes derfor å være amerikanere bosatt i Europa.<br />
På grunnlag av ovennevnte opprettholdes det at søker hadde kjennskap til bruken av merket<br />
DEAN & DELUCA ved søknadstidspunktet, noe innsiger heller ikke har sannsynliggjort.
2. avd. sak nr. 7714 21<br />
Subsidiært opprettholdes det, jf. tilsvar av 30. mars 2006, at Capoferro/C-Store uansett ikke har<br />
opptrådt i strid med god forretningsskikk, slik anvendelse av varemerkeloven § 14 første ledd nr.<br />
7 fordrer. Vi viser igjen til Høyesterett avgjørelse i Rt. 2006 s. 1473.<br />
Det opprettholdes i den forbindelse at DEAN & DELUCA ikke er kjent i Norge, jf. ovenfor,<br />
eller at DEAN & DELUCA skal ha reelle markedsinteresser i Norge. En varemerkeregistrering i<br />
EU fra 1999 – som ikke er brukt, og en internasjonal søknad med Norge som utpekt, men som<br />
ikke er avgjort, sannsynliggjør heller ikke slike interesser. Etter våre opplysninger er det pr. 6.<br />
februar 2007 også reist krav om slettelse av DEAN & DELUCAs varemerkeregistrering i EU fra<br />
ReiB, Sohn & Co. GmbH.<br />
Vedlegg 6: Utskrift fra OAMI online vedr. EU- registrering nr. 422 063<br />
Det faktum at DEAN & DELUCA har vært etablert i USA siden 1970 – det vil si i over tretti<br />
(30) år – og siden 1970 kun har ekspandert til Japan sannsynliggjør at DEAN & DELUCA ikke<br />
har planer om å etablere seg i Europa eller Norge. Det opprettholdes derfor at merket DEAN &<br />
DELUCA ikke har beskyttelseverdige markedsinteresser, verken i Norge eller andre steder i<br />
Europa.<br />
Videre er det fra søkers side sannsynliggjort at både DELUCA og LUCA hyppig brukes som del<br />
av firmanavn og varekjennetegn, både i Europa og resten av verden. Det å bruke eller søke<br />
registrert et merke innholdende et slik lite særpreget element og alminnelig italiensk navn, er<br />
ikke i strid med god forretningsskikk.<br />
Hertil kommer Capoferros begrunnelse for navnevalget, jf. pkt. 2 ovenfor, som var et ønske om<br />
et særpreget og italienskklingende kjennetegn.<br />
At det ikke foreligger noe ønske om utnyttelse av goodwill understøttes at utformingen av<br />
logoen til DELI DE LUCA. I logoen er DELI og LUCA de fremtredende elementene. Hadde<br />
søker hatt et ønske om å snylte på eventuelt renommé, ville søker valgt en annen utforming av<br />
logen som i større grad forsterket de to siste elementer i merket. Vi viser med samme<br />
begrunnelse også til bruken av elementet DELI, jf. Vedlegg 3 ovenfor.<br />
Det fastholdes derfor at Adriano Capoferro søknad om registrering av DELI DE LUCA under<br />
ingen omstendighet er en handling i strid med god forretningsskikk.<br />
Avslutningsvis opprettholdes anmodningen om at <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> ikke tar klagen<br />
til følge, og at norsk varemerkeregistrering nr. 226 123 DELI DE LUCA blir stående."<br />
I et siste innlegg av 21. desember 2007 uttales følgende av innsigers fullmektig:<br />
"Jeg viser til <strong>Annen</strong> Avdelings brev av 21. august 2007 med oversendelse av innlegg av<br />
20. august 2007 fra søkerens fullmektig, Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, og med<br />
frist til 22. oktober 2007, for å inngi kommentarer til dette innlegg fra søkersiden, samt til <strong>Annen</strong><br />
Avdelings brev av 22. oktober 2007 med en forlengelse av denne frist inntil i dag, 21. desember<br />
2007.
2. avd. sak nr. 7714 22<br />
På innsigerens vegne skal jeg få bemerke følgende til dette nye innlegg av 20. august 2007 fra<br />
søkerens fullmektig og jeg gjør her oppmerksom på at jeg har bygget denne uttalelse opp på<br />
samme måte som søkeren i dette innlegg av 20. august 2007:<br />
1. INNLEDNING<br />
Dette nye innlegg fra søkerens fullmektig bringer som sådan ikke særlig vesentlig nytt inn i<br />
saken i forhold til det som er fremkommet tidligere; det synes dog som om søkeren på ny<br />
forsøker å skape en bakgrunn for navnevalget som skal distansere det aktuelle kjennetegn fra<br />
innsigerens kjennetegn. Se om dette nedenfor. I all hovedsak fastholdes derfor de tidligere<br />
anførsler fra innsigerens side og det vil bli opprettholdt at søkeren har valgt sitt varemerke vel<br />
vitende om innsigerens kjennetegn, og at vi således står overfor en bruk og forsøk på registrering<br />
i ”ond tro”, jfr. varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />
2. HISTORIKK<br />
Det søkes her i det nye innlegg fra søkerens fullmektig å skapes et bilde av at søkeren valgte sitt<br />
varemerke ut fra sin italienske bakgrunn og uten noen tilknytningspunkter til innsigeren eller til<br />
USA. For innsigeren fremstår dette forsøk på å skape en slik forhistorie for navnevalget som lite<br />
overbevisende.<br />
Det forsøkes for det første gjort gjennom å skape et bilde av at grunnleggeren, Adriano<br />
Capoferro, ønsket å starte noe som skilte seg fra amerikanske forbilder, og i stedet skulle hente<br />
sin inspirasjon fra Italia, Spania og Frankrike. Besøker man imidlertid ett av søkers<br />
forretningssteder og for eksempel 7 Eleven – slik undertegnede har gjort for første gang i<br />
forbindelse med denne innsigelse – ses ingen særlige forskjeller. Den vanlige forbruker vil ikke<br />
se noe særlig som peker på en inspirasjon fra Søreuropeiske land ved søkers virksomhet.<br />
Forretningen ser ut som en hvilken som helst annen hurtigmatkjede, og den vil knyttes til USA<br />
som oppfattes som opprinnelsesstedet for slik virksomhet. Det er således intet ved søkerens<br />
virksomhet som vil lede tanke bort fra USA.<br />
Og igjen forsøkes det fortalt at varemerket ble valgt helt tilfeldig, fordi det kun var ønsket å<br />
opprette en tilknytning til Italia. Innsigeren kan forstå Adriano Capoferros ønske om ikke å<br />
bruke sitt eget navn ut fra de grunner som gis i dette siste innlegg fra søkerens fullmektig, men<br />
dette begrunner ikke valget av ”LUCA”. Når det i tillegg både i dette innlegg og i tidligere<br />
uttalelser fra søkersiden vises til LUCA er både et personnavn, stedsnavn, vei- og gatenavn i<br />
Italia, samtidig som det er vist til andre serveringsetablissementer som bærer navnet ”LUCA”,<br />
synes dette å være argumenter nettopp for å velge noe annet og mer originalt. Grunntanken bar<br />
valget av et varemerke er som hovedregel at man ønsker å skape noe som ikke vil forbindes med<br />
andre og andres virksomheter. Innsigeren vil derfor fastholde sitt spørsmål: Hvorfor velge<br />
”LUCA”? Og fremholde at søkeren ikke har klart å komme opp med noe fullgodt svar som<br />
overskygger oppfatningen at søkeren har ønsket å snylte på allerede etablerte rettigheter.<br />
Og når det gis uttrykk for at Capoferro også var av den oppfatning at ”navnet [klang] godt<br />
sammen med forstavelsen DELI”, beveger man seg efter innsigerens oppfatning meget nær å<br />
innrømme at man ønsket å ta i bruk noe som lå så tett opp til innsigerens kjennetegn at man<br />
kunne dra nytte av den goodwill som allerede var knyttet til dette.
2. avd. sak nr. 7714 23<br />
Mens det fra søkerens side i tilsvaret av 30. mars 2007 ikke var gjort forsøk på å benekte at<br />
søkersiden hadde hentet inspirasjon fra innsigeren og hans varemerke, benektes dette nå på ny.<br />
Det forsøkes i uttalelsen å oppkonstruere en adskillelse mellom Adriano Capoferro og to av de<br />
som uttalte seg i den aktuelle artikkel i Aftenposten 27. august 2003, Terje Bergh og Thor<br />
Johansen. Slik det har vært fremholdt flere ganger fra innsigerens side, uttaler nettopp Bergh og<br />
Johansen i denne avisartikkel at ”butikknavnet[..] er inspirert av den amerikanske kjeden ”Dean<br />
& De Luca”. Det søkes nu gjennom det nye innlegg ved hjelp av stiftelsesprotokoll for selskapet<br />
m.m. å skape det bildet at de to medarbeidere ikke hadde vært med på navnevalget, og dette<br />
fremstår efter innsigerens oppfatning overhodet ikke som overbevisende. Slik jeg påpekte i mitt<br />
innlegg av 4. juni 2007, blir et selskap ikke stiftet og et navnevalg ikke gjort uten nøye<br />
forhåndsvurderinger. Alle de aktuelle personer, herunder Adriano Capoferro, Terje Bergh og<br />
Thor Johansen kom fra 7 Eleven, og må antas å være bekjente derfra. Dette styrkes ved at<br />
Capoferro – som det fremheves i det foreliggende innlegg av 20. august 2007 – nettopp tok<br />
kontakt med de to andre for å få med dem på prosjektet. Han ville ikke ha kontaktet dem hvis<br />
han ikke kjente dem fra tidligere. Jeg peker også på at kontaktet med dem skal ha funnet sted i<br />
november 2002 mens varemerkesøknaden først ble inngitt 12. desember 2002. Kontakten<br />
mellom de tre fant altså sted før eiendomsretten til det aktuelle varemerke ble søkt etablert<br />
gjennom varemerkesøknaden.<br />
Det fremstår således som en avsporing av spørsmålene rundt denne problemstilling å trekke inn<br />
Berghs og Johansens andeler av selskapet eller understreke at de to teknisk sett ikke var eiere i<br />
selskapet da navnevalget ble truffet.<br />
Og selv om man antar at Bergh og Johansen ikke foretok navnevalget, tilsier den kontakt som<br />
forelå mellom de tre ovennevnte fra tiden i 7 Eleven og videre inn i stiftelsen av det nye selskap,<br />
at Bergh og Johansen kjente til bakgrunnen for navnevalget. Enhver som blir invitert for å delta i<br />
et selskap, vil selvsagt anmode om en klargjøring av hvor navnet på selskapet kommer fra.<br />
Uansett omstendighetene rundt navnevalget må det legges til grunn at Bergh og Johansen fortalte<br />
den riktige historien i den nevnte artikkel i Aftenposten.<br />
Det må derfor efter innsigerens oppfatning legges til grunn at ”DELI DE LUCA” ble valgt basert<br />
på kjennskap til innsigerens virksomhet og hans navn/varemerke, og at deltakere i selskapet<br />
knyttet meget nært til Adriano Capoferro direkte har bekreftet at man bygget på og var inspirert<br />
av innsigerens virksomhet. Dette er efter innsigerens oppfatning et klart eksempel på at Adriano<br />
Capoferro har søkt å registrere et varemerke i eget navn som er egnet til å forveksles med et<br />
varemerke som en annen hadde tatt i bruk før ham og at Adriano Capoferro var vitende om<br />
denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt, jfr. varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />
3. FORVEKSLINGSFARE<br />
Innsigeren vil opprettholde at det søkte merket er egnet til å forveksles med hans etablerte<br />
varemerke, idet omsetningskretsen for de aktuelle varer vil forveksle merkene i en slik grad at<br />
medlemmene i denne krets enten vil tro at det er samme selskap som står bak eller at det<br />
foreligger et økonomisk felleskap mellom de to produsenter.<br />
Det er i denne sammenheng uten relevans at søker og innsiger i tillegg til å henvende seg til<br />
gjennomsnittsforbrukeren og så henvender seg til en profesjonell omsetningskrets som må antas<br />
å ha en svært høy merkebevissthet. Det avgjørende vil her være hvordan
2. avd. sak nr. 7714 24<br />
gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket. Jeg viser her til Birger Stuevold Lassen/Are<br />
Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKRETT (<strong>Annen</strong> utgave – Revidert versjon)<br />
(2003) side 281- 282. Se særlig side 282 annet og tredje avsnitt hvor det drøftes om den norske<br />
formulering om at forvekslingsfare foreligger dersom det må regnes med at ”en ikke ubetydelig<br />
del av omsetningskretsen vil kunne ta feil” og EF-domstolens formulering hvor det avgjørende er<br />
”hvordan gennomsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse oppfatter<br />
varemærkene” (fra den dansksproglige versjon av EF-domstolense avgjørelse i sa C-251/95<br />
Sabel v. Puma) er sammenfallende. Det kon-stateres at dette må anses å være tilfellet.<br />
3.1 Varelikhet<br />
Det vil her fra innsigerens side fremholdes at det er helt uten betydning for saken at søkerens<br />
vare- og tjenestefortegnelse er noe videre enn det område som innsigerens virksomhet gjelder<br />
eller som innsigerens internasjonale varemerkeregistrering nr. 832898 hvor Norge er utpekt. Det<br />
avgjørende er et det foreligger en bred overlapping for varene i klassene 29 og 30 og tjenester i<br />
klasse 35 knyttet til næringsmidler.<br />
Videre er det uten betydning hvorvidt de varer som markedsføres av innsigeren skulle være mer<br />
eksklusive enn de varer som finnes hos søkerens utsalgssteder. Søkerens varefortegnelse dekker<br />
også slike ”eksklusive” varer. Det har således ingen relevans at søkeren har valgt bare å selge<br />
noen av de varer som varemerkesøknaden omfatter. Det er varemerkesøknaden slik den lyder,<br />
som skal legges til grunn for vurderingen.<br />
Det vil her dog tilføyes at noe av bakgrunnen for innsigelsen er at innsigeren ikke ønsker at<br />
søkerens produkter og virksomhet skal forveksles med den egne virksomhet. Når aktører som<br />
selger ordinære produkter kopierer varemerkene til andre, allerede etablerte aktører som har sitt<br />
virkefelt innenfor produkter av en annen, og kanskje mer eksklusiv, karakter, er nettopp<br />
hensikten å trekke fordeler av den etablerte aktørs oppnådde goodwill.<br />
På den annen side er det klart at både søkeren og innsigeren i stor utstrekning selger essensielt de<br />
samme varer og tilbyr de samme tjenester – ”take away”-mat og -drikkevarer. Dette er det<br />
overveiende flertall av produktene. ”Take-away”-mat utgjør en meget stor del av innsigerens<br />
virksomhet. Det forhold at innsigerens sandwiches inkluderer finere kjøttvarer, ost og brød fra<br />
forskjellige steder, mens søkerens produkter inneholder mer standardingredienser, er nettopp en<br />
av hovedårsakene bak innsigelsen. Med sine mer ordinære produkter har søkeren kopier<br />
innsigerens varemerke så nært som mulig ut fra ønsket om at omsetningskretsen skal forveksle<br />
virksomhetene og tro at de får produkter av innsigerens kvalitet for søkerens priser. Slik<br />
merkebruk kan ikke aksepteres uten at innsigeren på forhånd hadde gitt sitt samtykke til dette.<br />
Noe slikt vil ikke bli gitt, idet innsigeren ønsker å verne sitt varemerke mot en slik undergraving<br />
av goodwill.<br />
3.2 Kjennetegnslikhet<br />
Når det gjelder kjennetegnslikheten, fastholdes det fra innsigerens side at merkene som helhet vil<br />
fremstå så like at de vil bli forvekslet av omsetningskretsen. Det må ved forvekselbarhetsvurderingen<br />
legges vesentlig vekt på at vi står overfor identiske varer og tjenester. Ved slik<br />
identitet må det forlanges at merkeforskjellen er markert for å unngå at forvekslingsfare oppstår.
2. avd. sak nr. 7714 25<br />
Fra innsigerens side vises det på dette punkt til det som tidligere er blitt uttalt vedrørende dette<br />
spørsmål i uttalelsen av 4. juni 2007. Og det vil på ny understrekes at det er merkene slik de<br />
foreligger, som skal vurderes mot hverandre. Eventuelle figurutforminger av merkene må det ses<br />
bort fra. Jeg viser her til Stuevold Lassen/Stenvik ibid. side 347 hvor det uttales:<br />
”Tilsvarende må man, når et varemerke søkes registrert, i forhold til eldre<br />
kjennetegnsrettigheter vurdere det ut fra det som søkes registrert, og ikke ut fra<br />
antagelser om hvordan merket kanskje kan bli brukt.”<br />
De fremlagte eksempler på det søkte merket i figurmessige utforminger er således ikke av<br />
relevans for denne sak, idet det søkte merket er søkt registrert som rent ordmerke, og <strong>Annen</strong><br />
Avdeling må derfor se bort fra dette fremlagte materiale.<br />
Det mest fremtredende distinktive element i det søkte merket er ”DE LUCA”, og dette vil bli<br />
oppfattet og uttalt identisk med innsigerens ”DELUCA”. Slik det er blitt fremholdt tidligere fra<br />
innsigerens side, vil gjennomsnittsforbrukeren i den norske omsetningskrets ikke ha slike<br />
kunnskaper i eksempelvis italiensk at det vil legges noen særskilt vekt på delingen av<br />
elementene ”DE” og ”LUCA”; dette vil oppfattes som en enhet.<br />
<strong>Annen</strong> Avdeling må også se bort fra søkerens påstand om at søkerens kjede i praksis omtales<br />
som kun DELI. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon for dette, og igjen vil det fra<br />
innsigerens side understrekes at det søkte merket må vurderes slik det er søkt registrert.<br />
Innsigeren vil også bestride at elementet ”&” er lite brukt og uvanlig i Norge. Dette<br />
sammenbindende element er hyppig brukt for eksempel i foretaksnavn, og det vil derfor ikke<br />
fremtre som et på en måte som gjør det særlig fremtredende i merket. Søkerens og innsigerens<br />
merker er typiske ”muntlige” merker, dvs. at omsetningskretsens medlemmer omtaler merkene<br />
for å anbefale disse til sine venner og bekjente. Det må derfor ved forvekselbarhetsvurderingen<br />
legges avgjørende vekt på den fonetiske likhet mellom merkene. Det vises her igjen til uttalelsen<br />
hos Stuevold Lassen/Stenvik ibid. side 352 tredje avsnitt hvor det fremholdes at det vil være<br />
tilstrekkelig for å konstatere forvekselbarhet at merkene er enten visuelt eller fonetisk like. De<br />
forskjeller som kan konstateres i skriftbildet for de to involverte merker, vil forsvinne i den<br />
fonetiske helhet.<br />
Fra innsigerens side vil det også fremholdes at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil se noe særskilt<br />
betydningsinnhold i de to merker utover at de fremtrer som navn. Det er ikke på noen måte gitt<br />
at ”DELI” vil oppfattes som en forkortelse for ”delikatesse”. Når de øvrige elementer i merket så<br />
klar fremtrer med et navnepreg, vil dette første element i det søkte merket like gjerne kunne<br />
oppfattes som et fornavn. Omsetningskretsens sprogkunnskaper vil generelt sett ikke være så<br />
sterke at merkets enkelte deler vil bli analysert og vurdert med sikte på å finne et særskilt<br />
betydningsinnhold. Jeg viser her til EF-domstolens avgjørelse i sak nr. C-342/97 Lloyd, Sml. 199<br />
I-3819, premissene 25 og 26 hvor det legges til grunn at ”Gennemsnitsforbrugeren oppfatter …<br />
normalt et varemærke som en helhed og undersøker ikke de forskellige detaljer. ... Der må tages<br />
hensyn til, at gennemsnitsforbrug-eren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte<br />
sammenligning mellom de for-skællige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i<br />
erindringen har af dem. Det må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens<br />
opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken katagori af varer eller tjenesteydelser der<br />
er tale om.” De varer og tjenester som denne saken dreier seg om, er nettopp slike hvor<br />
oppmerksomheten ikke er særskilt skjerpet.
2. avd. sak nr. 7714 26<br />
4. KJENNSKAP TIL MERKET<br />
Det vil fra innsigeren side fastholdes at innsigerens virksomhet og varemerke vil være kjent i<br />
Norge i en slik grad at innsigeren har slike etablerte rettigheter og en legitim interesse i å<br />
motsette seg at et slikt forvekselbart merke blir registrert i Norge. Det er også viktig å ha for øye<br />
at det avgjørende i forhold til varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7 er at søkeren har kjent til og<br />
kopiert innsigerens merke.<br />
Innsigeren er kjent i Norge og EU. Den vedlagte rapport over treff på innsigerens Internett-side<br />
viser at det siden mars 2007 har vært 587 treff fra enkeltpersoner i Norge. Salget i EU skjer via<br />
denne Internettside www.deandeluca.com og via kataloger. Mellom februar 2002 og februar<br />
2007 er det registrert et salg til EU på mer enn $ 75.000. Innsigeren hadde samtidig et innkjøp<br />
fra EU-området som oversteg $1,5 millioner.<br />
Innsigeren utvider stadig sin virksomhet i USA, EU og resten av Europa.. I den senere tid er 3<br />
ekstra forretninger i USA under bygging og en i Dubai. Av de 18 eksisterende forretninger i<br />
USA er 8 i New York på fremtredende steder så som Broadway, Rockefeller Center, Madison<br />
Avenue and Time Warner Center. Butikkene er således meget sterkt eksponert for turister i USA,<br />
herunder norske turister. Innsigeren er også i forhandlinger med sikte på åpning av forretninger<br />
innenfor EU i Frankrike, Storbritannia og Tyskland. Videre innsigerens virksomhet hyppig<br />
omtalt i magasiner som også selges i Norge. Jeg vedlegger her en uttalelse fra Brad Serwin som<br />
er ansatt hos innsigeren. Denne uttalelse redegjør nærmere for innsigerens virksomhet.<br />
5 OPPSUMMERING<br />
Det fastholdes således at de to kjennetegn er forvekselbare og at søkeren tok sitt merke i bruk og<br />
søkte det registrert vel vitende om innsigeren og hans kjennetegn. Merket ble av søkeren tatt i<br />
bruk og søkt med sikte på å utnytte den goodwill som er knyttet til innsigerens merke og<br />
registrering må derfor nektes i medhold av varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6."<br />
I ytterligere innlegg av 3. mars 2007 uttaler innehavers / innsigers fullmektig:<br />
"Vi viser til innsigers brev av 21. desember 2007, samt <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s brev av<br />
3. januar 2008, hvor C-Store Holding AS (”C-Store”) er gitt frist til 3. mars 2008 med å komme<br />
med avsluttende kommentarer til innsigers siste uttalelse. Nærværende tilsvar er derfor rettidig.<br />
Heller ikke siste innlegg fra innsigers fullmektig tilfører etter vår vurdering særlig nytt i saken.<br />
På vegne av innsiger gjentas og vidløftiggjøres stort sett innsigers tidligere anførsler, samtidig<br />
som C-Stores anførsler søkes forvrengt. Vi skal derfor kommentere uttalelsen fra innsiger<br />
relativt kort. For øvrig henvises det til C-Stores anførsler i tidligere innlegg, som selvsagt<br />
opprettholdes.<br />
Historikk
2. avd. sak nr. 7714 27<br />
Forhistorien for navnevalget er tidligere redegjort for i detalj. Det at innsigers fullmektig ikke ser<br />
forskjell på Deli de Luca og 7-Eleven kan i den forbindelse i ikke tillegges vekt. Innsigers<br />
fullmektig har aldri vært i de nevnte butikkene tidligere, hvilket illustrerer hvem som er<br />
målgruppen og omsetningskretsen til Deli de Luca og for så vidt også 7-Eleven, nemlig unge<br />
mennesker i aktive jobber eller i den såkalte ”tidsklemma”. Disse har for øvrig en høy grad av<br />
merkebevissthet, og vil helt klart se forskjell på kjedene.<br />
Navnvalget var heller ikke tilfeldig, hvilket C-Store heller aldri har påstått. Det vises til hva som<br />
tidligere er redegjort for på dette punkt, og særlig fremheves at navnet skulle;<br />
• henspeile på mat – derav ”DELI” i forstavelsen som henspeiler på delikatesse,<br />
• henspeile på Italia – derav ”LUCA”,<br />
• være enkelt å uttale – ”DELI DE LUCA” som både er enkelt å si, samtidig som<br />
forkortelsen ”DELI” kan brukes,<br />
• ikke gi assosiasjoner til USA – derav ingen amerikanske ord, og<br />
• være litt ”fremmed” for å gjøre navnet noe mer sofistikert.<br />
Det er for øvrig på ingen måte erkjent at C-Store skal ha hentet inspirasjon fra innsiger i<br />
navnvalget, verken ved behandlingen i Første <strong>avdeling</strong>, i tilsvaret til <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> av 3. mars<br />
2007 eller senere innlegg – slik innsiger hevder. At tilsvaret til <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> kanskje ikke<br />
redegjør like tydelig og i detalj som C-Stores innlegg til Første <strong>avdeling</strong> at C-Store og Capoferro<br />
på ingen måte hadde den kjennskap til innsigers merke som anvendelse av § 14, første ledd nr. 7<br />
forutsetter, kan ikke tillegges vekt, da dette uansett er klargjort i senere innlegg.<br />
Når det gjelder innsigers påstander i forhold til forholdet mellom Capoferro, Bergh og Johansen,<br />
samt hvem som deltok i navnevalget vises det til vårt innlegg av 20. august 2007 under punkt 2,<br />
hvor det utførlig er redegjort for dette. Innsigers udokumenterte spekulasjoner på dette punkt får<br />
stå for innsigers regning.<br />
Forvekslingsfare<br />
Heller ikke under dette punkt tilfører innsigers innlegg noe nytt, men består hovedsakelig av<br />
gjentagelser fra innsigers tidligere innlegg. Det vises derfor i sin helhet til det som tidligere er<br />
anført av C-Store her.<br />
Kjennskap til merket<br />
Også her vises det til hva som tidligere er anført.<br />
Ellers er kun 587 internettreff i Norge på innsigers hjemmeside siden mars 2007, det vil si på<br />
nesten et (1) år, usedvanlig lite. Som illustrasjon kan det nevnes at norske nettsteder bare på en<br />
(1) uke har vesentlig høyere treff enn dette. Som bevis fremlegges:<br />
Bilag 1: Utskrift fra Norsk Gallups TNS Metrix Topplisten for uke 8 2008<br />
Som det fremgår hadde nettsteder som vg.no 2.729.583, gulesider.no 1.241.112, og finn.no<br />
1.453.624 unike brukere i uke 8, 2008.<br />
Det bes i denne forbindelse opplyst om de 587 treffene er fra unik brukere, eller om de<br />
presenterer alle treff, sml. nederst på side 3 i Bilag 2 ”user sessions”, det vil si eventuelle flere<br />
treff fra en og samme person. I den forbindelse kan det opplyses at undertegnede, enkelte<br />
fullmektiger på mitt kontor og representanter fra C-Store i forbindelse med denne saken må ha
2. avd. sak nr. 7714 28<br />
vært inne på internettsiden til innsiger minst 20 ganger siden mars 2007, jf. tallet fra Oslo på<br />
411.<br />
Et salg på USD 75.000 i hele EU i perioden februar 2002 til februar 2008 er også meget lite.<br />
Dette tilsvarer ca MNOK 400 på seks (6) år, det vil si NOK 80.000 i året. Til sammenligning har<br />
Deli de Luca butikkene en omsetning på NOK 6.000.000 i uken.<br />
Vi kan heller ikke se at det er dokumentert at innsigeren stadig utvider sin virksomhet, verken i<br />
USA, EU eller resten av Europa slik innsiger hevder. En uttalelse fra Brad Serwin i den<br />
forbindelse, som ikke er understøttet av noe annen dokumentasjon, kan ikke tillegges vekt.<br />
Avslutningsvis gjentas for ordens skyld anmodningen om at <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> ikke<br />
tar klagen fra innsiger til følge, og at norsk varemerkeregistrering nr. 226 123 DELI DE LUCA<br />
blir stående."<br />
I ytterligere innlegg av 18. april 2008 uttaler innsigers fullmektig<br />
”Jeg viser til <strong>Annen</strong> Avdelings brev av 4. mars 2008 med oversendelse av et nytt innlegg i saken<br />
datert 3. mars 2008 fra søkerens fullmektig, Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, og<br />
med frist til 18. april 2008 for å inngi kommentarer til dette innlegg fra søkersiden. På<br />
innsigerens vegne skal jeg få bemerke følgende til dette nye innlegg av 20. august 2007 fra<br />
søkerens fullmektig og liksom tidligere gjør jeg oppmerksom på at jeg har bygget denne uttalelse<br />
opp på omtrent tilsvarende måte som søkeren i det nevnte innlegg.<br />
1. INNLEDNING<br />
Heller ikke det nå mottatte, nye innlegg fra søkerens fullmektig bringer efter innesigerens<br />
oppfatning inn noe nytt i saken. I all hovedsak fastholdes derfor de tidligere anførsler fra<br />
innsigerens side og påstanden om at søkeren har valgt sitt varemerke vel vitende om innsigerens<br />
kjennetegn blir opprettholdt, slik at vi står overfor et forsøk på registrering i ”ond tro”, jfr.<br />
varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7.<br />
2. HISTORIKK<br />
Det søkes her i det nye innlegg fra søkerens fullmektig å skapes et bilde av at søkeren valgte sitt<br />
varemerke ut fra sin italienske bakgrunn og uten noen tilknytningspunkter til innsigeren eller til<br />
USA. For innsigeren fremstår dette forsøk på å skape en slik forhistorie for navnevalget fortsatt<br />
som lite overbevisende. Mer om dette nedenfor.<br />
Det fremheves i første avsnittet under overskriften ”Historikk” at omsetningskretsen for søkerens<br />
produkter og tjenester er «unge mennesker i aktive jobber eller i den såkalte ”tidsklemma”», og<br />
at disse at disse viser en høy grad av merkebevissthet, slik at de vil se forskjell mellom de<br />
aktuelle kjeder. Fra innsigerens side vil det særlig fremheves at slike ”mennesker på farten” ikke<br />
har tid til å studere kjennetegnene i detalj. Og enda viktigere: Denne unge kjøpergruppe er<br />
nettopp brukere av Internet og den vil derigjennom nettopp være kjent med innsigerens butikker,<br />
nettsider, navn og varemerke. Medlemmene i denne gruppe vil også være de som reiser mest; de<br />
vil i stor grad ha besøkt USA eller besøkt internasjonale butikker, og de vil da ha støtt på
2. avd. sak nr. 7714 29<br />
innsigerens varer og varemerke. Slike varer er – som tidligere fremhevet – til salgs i butikker i<br />
Europa i tillegg til salget over Internet. Det kan vises til at varene skal finnes hos Feinkost<br />
Kaefer i München (http://www. feinkost- kaefer.de/) og hos KaDeWe i Berlin<br />
(http://www.kadewe-berlin.de/ index2 engl.php). Begge steder vil man finne et bredt spekter av<br />
innsigerens varer i hyllene.<br />
Når så medlemmene i omsetningskretsen i sitt – etter søkerens opplysninger – høye livstempo<br />
svinger innom søkerens forretninger eller hører venner omtale søkerens virksomhet og<br />
kjennetegn, vil de ikke legge tid og vekt på å studere kjennetegnet i detalj. ”Deli de Luca”s store<br />
likhet med innsigerens kjennetegn vil da medføre at disse assosieres og koples til hverandre. Det<br />
vil oppfattes som en fortsettelse av innsigeres virksomhet til også å omfatte Norge.<br />
Den gjentatte forklaring fra søkersiden for navnevalget virker denne gang heller ikke mer<br />
overbevisende enn tidligere og sett hen til de opplysninger som faktisk foreligger. Det skulle<br />
ikke være nødvendig å gjennomgå dette i detaljer på ny, men det står fast at det i det tidligere<br />
fremtrukne avisintervju om oppstarten av søkerens virksomhet klart ble uttalt at man hadde søkt<br />
inspirasjon fra tilsvarende butikker i andre land og i søkerens forretningsnavn ”Dean & Deluca”.<br />
Hvorvidt de intervjuede selv hadde foretatt eller vært med på det endelige navnevalg, er i denne<br />
sammenheng uten avgjørende betydning. Så nært knyttet som disse var til oppstarten og til<br />
Adriano Capoferro, må det i hvert fall kunne legges til grunn at de kjente bakgrunnen for<br />
navnevalget i detalj. Søkeren har selv fremholdt at inspirasjon er hentet fra 3 land (Italia, Spania<br />
og Frankrike), mens det i den nevnte avisartikkel er nevnt 5 land. Det er naturlig å anta at USA<br />
er ett av de 2 øvrige, særlig når de intervjuede peker direkte på en inspirasjon fra innsigerens<br />
virksomhet. Det er ikke på noe punkt fra søkerens side påvist at disse tre intervjuede uttalte seg<br />
mot bedre vitende eller at den aktuelle journalist i Aftenposten har konstruert denne<br />
inspirasjonskilde ut fra eget hode uten grunnlag i hva de intervjuede hadde uttalt.<br />
Videre støtter de nå opplistede faktorer for søkerens valg av navn/kjennetegn ikke på noen måte<br />
valget av nettopp ”Deli de Luca”. Det er hundrevis av andre navn som ville oppfylle disse<br />
kriterier. Særlig er ikke valget av nettopp ”de Luca” sannsynliggjort. Hvorfor velge dette blant et<br />
mylder av andre italienskklingende navn? Alle omstendigheter i saken peker efter innsigerens<br />
oppfatning mot at søkeren i tråd med den inspirasjon som avisintervjuet forteller om, ønsket å<br />
assosieres med innsigerens navn/kjennetegn og den goodwill som innsigeren hadde opparbeidet<br />
seg.<br />
Som påpekt i et tidligere innlegg, vil medlemmene i den aktuelle omsetningskrets ikke se noen<br />
særlige trekk ved søkerens forretningssteder som peker på en særlig inspirasjon fra<br />
søreuropeiske land. Utsalgene ser ut som en hvilken som helst annen hurtigmatkjede, og den vil<br />
knyttes til USA som oppfattes som opprinnelsesstedet for slik virksomhet. Italienskklingende<br />
navn er jo også hyppig forekommende i USA og ikke minst innenfor serveringssteder.<br />
Innsigerens navn og de andre eksempler fra USA som tidligere er lagt frem i saken fra<br />
søkersiden, understreker dette. Innsigeren fastholder derfor at det således ikke er noe ved<br />
søkerens virksomhet som vil lede tankene bort fra USA og dermed fra innsigerens navn og<br />
virksomhet.<br />
3. FORVEKSLINGSFARE
2. avd. sak nr. 7714 30<br />
Dette siste innlegg fra søkersiden inneholder intet nytt på dette punkt og fra innsigerens side vil<br />
det derfor bare fastholdes det som tidligere er sagt om dette spørsmål. Særlig vises det til<br />
innlegget på innsigerens vegne av 21. desember 2007 hvor spørsmålene knyttet til varelikhet og<br />
kjennetegnslikhet er nærmere gjennomgått.<br />
Det konstateres bare at søkeren ikke lenger søker på bestride at en vare- og tjenesteidentitet og –<br />
likhet foreligger. Når det gjelder kjennetegnslikheten, vil innsigeren bare på ny understreke at<br />
det skal skje en helhetsvurdering hvor det må legges betydelig vekt på de sterke og dominerende<br />
elementer i merkene, og dette vil være elementet ”DI LUCA”/ ”DELUCA”. ”DELI” vil – i den<br />
grad medlemmene i omsetningskretsen reflekterer over det – bli oppfattet som en beskrivende<br />
betegnelse – ”delikatesse”<br />
4. KJENNSKAP TIL MERKET<br />
Det vil fra innsigeren side fastholdes at innsigerens virksomhet og varemerke vil være kjent i<br />
Norge i en slik grad at innsigeren har slike etablerte rettigheter og en legitim interesse i å<br />
motsette seg at et slikt forvekselbart merke blir registrert i Norge. Hoved-tyngden i<br />
bestemmelsen varemerkelovens § 14 første ledd nr. 7 ligger på den ”onde tro”. Har en søker<br />
kjent til og søkt å snylte på den eldre rettighetshavers kjennetegn, må dette få avgjørende<br />
betydning når den eldre rettighetshaver sannsynliggjør at det foreligger et legitimt grunnlag for å<br />
motsette seg at registrering skjer.<br />
Jeg viser i denne sammenheng til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER<br />
NORSK VAREMERKERETT (<strong>Annen</strong> utgave – Revidert versjon) (2003) side 139 – 142, særlig<br />
side 140 petitavsnittet hvor det bl.a. uttales i første avsnitt, annen setning:<br />
”Man bør derfor ta denne bestemmelse på ordet, og ikke tolke inn i den begrensninger som hverken den<br />
selv eller forarbeidene antyder noe om, som f.eks. at bruk bare på svært fjerntliggende markeder ikke<br />
teller.”<br />
Den nærmere praksis rundt dette spørsmål blir deretter gjennomgått og blant avgjørelsene<br />
trekker forfatterne frem ”BUDWEISER”-avgjørelsen, både Borgarting lagmannsretts avgjørelse<br />
(NIR 1999 side 572) og Høyesteretts avgjørelse (Rt. 1998 side 1814, NIR 1999 side 571.<br />
Borgarting uttaler bl.a. at den ”heller ikke [kunne] se at loven kan tolkes begrensende, slik at<br />
registreringshindringens anvendelse må begrenses til tilfelle hvor Norge må anses som et<br />
naturlig ekspansjonsområde for førstebrukers virksomhet. Lovens forarbeider gir ikke<br />
holdepunkter for en slik innskrenkende tolkning … Lovens naturlige begrensning ligger i kravet<br />
om at registreringssøkeren må ha kjent til den annens tidligere bruk.”<br />
Som Stuevold Lassen/Stenvik påpeker i det følgende, tar heller ikke Høyesterett noe definitivt<br />
standpunkt til spørsmålet, men de uttalelser som foreligger ”er likevel avklarende” påpeker de to<br />
forfatterne. Høyesterett uttaler: ”Om loven må tolkes innskrenkende i helt spesielle tilfelle, som<br />
når den tidligere bruk er skjedd i et fjerntliggende land, og en registrering i Norge åpenbart vil<br />
være uten interesse for brukeren, tar jeg ikke standpunkt til. Det må antas at en eventuell slik<br />
reservasjon ville ha en svært begrenset praktisk betydning.” (Uthevelser som hos Stuevold<br />
Lassen/Stenvik)<br />
Hvis således <strong>Annen</strong> Avdeling kommer til at innsigerens tilstedeværelse i Norge foreløpig er av<br />
svært begrenset omfang, fordi innsigeren ikke har en virksomhet i Norge og her bare direkte kan
2. avd. sak nr. 7714 31<br />
nås gjennom Internethandel, kommer den aktuelle bestemmelse allikevel til anvendelse.<br />
Høyesterett har trukket opp meget snevre grenser for en innskrenkende fortolkning av loven. I<br />
den foreliggende sak har innsigeren klare kommersielle og økonomiske interesser i å ha sitt<br />
merke beskyttet i Norge mot en slik registreringssøknad i ond tro fra tredjemann.<br />
Den virksomhet fra innsigerens side som er dokumentert i denne sak, må klart tilfredsstille<br />
lovens krav. Innsigeren finner det derfor ikke nødvendig på ny å argumentere og dokumentere på<br />
en bred basis vedrørende denne spørsmål.<br />
Jeg finner dog å få bemerke at den treffliste for Internetbesøk som søkerens fullmektig har<br />
fremlagt som Bilag 1 til innlegget av 3. mars 2008, ikke har særlig relevans for denne sak.<br />
Søkerens fullmektig trekker frem nettsteder som vg.no, gulesider.no og finn.no. Dette er<br />
Internet-sider av en helt annen karakter, dvs. for en av de største avisene i Norge, for den<br />
samlede telefonkatalog for hele Norge og for den største side for salg av boliger, for ledige<br />
jobber, salg av gjenstander, osv. Innsigerens virksomhet er av en helt annen karakter. Og som<br />
fremhevet ovenfor, kreves det ingen omfattende virksomhet i Norge, eller rettet mot Norge<br />
spesielt, for at den aktuelle bestemmelse skal komme til anvendelse.<br />
Når det gjelder de 587 treff på søkerens hjemmeside som tidligere er dokumentert, uttaler<br />
innsigeren at dette representerer det totale antall treff. På den annen side vil et nytt besøk fra den<br />
samme bruker innen 30 minutter ikke bli registrert som et nytt treff.<br />
Søkeren har for øvrig utarbeidet noen ytterligere treffrapporter som viser det fortsatte besøk på<br />
innsigerens hjemmeside. Disse viser at det var 118 treff i perioden 12. mars 2008 til 13. mars<br />
2008, og 1.076 treff for perioden 12. februar 2007 til 13. mars 2008 fra Norge. Jeg viser også til<br />
at disse rapporter viser prosentsatsen av ”nye treff, og denne viser en prosentsats på 75,42 for<br />
den angitte måned og på 78,44 for den angitte årsperiode. Tilsvarende tall for Europa for de<br />
aktuelle perioder er 7.260 (75,07 % nye treff) og 72.210 (77,46 % nye treff). Dette viser at<br />
innsigerens virksomhet er aktuell for det norske og europeiske marked. Ytterligere kommentarer<br />
i lys av det som er sagt om bestemmelsens anvendelse, skulle ikke være nødvendig.<br />
Siden søkerens fullmektig i sitt sistnevnte innlegg har knyttet kommentarer til salgstallet på<br />
US$ 75.000,- i EU, vil det bare fra søkerens side presiseres at dette tall gjelder t.o.m. februar<br />
2007, og ikke februar 2008.<br />
5. OPPSUMMERING<br />
Under henvisning til det ovenstående og til det som tidligere er blitt hevdet på innsigerens vegn,<br />
fastholdes det at det søkte merket ble tatt i bruk og søkt registrert i en situasjon hvor søkeren var<br />
vel vitende om innsigeren og hans kjennetegn, og hvor sentrale representanter for søkeren uttalte<br />
at man var vel kjent med innsigerens virksomhet og hans navn/kjennetegn. Det ble endog uttalt<br />
direkte at man var inspirert av innsigerens virksomhet. Det må således kunne legges til grunn at<br />
det søkte merket ble tatt i bruk og søkt registrert med sikte på å utnytte den goodwill som er<br />
knyttet til innsigerens merke. Registrering må derfor nektes i medhold av varemerkelovens § 14<br />
første ledd nr. 7.”<br />
I et siste innlegg av 20. Juni 2008 uttaler søkers/innehavers fullmektig:
2. avd. sak nr. 7714 32<br />
”Vi viser til innsigers brev av 18. april 2008, samt <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s brev av<br />
22. april 2008, hvor C-Store Holding AS ("C-Store") er gitt frist til 20. juni 2008 med å komme<br />
med kommentarer til innsigers siste uttalelse. Nærværende tilsvar er derfor rettidig.<br />
Også i sitt nye innlegg, gjentar og vidløftiggjør innsiger stort sett tidligere anførsler. Videre<br />
fremstilles C-Stores anførsler på en rekke punkter uriktig og feilaktig av innsiger. Innsigeres<br />
siste uttalelse skal derfor kommenteres meget kort, og det vil stort sett bli henvist til C-Stores<br />
tidligere anførsler, som opprettholdes.<br />
Når det gjelder innsigers bemerkninger til omsetningskretsen, vises det til våre innlegg av<br />
3. mars 2008. Innsiger synes å hevde at omsetningskretsen til C-Stores butikker vil være kjent<br />
med innsigers varemerke. Dette verken søkt eller faktisk sannsynliggjort, og innsiger kan derfor<br />
ikke høres med en slik argumentasjon.<br />
Hva angår historikken og bakgrunnen for navnevalget er innsigers slutninger uriktige, og vi viser<br />
her til redegjørelser i tidligere innlegg, særlig vårt innlegg av 30. mars 2008 og 20. august 2007.<br />
De intervjuede i avisartikkelen i Aftenposten var ikke involvert i utformingen av navnet, og<br />
journalistens gjengivelse av deres uttalelser, som for øvrig ikke er korrekt fremstilt, nesten ett (1)<br />
ar etter at varemerkesøknaden ble sendt kan ikke tillegges vekt.<br />
C-Store opprettholder for øvrig alle tidligere fremsatte anførsler med hensyn til forvekslingsfare,<br />
både hva angår varelikhet og kjennetegnslikhet. Innsiger påstår her at C-Store ikke lenger<br />
bestrider at det foreligger varelikhet. Det er ikke korrekt, og vi viser særlig til vårt innlegg av<br />
20. august 2007 i den forbindelse.<br />
Som nevnt ovenfor har vi tidligere redegjort grundig for bakgrunnen for navnevalget og Adriano<br />
Capoferros vurderinger og inspirasjonskilder i den forbindelse. Det kan derfor ikke være<br />
tvilsomt at søkeren var i god tro ved tidspunkt for inngivelse av søknaden i desember 2002.<br />
Det bemerkes i den forbindelse at innsigers fremlagte dokumentasjon på treff på innsigers<br />
hjemmeide heller ikke knytter seg til dette tidspunktet.<br />
Innsigers gjengivelse av rettskildesituasjonen i forhold til varemerkeloven § 14, nr. 7 er<br />
heller ikke korrekt. Innsiger utelater Høyesterettsdom publisert i Rt. 2006 s. 1473, hvor<br />
Høyesterett avviker [fra] Rt. 1998 s. 1814 som er fremhevet av innsiger. Av Rt. 2006 s. 1473<br />
følger det at det i tillegg til å sannsynliggjøre kjennskap til bruken om det andre merket, også må<br />
foreligge et brudd på alminnelig god foretningskikk for at varemerkeloven § 14, nr. 7 skal<br />
komme til anvendelse. For en mer utførlig redegjørelse for dommen, og betydningen i denne<br />
sak viser vi til våre tidligere innlegg, og særlig vårt innlegg av 30. mars 2007.<br />
Ved vurderingen av om god forretningsskikk kan ansees overtrådt ved søkers søknad om<br />
registrering av DELI DE LUCA, vil blant annet sannsynligheten for at innsiger skal etablere seg<br />
i Norge, og hvor kjent innsigers merke er i Norge, tillegges vekt. Det opprettholdes i den<br />
forbindelse at innsiger verken har sannsynliggjort en eventuell etablering eller kjennskap til<br />
merket i Norge, og også på dette punkt viser vi til våre tidligere innlegg.<br />
I forhold til innsigers påstander om antall treff på innsigers og andre aktørers hjemmesider<br />
opprettholdes det at innsigers hjemmesider har meget få treff fra Norge. Ca. 1.000 på et helt<br />
år og 100 i løpet av en måned er veldig lite, særlig siden det ikke er unike brukere. Selv om<br />
enkelte av nettsidene angitt i TNS Metrx Topplisten har en noe annen karakter enn innsigers<br />
hjemmeside, viser oversikten hvilke treff kjente nettsider faktisk kan ha. Og for eksempel hadde
2. avd. sak nr. 7714 33<br />
internett butikk som QXL 157.373 unike brukere på en uke i uke 8 2008, jf. Bilag 1 til vårt<br />
innlegg av 3. mars 2008.<br />
Avslutningsvis opprettholdes anmodningen om at <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> ikke tar klagen<br />
fra innsiger til følge, og at norsk varemerkeregistrering nr. 226 123 DELI DE LUCA blir<br />
stående.”<br />
Gjenpart av innehavers innlegg av 20. juni 2008 ble oversendt innsigers fullmektig den 27. juni<br />
2008. Fullmektigen ble samtidig orientert om at saken tas opp til behandling.<br />
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> skal uttale:<br />
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> er kommet til samme resultat som 1. <strong>avdeling</strong>, men med en noe annen<br />
begrunnelse.<br />
Nærværende sak gjelder en innsigelse mot opprettholdelse av registreringen av ordmerket DELI<br />
DE LUCA. Merket er registrert for ulike varer i klasse 3, 9, 26, 29, 30, 31, 32, 34 og 35 – i<br />
hovedsak for ulike kioskvarer, i tillegg til ulike matvarer mv. Innsigelsen er begrunnet med at<br />
DELI DE LUCA er registret i strid med varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7, da innhaver av<br />
det nevnte ordmerket angivelig var kjent med at innsigers merke DEAN & DELUCA allerede<br />
var tatt i bruk bl.a. i USA som varekjennetegn av en annen på tidspunktet for innlevering av<br />
søknaden.<br />
I varemerkeloven § 14 første ledd nr. 7 sies det at et varemerke ikke kan registreres dersom det<br />
”er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen hadde tatt i bruk før søkeren og<br />
søkeren var vitende om denne bruk da søknaden om registrering ble inngitt”.<br />
Det er på det rene at merket DEAN & DELUCA var tatt i bruk på tidspunktet hvor søknad om<br />
registrering av merket DELI DE LUCA ble inngitt. Det kreves ikke at bruken er skjedd i Norge.<br />
Spørsmålet blir videre om søkeren var vitende om bruken av DEAN & DELUCA på tidspunktet<br />
for innlevering av søknaden. I følge alminnelige sivilprosessuelle prinsipper kreves<br />
sannsynlighetsovervekt for at søkeren ”var vitende” om bruken av merket. Det er ikke nok at<br />
søker ”må antas å ha kjent til” bruken, slik beviskravet er forslått formulert av
2. avd. sak nr. 7714 34<br />
Varemerkeutredningen II, jf. NOU 2001: 8 s. 79 og Stuevold Lassen og Stenvik i ”Oversikt over<br />
norsk varemerkerett”, 2. rev. utg. 2003, s. 141.<br />
På bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger i saken, finner 2. <strong>avdeling</strong> ikke å kunne<br />
legge til grunn som sannsynliggjort, at registreringsinnehaver positivt var kjent med<br />
merkenavnet DEAN & DELUCA på tidspunktet for innlevering av søknaden. Dette gjelder selv<br />
om man legger til grunn at det ikke kreves mer enn en alminnelig sannsynlighetsovervekt for at<br />
så var tilfelle.<br />
Ettersom det ikke er sannsynliggjort at registreringshaveren var vitende om bruken av det eldre<br />
merket, er det ikke nødvendig for 2. <strong>avdeling</strong> å ta stilling til om de to merkene er egnet til å<br />
forveksles i den alminnelige omsetning.<br />
Etter dette blir første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse å stadfeste.<br />
Det avsies slik<br />
kjennelse:<br />
Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse stadfestes.<br />
Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)