Annen avdeling - Patentstyret
Annen avdeling - Patentstyret
Annen avdeling - Patentstyret
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong><br />
PROTOKOLL<br />
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940<br />
Int. reg. nr. 0855223<br />
Nasj. ref. nr. 200707527<br />
Innehaver:<br />
Viaguara SA, ul. Wiertnicza 107, PL-02-952 Warszawa, Polen<br />
WIPO-fullmektig: Ryszard Skubisz, Ryszard Skubisz Kancelaria, Prawno Patentowa, Ul.<br />
Piastowska 31, PL-20-610 Lublin, Polen<br />
Innsiger:<br />
Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton, Connecticut, USA<br />
Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo<br />
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s avgjørelse av 27. april 2012<br />
Foreliggende sak gjelder en klage over <strong>Patentstyret</strong>s Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse av 11. mars<br />
2009, hvorved tidligere beslutning om å føre det nedenfor gjengitte internasjonalt registrerte<br />
ordmerket "viaguara" inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i<br />
Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers<br />
norske fullmektig og til registreringsinnehavers i det internasjonale register innførte representant.<br />
Sistnevnte gjenpart av avgjørelsen ble oversendt sammen det sedvanlige forklarende følgebrev på<br />
engelsk.<br />
Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 28. juni 2007 om at Norge er blitt utpekt<br />
som land det internasjonalt registrerte varemerket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er<br />
internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig:<br />
Klasse 33:<br />
Alcoholic beverages; brandy, cocktails, liqueurs, rum, whisky, wine vodka.<br />
Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 27. november 2007, med ovennevnte<br />
varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 49/2007, med<br />
publiseringsdato mandag den 3. desember 2007.<br />
En avgjørelse fra <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en<br />
varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to<br />
måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens § 52 annet<br />
ledd, jf. § 49 og §§ 70 til 72.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 2<br />
Innsigelse mot at den internasjonale registreringen kan gis vern i Norge innkom til <strong>Patentstyret</strong><br />
den 4. februar 2008, innen innsigelsesperiodens utløp, jf. varemerkelovens § 21 første ledd.<br />
Informasjon om at det er innkommet innsigelse mot at merket gis virkning i Norge ble kunngjort<br />
i Norsk Varemerketidende nr. 8/2008, med publiseringsdato mandag den 18. februar 2008.<br />
Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket "viaguara", er egnet<br />
til å forveksles med innsigers registrerte ordmerke "VIAGRA", reg. nr. 179785 (19957795),<br />
registrert den 6. februar 1997, for samtlige varer i klasse 5, og at det internasjonalt registrerte<br />
ordmerket "viaguara" således er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i<br />
varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6, jf. §§ 4 og 6 første ledd, jf. § 49 annet ledd og § 50 første<br />
ledd (ny varemerkelov § 16 bokstav a, jf. 4 første ledd, jf. §§ 70 og 71).<br />
Innsiger har videre anført at hans varemerke "VIAGRA" er sterkt innarbeidet som varekjennetegn,<br />
jf. varemerkelovens § 2, og er så velkjent og nyter en slik anseelse i Norge, at det har<br />
krav på et utvidet vern i medhold av bestemmelsen i varemerkeloven § 6 annet ledd, jf. § 14<br />
første ledd nr. 6, § 49 annet ledd og § 50 første ledd (ny varemerkelov § 16 bokstav a, jf. 4 annet<br />
ledd, jf. §§ 70 og 71).<br />
Under sakens behandling i <strong>Patentstyret</strong>s Første <strong>avdeling</strong> hadde ikke registreringshaver oppnevnt<br />
noen norsk fullmektig til å ivareta sine interesser, og hverken registreringshaver eller hans<br />
internasjonale fullmektig har imøtegått innsigelsen under behandlingen i Første <strong>avdeling</strong>.<br />
Med hensyn til innsigers argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i <strong>Patentstyret</strong>s<br />
Første <strong>avdeling</strong> vises til sakens dokumenter.<br />
Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse av 11. mars 2009 var begrunnet som følger:<br />
"Ad varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6:<br />
Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der<br />
både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første ledd<br />
nr. 6, jf. § 6 første ledd.<br />
Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de<br />
varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 3<br />
det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens<br />
avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s.<br />
641, Superlek og <strong>Patentstyret</strong>s 2. <strong>avdeling</strong> i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573,<br />
Nostalgie Istanbul Orient Express. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det<br />
eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et<br />
svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å<br />
tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En<br />
slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer,<br />
premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19.<br />
Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil<br />
oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler.<br />
<strong>Patentstyret</strong> er av den oppfatning at den internasjonale registreringen, sett i forhold til de aktuelle<br />
varene, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren".<br />
Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og<br />
velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.<br />
Vi vil først vurdere hvorvidt det foreligger merkelikhet mellom merkene VIAGUARA OG<br />
VIAGRA. Begge merkene er ordmerker, og skilles kun ved at innehavers merke har tillegget av<br />
de to vokalene UA midt i merket. Disse to bokstavene bidrar imidlertid til å gi merket et visuelt<br />
lengre inntrykk i forhold til innsigers merke, og medfører videre ikke minst at det får en helt<br />
annen uttale enn innsigers merke. Vi er derfor ikke enige med innsigers fullmektig i at disse<br />
utgjør en liten fonetisk forskjell. Bokstavene UA er trykksterke vokaler, og vi anser i likhet med<br />
innsigers fullmektig som sannsynlig at merket av norske gjennomsnittsforbrukere vil leses med<br />
betoning på vokalen A, altså den andre A'en i merket. I markedsføringsdokumentasjonen som<br />
innsigers fullmektig har sendt inn for innehavers merke, ser man imidlertid at merket er skrevet<br />
med aksent på den siste A'en, og merket vil da uttales med trykk på denne siste bokstaven. Vi må<br />
vurdere merket slik det fremkommer i utpekningen fra WIPO, men innsigers merke vil ha en<br />
annen betoning enn innehavers uansett om innehavers merke betones på den andre eller den siste<br />
A'en, da innsigers merke VIAGRA for norske gjennomsnittsforbrukere antas mest naturlig å ville<br />
lese ordet med uttale på den første A'en. Videre gjør tillegget av UA i innehavers merke at<br />
forbindelsen mellom bokstavene G og R brytes, og innehavers merke deler dermed ikke den<br />
karakterisk sterke uttalelyden -GRA til slutt i innsigers merke, som anses å være forholdsvis<br />
fremtredende i uttalen av merket. Disse forskjellene anses tilstrekkelig store til at det ikke anses å<br />
foreligge merkelikhet mellom merkene, på tross av merkenes felles begynnelse og slutt. Til<br />
fullmektigens anførsel om at det i henhold til praksis alltid er den første delen av et merke som<br />
normalt vil anses som merkedominanten, vil vi påpeke at EF-domstolen og<br />
Førsteinstansdomstolen stadig gjentar at det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.<br />
Domstolen har ikke etablert noen fast norm som går ut på at ordets/merkets begynnelse alltid skal<br />
tillegges størst betydning; dette beror på en konkret vurdering. Se blant annet T-158/05 Alltrek<br />
premiss 70 og T-281/07 Ecoblue premiss 32.<br />
Begge merkene fremstår som fantasimerker uten noe kjent betydningsinnhold som kunne adskilt<br />
dem i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Det hevdes fra innsigers fullmektig at innsigers<br />
merke er så innarbeidet som merke for innsigers varer, at forbrukerne raskt vil tenke på produktet<br />
Viagra. Vi finner selv om dette skulle være tilfellet at merkene ikke er visuelt og fonetisk like<br />
nok til at innehavers merke vil kunne forveksles betydningsmessig med innsigers merke. Vi er<br />
dessuten ikke enige med innsigers fullmektig i at begge merkene vil oppfattes som sammensatte<br />
merker, da vi tvert i mot antar at hvert merke vil forstås som ett ord. Ut fra<br />
markedsføringsdokumentasjonen for innehavers merke kan man imidlertid utlede at innehavers<br />
merke er sammensatt av ordene VIA og GUARA, som i denne dokumentasjonen fremstår som en
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 4<br />
henspilling på eller forkortelse for planten Guaranà. Disse opplysningene finner vi som nevnt<br />
ovenfor ikke å kunne legge avgjørende vekt på, da denne oppdelingen av ordet ikke anses<br />
naturlig for merket slik det fremkommer i utpekningen. Det er der uten stor V og stor G, og fordi<br />
merket mangler aksent på den siste A'en i ordet, anses heller ikke henspillingen på planten<br />
Guaranà å komme tydelig nok frem til at merket ikke vil oppfattes som et fantasimerke.<br />
Når det gjelder vareslagslikheten mellom merkene omfatter den internasjonale registreringen<br />
alkoholholdige drikker i klasse 33, mens innsigers registrering gjelder varer i klasse 5. Mellom<br />
disse varene foreligger det ingen likhet, og det anses som lite sannsynlig at<br />
gjennomsnittsforbrukeren vil anta at innehavers varer i klasse 33 og innsigers varer i klasse 5 har<br />
samme kommersielle opprinnelse. Vilkåret om vareslagslikhet, jf. varemerkeloven § 6 første<br />
ledd, er dermed heller ikke oppfylt.<br />
Merkene anses følgelig ikke forvekselbare i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6<br />
Ad varemerkeloven § 6 annet ledd:<br />
Innsiger har videre anført at merket VIAGRA har krav på utvidet vern etter varemerkeloven § 6<br />
annet ledd, slik at innehaverens merke også bør anses forvekselbart med innsigerens merke også<br />
når det gjelder ikke-likeartede varer.<br />
Ved vurderingen av om et merke har krav på vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd må det<br />
aktuelle merket være "velkjent" og ha "anseelse" her i riket. Vernet anses videre krenket hvis<br />
bruk av det søkte merket medfører "urimelig utnyttelse eller forringelse" av dets anseelse.<br />
Problemstillingen blir derfor om VIAGRA er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det<br />
ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om VIAGUARA blir brukt for<br />
de varene den internasjonale registreringen omfatter.<br />
Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent" og har "anseelse" ble vurdert av EF-domstolen i<br />
sak C-375/97 Chevy. Kravene ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av<br />
den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Det utvidete vernet er ved denne bestemmelsen<br />
forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. 2. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse nr.<br />
7573, Nostalgie Istanbul Orient Express.<br />
Til støtte for at innsigers merke er velkjent, har fullmektigen blant annet vist til salgstall og<br />
markedsandeler innen sitt produktsegment, det vil si varer i klasse 5, i Norge for årene 2000 til<br />
2007. Tallene for markedsandeler viser at produktet VIAGRA de første årene dominerte en<br />
meget stor andel av markedet, mens markedsandelene de siste årene nærmest har blitt halvert.<br />
Dette er i følge innsigers fullmektig på grunn av nye, konkurrerende produkter. Videre har<br />
innsigers fullmektig vist til annonser og reklamemateriell for det norske markedet, samt<br />
presseomtale i Norges største aviser. Selv om innsiger har registrert merket for hele klasse 5,<br />
viser den vedlagte dokumentasjonen kun data vedrørende det spesifikke legemiddelet merket<br />
VIAGRA markedsfører. <strong>Patentstyret</strong> finner å kunne legge til grunn at VIAGRA er et innarbeidet<br />
merke for visse bestemte medikamenter i klasse 5, men finner ikke derfor å kunne utlede av den<br />
vedlagte informasjonen at merket må anses som velkjent i Norge i henhold til varemerkeloven §<br />
6 annet ledd. Det bestrides ikke at det i teorien kan forekomme at tilstrekkelig vedvarende og<br />
sterk merkebruk for èn vare eller ett vareslag kan være nok til å gi utvidet vern for merket også<br />
for andre varer enn det omfatter, men <strong>Patentstyret</strong> finner ikke at innsiger ved sin dokumentasjon<br />
har godtgjort at dette er tilfellet for innsigers merke. Det antas tvert i mot at varemerket VIAGRA<br />
i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet vil være så knyttet til ett bestemt legemiddel for erektil<br />
dysfunksjon i klasse 5, at assosiasjon til dette produktet ikke vil oppstå hvis forbrukeren ser et<br />
varemerke inneholdende mange av de samme bokstavene som merket VIAGRA, men for et helt
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 5<br />
annet vareslag; alkoholholdige drikker. Varene har verken fellesskap i fremstilling, produksjon,<br />
omsetning eller bruk, og selv om noen kan tenkes å ville blande medisiner med alkoholholdige<br />
drikker, så kan ikke dette anses som vanlig bruk.<br />
Innsigers dokumentasjon består foruten salgstall og markedsandeler, av dokumentasjon som viser<br />
fremstilling og bruksanvisning av produktet, kopi av produktinnpakningen. Dette finner vi ikke<br />
er dokumentasjon som er relevant for eller underbygger vern for merket etter § 6 annet ledd.<br />
Mange produkter har også produktomtale i Felleskatalogen uten at man derfor kan slutte av dette<br />
at produktet har utvidet vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd.<br />
<strong>Patentstyret</strong> vil likevel ta opp spørsmålet om det foreligger urimelig "utnyttelse" eller<br />
"forringelse" av merket VIAGRA om VIAGUARA brukes av en annen for varene det dreier seg<br />
om. Innsigers fullmektig har vist til dokumentasjon på markedsføringen av innehavers merke,<br />
som i følge fullmektigen viser at innehaver markedsfører merket VIAGUARA med at varene har<br />
en på flere måter stimulerende og oppkvikkende effekt på brukeren. Dette indikerer etter<br />
innsigers fullmektigs mening at innehaver bevisst har valgt et merkenavn som ligner på<br />
innsigers, og at innehaver vil trekke veksler på innsigers merke ved å markedsføre det som at det<br />
har samme stimulerende effekt som innsigers merke. Utnyttelse og forringelse i § 6 annet ledds<br />
forstand vil imidlertid først og fremst kunne oppstå i tilfellene der det søkte merket utløser en<br />
assosiasjon til det velkjente merket, jf. EF-domstolen C-375/97, Chevy, premiss 23. Ved denne<br />
vurderingen må det tas hensyn til en rekke forhold, herunder avstanden mellom vare- og<br />
tjenesteslagene og den grad av særpreg som det eldste merket innehar. Jo større grad av særpreg<br />
og anseelse et merke anses å ha, desto lettere vil skade kunne antas å kunne forekomme, jf. EFdomstolen<br />
C-375/97, Chevy, premiss 30.<br />
<strong>Patentstyret</strong> er som nevnt ovenfor av den oppfatning at det er tilstrekkelig avstand mellom<br />
merkene både visuelt, fonetisk og betydningsmessig til at de ikke vil kunne forveksles. Det anses<br />
også å være stor avstand mellom vareslagene medisiner og alkoholholdige drikker. Det er derfor<br />
etter <strong>Patentstyret</strong>s mening lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukereren vil knytte assosiasjoner<br />
til merket VIAGRA i sammenheng med varene i klasse 33. Det fremgår av EF-domstolens dom<br />
C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD at det i alle fall må kreves assosiasjon for å konstantere<br />
forvekselbarhet med et velkjent merke. Det er dermed ikke nærliggende å anta at VIAGUARA<br />
trekker urimelige veksler på innsigers merke, eller at det utsettes for slitasje eller får svekket sitt<br />
omdømme når innehaverens merke benyttes. Dette medfører at det ikke vil innebære en urimelig<br />
utnyttelse eller forringelse av VIAGRAs anseelse eller goodwill dersom VIAGUARA blir brukt<br />
av en annen for varene i klassene 33, jf. varemerkeloven § 6 annet ledd.<br />
<strong>Patentstyret</strong> har følgelig etter er helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for at en<br />
gjennomsnittsforbruker vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse<br />
mellom kjennetegnenes innehavere, og at den internasjonale registreringen derfor ikke er egnet<br />
til å forveksles i den alminnelige omsetning med innsigers registrering nr. 179785, ordmerket<br />
VIAGRA, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkeloven § 49 annet ledd, og det<br />
foreligger heller ikke hinder for å opprettholde merket besluttet gjeldende i forhold til<br />
varemerkeloven § 6 annet ledd.<br />
Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven § 52 første ledd jf. § 21 a annet ledd.<br />
Beslutning:<br />
Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende, jf. varemerkeloven § 21a<br />
annet ledd."
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 6<br />
Innsigers begrunnede klage over <strong>Patentstyret</strong>s Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse innkom til <strong>Patentstyret</strong><br />
mandag den 11. mai 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt til <strong>Patentstyret</strong>s bankkonto 15.<br />
juni 2009. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.<br />
I klagen av 11. mai 2009 anfører innsigers fullmektig:<br />
"Vi viser til <strong>Patentstyret</strong>s avgjørelse av 11. mars 2009 og vil i henhold til Varemerkelovens §§ 22<br />
og 22a påklage avgjørelse inn for fornyet behandling ved <strong>Patentstyret</strong>s 2. Avdeling.<br />
Innsigeren er svært uenig i <strong>Patentstyret</strong>s vurderinger både når det gjelder merkelikhet i henhold<br />
til Varemerkelovens § 14, 1. ledd, nr. 6 og vurderingen av innsendt dokumentasjon og kravet om<br />
utvidet vern i henhold til Varemerkelovens § 6, 2. ledd.<br />
Vedrørende merkelikhet i henhold til Varemerkelovens § 14, 1. ledd, nr. 6:<br />
Vi viser til de anførsler vi tidligere har fremlagt ovenfor <strong>Patentstyret</strong>s 1. Avdeling og fastholder<br />
at den norske delen av internasjonal registrering 855223, VIAGUARA, er egnet til å bli<br />
forvekslet med innsigerens tidligere registrerte og innarbeidede merke, VIAGRA.<br />
Som det stadfestes i <strong>Patentstyret</strong>s 1. Avdelings avgjørelse skal det ved avgjørelsen av om to<br />
merker er forvekslbare vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder<br />
kommer til å ta feil av kjennetegnene eller kommer til å tro at det er kommersielle forbindelser<br />
mellom de to kjennetegnelsens innehavere. Dette jf. EF Domstolens avgjørelse C251/97, Sabel<br />
v. Puma, premiss 16, og Høyesteretts avgjørelse RT 1999, side 641, Superleg, og <strong>Patentstyret</strong>s<br />
<strong>Annen</strong> Avdelings avgjørelser i sak 6923.<br />
I henhold til ovennevnte skal det foretas en konkret vurdering hvor det særlig vektlegges hvor<br />
særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil følgelig ha et krav på en<br />
større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke.<br />
Som det fremgår i <strong>Patentstyret</strong>s avgjørelse er dette stadfestet i EU Domstolene i avgjørelse<br />
C39/97, Canon v. Metro-Goldwyn-Meyer, premiss 18 samt sak C206/04, Zerh v. Zir, premiss 19.<br />
Både innsigerens tidligere registrering og det søkte merket er rene fantasimerker uten noen<br />
åpenbar betydning, noe som også legges til grunn i <strong>Patentstyret</strong>s avgjørelse.<br />
VIAGRA er et rent fantasimerke uten noe kjent betydningsinnhold hverken i det engelske eller<br />
norske språk og i henhold til ovennevnte skulle det således ha krav på en sterk beskyttelsessfære.<br />
I tillegg må det i denne saken også ved bedømmingen av merkelikhet mellom VIAGRA og<br />
VIAGUARA legges betydelig vekt på det faktum at innsigerens merke har ervervet et økt<br />
kjennetegnssærpreg ved at VIAGRA var verdens først medisin mot erektil dysfunksjon hos<br />
menn, som kom i pilleform og kunne tas oralt. I de ti årene produktet har vært på markedet har<br />
det vært gjenstand for en enorm mediafokusering slik at det har blitt et alminnelig kjent navn<br />
både internasjonalt og i Norge.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 7<br />
De fire første bokstavene i hvert merke VIAG- er identiske og identisk plassert. Endelsen -RA<br />
gjenfinnes også i begge merker. Den eneste forskjellen mellom merkene består i at søkerens<br />
merke har bokstavene UA innskutt etter fjerde bokstav.<br />
På dette grunnlag konkluderer <strong>Patentstyret</strong> at det foreliggende merkeforskjellen er tilstrekkelig til<br />
å unngå forvekslingsfare da både den fonetiske og den visuelle avstanden mellom merkene er<br />
tilstrekkelig.<br />
Denne konklusjonen også har vært utslagsgivende når det gjelder vurderingen av kravet om<br />
utvidet beskyttelse i henhold til Varemerkelovens §6, 2. ledd.<br />
Etter vår oppfatning fremstår merkene, etter en helhetsvurdering, både som fonetisk og visuelt<br />
forvekselbare. VIAG er det fremtredende elementet i begge merker. Det visuelle helhetsinntrykket<br />
mellom merkene er også svært likt og ved første øyenkast er det lett å ta feil.<br />
VIAGRA inngår i sin helhet i VIAGUARA. Som det er fastslått i sak C251/97, SABEL, så vil<br />
gjennomsnittforbrukere normal betrakte merket i sin helhet heller enn å analysere merkets<br />
enkelte bestanddeler. Forbrukeren vil derfor ikke splitte merket opp i de enkelte stavelser men se<br />
merket på bakgrunn av de bærende og dominerende elementene i merket. Den innledende<br />
stavelsen vil vanligvis være det mest dominerende blikkfanget og det som fester seg i<br />
forbrukerens bevissthet. Merkedelen VIAG vil derfor ha en betydelig gjenkjennende effekt i<br />
begge merker. Når begge merker i tillegg avsluttes med bokstaven RA burde dette være en<br />
åpenbar indikasjon på at fare for forveksling foreligger.<br />
Etter vår oppfatning er det videre åpenbart at det foreligger fare for fonetisk forveksling mellom<br />
de to merkene.<br />
Begge merker kan tenkes å bli uttalt på en rekke forskjellige måter og trykket kan legges med<br />
betoning på forskjellige stavelser som følge av dialektforskjeller i forskjellige deler av landet.<br />
Det må også antas som sannsynlig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil ha<br />
kjennskap til den engelske uttaleform av innsigerens berømte varemerke VIAGRA gjennom de<br />
siste ti års bruk og tilhørende mediaomtale. Det kan derfor ikke utelukkes at en ikke ubetydelig<br />
del av omsetningskretsen vil uttale merkene med en betoning som for eksempel VIAG- RA og<br />
VIAG-UARA hvilket vil aksentuere likheten i merkenes innledende del.<br />
Begge merker fremstår som fantasimerker uten noen kjent betydningsinnhold som kunne avskilt<br />
dem i forbrukerens bevissthet. Dette legges også til grunn i <strong>Patentstyret</strong>s avgjørelse og bestrides<br />
ikke fra vår side. Dette skulle imidlertid være en faktor som øker faren for forveksling mellom<br />
merkene da ingen av disse inneholder noen avvikende assosiasjonsgrunnlag som eventuelt bidrar<br />
til å holde de to fra hverandre.<br />
Vi fastholder imidlertid vår tidligere påstand om at i den grad søkerens merke vil assosieres med<br />
noe så er det med innsigerens tidligere innarbeidede og registrerte varemerke VIAGRA.<br />
I den forbindelse er det relevant å påpeke at innsigerens merke er så kjent og har gått inn i den<br />
allmenne språkbruk på en slik måte at det også refereres til i ordbøker og som eksempler på dette<br />
viser vi til vedlagte kopier fra ledende engelske og franske ordbøker<br />
Vedlegg 1: Kopier fra engelske og franske ordbøker.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 8<br />
Krav på utvidet beskyttelse i henhold til Varemerkelovens § 6, 2. ledd:<br />
I utgangspunktet foreligger det ikke varelikeartethet mellom søkeren og innsigerens merker da<br />
disse dekker henholdsvis alkoholholdige drikker i kl 33 og farmasøytiske preparater i kl. 5.<br />
I henhold til § 6, 2. ledd er imidlertid likhet mellom varene ikke et vilkår for å statuere fare for<br />
forveksling mellom to kjennetegn som ligner hverandre "dersom det kjennetenet som har eldst<br />
rett har er så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det ville innbære en urimelig<br />
utnyttelse eller forringelse av det anseelse om det annet kjennetegn ble brukt av en annen".<br />
VIAGRA er et av verdens mest solgte og mest kjente farmasøytiske preparater og vi vil hevde at<br />
det er alminnelig kjent også blant den norske omsetningskretsen.<br />
Varemerket VIAGRA brukes i relasjon til et farmasøytisk preparat hvor det aktive virkestoffet er<br />
sildaenafil citrat. Preparatet brukes for å behandle erektil dysfunksjonalitet (heretter ED) hos<br />
menn. VIAGRA er et seriøst legemiddel for behandling av en alvorlig medisinsk tilstand.<br />
Det er ikke et afrodisiakum og innsigeren har i sin markedsføring lagt stor vekt på at VIAGRA<br />
utelukkende er for medisinsk behandling. Innsigeren ser det som helt vitalt at dette omdømmet<br />
ikke blir svekket og forringet.<br />
Dokumentasjon for ibruktagelsestidspunkt og varemerkeregistrering<br />
For å illustrere hvilke enorme ressurser og investering innsigeren har gjort for å beskytte sitt<br />
varemerke VIAGRA fremlegges herved en oversikt over innsigerens varemerkeregistreringer<br />
internasjonalt. I Europa har innsigeren brukt over fem hundre tusen US dollar for å registrere og<br />
håndheve sine rettigheter til merket.<br />
Vedlegg 2: Liste over registreringer på verdensbasis.<br />
VIAGRA ble først sluppet på markedet i USA i april 1998 og deretter i en rekke andre land.<br />
Vi vil også ettersende en liste som viser hvilke land merket er i aktiv bruk. I samtlige land har<br />
merket vært i sammenhengende bruk siden lanseringsdatoen.<br />
VIAGRA ble første gang registrert i Norge under reg. nr. 179785 den 6. februar 1997 og merket<br />
ble lansert på det norske markedet den 1. desember 1998.<br />
Vi vil anta at 2. Avdeling er vel kjent med VIAGRAs omdømme og at vi her står ovenfor et<br />
særdeles velkjent varemerke. Vi er allikevel innforstått med at dette er et faktum som må<br />
dokumenteres.<br />
Mediaomtale<br />
Helt siden produktet ble lansert har det vært en massiv mediainteresse fokusert på VIAGRA og<br />
Pfizer over hele verden og ikke minst i Norge. På grunn av produktets behandlingsområde<br />
oppnådde VIAGRA øyeblikkelig berømmelse etter lanseringen. Vi viser i denne forbindelse til<br />
vedlagt artikkel fra UK Financial Times som distribueres i alle europeiske land. I denne<br />
artikkelen er det fastslått at VIAGRA er det hurtigst selgende farmasøytiske preparat noensinne.<br />
Vedlegg 3: Artikkel i UK Finacial Times 20. januar 1999.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 9<br />
Vi har tidligere inngitt eksempler på presseklipp og mediaomtale i Norge. Det skal understrekes<br />
at dette kun var et utvalg tilfeldig valgte eksempler.<br />
VIAGRA har vært gjenstand for en enorm pressedekning i Norge. Dette gjelder alle typer medier<br />
herunder radio, TV, aviser og internet.<br />
Et søk på søkemotoren Google kun for norske nettsteder for søkeordet Viagra genererer hele 282<br />
000 treff.<br />
Vedlegg 4: Utskrift fra Google søk som viser antall treff for Viagra.<br />
Dersom man sjekker nyhetsarkivene i papirutgaven for de største norske avisene som VG,<br />
Dagbladet og Bergens Tidende i perioden 1. januar 1998 frem til 28. juni 2007 som er<br />
notifikasjonsdatoen for søkerens internasjonale registrering i Norge, får man også et enormt<br />
antall treff.<br />
For Dagbladet får man 755 treff for artikler som nevner eller direkte omhandler VIAGRA.<br />
Tilsvarende tall for VG er 472, Aftenposten 158 og Bergens Tidende 64.<br />
Det er for øvrig interessant å bemerke at VIAGRA var gjenstand for stor mediaoppmerkesomhet<br />
lenge før preparatet ble frigitt for salg i Norge i desember 1999 og det må antas<br />
at Viagra var allment kjent blant den norske omsetningskretsen allerede før lanseringe fant sed<br />
her i landet i desember 1999.<br />
Vedlegg 5: Utvalg av artikler mht presseomtale i Norge.<br />
Rettsavgjørelser<br />
Det foreligger pr. dato ingen norske rettsavgjørelse som stadfester at VIAGRA er et berømt<br />
merke i Norge. Det er imidlertid ingen mangel på slike avgjørelser i Europa forøvrig og for å<br />
illustrerE dette vil vi vise til en del rettsavgjørelser der det fastslås at VIAGRA er et berømt<br />
merke. Som nevnt oppnådde VIAGRA allmenn berømmelse i løpet av kort tid etter produktet ble<br />
lansert.<br />
1) I en sak for Storbrittanias High Court sak.nr. HC1999 saksøkte Pfizer Inc. Eurofood-Link for<br />
varemerkeinngrep i CTM 233890 VIAGRA. Saken dreiet seg om saksøktes bruk av merket<br />
VIAGRENE for en urtedrikk. Pfizer Inc. fremla en rekke presseklipp som bevis for VIAGRAs<br />
omdømme og innarbeidelse på det britiske markedet pr. juni 1999.<br />
I dommen av 10. desember 1999 uttalte dommeren følgende:<br />
"The mark VIAGRA is a relatively recently registered mark. It is of a distinctive character in the<br />
sense that it is not an ordinary English word and has no direct reference to the character or<br />
quality of the goods. On the evidence before me it has, in a short period of time, become an<br />
extremely well known mark. It must be rare that the trade name of a pharmaceutical product<br />
becomes part of the vocabulary of the public in a short space of time but I am wholly satisfied<br />
that by the date of the writ herein VIAGRA had become a household word as indicating a<br />
product for the treatment of penile erectile dysfunction".
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 10<br />
I tillegg ble fremlagt ytterligere bevis og viteforklaringer for å demonstrere massive presseomtale<br />
i UK og Europa forøvrig og at Viagra var det hurtigst selgende farmasøytiske produkt i historien.<br />
På basis av dette konkluderte dommeren som følger:<br />
"In the papers before me there is ample material to support those assertions and, in<br />
consequence, I find as a fact that as at the date of the writ, the trademark VIAGRA had become a<br />
household name in this country as denoting a pharmaceutical product for use in the treatment of<br />
penile erectile dysfunction. Indeed, that such a reputation exists is confirmed by the defendant's<br />
desire to trade upon it in marketing their VIAGRENE product".<br />
Vi vedlegger en kopi av avgjørelsen i sin helhet.<br />
Vedlegg 6: UK High Court case HC1999 No. 00324.<br />
Det har i tillegg vært en rekke andre dommer i europeiske land hvor man har landet på samme<br />
konklusjon nemlig at VIAGRA er et berømt merke med krav på utvidet beskyttelse.<br />
For å ta et representativt utvalg vil vi vise til følgende:<br />
2) Romania Nasjonale Styre for Oppfinnelser og Varemerke, september 2002.<br />
Pfizer Products Inc. vs. S.C Vinalcool SA vedrørende merkene VIAGRA i kl. 5 og KAVIAGRA<br />
i kl. 33, 35 og 39.<br />
I avgjørelsen side fire anføres det at innsigeren har ført bevis for at varemerket VIAGRA er vel<br />
kjent i Romania for den relevante delen av omsetningskretsen.<br />
Vedlegg 7: Avgjørelse fra Romania.<br />
3) Court of Napoli First Civil Section 13. mars 2003.<br />
I dommen uttaler retten på side 2 følgende om Viagra; "It is equally true that it enjoys (and not<br />
only in Italy) assured renown. This could be asserted on the basis of simply how well-known it<br />
is, but it has however been strictly documented by the Plaintiff with the submission of extensive<br />
and exhaustive press releases. VIAGRA - an almost unique case for a medicinal product - has<br />
become a kind of phenomenon of mass custom, linked to which is a very strong positive<br />
potential"<br />
Vedlegg 8: Avgjørelse fra Italia.<br />
4) Avgjørelse av Mars 2003 fra Monacos appell domstol vedrørende VIAGRA Pfizer Inc. vs<br />
Monaco TELEMATIC.<br />
Avgjørelsen stadfester det universelle omdømme til VIAGRA og den potensielle skade<br />
varemerket kan bli påført ved uautorisert misbruk. Saksøktes produkter var medisinsk<br />
dataprogramvare og telematikktjenester<br />
Vedlegg 9: Avgjørelse Monaco.<br />
5) Slovakia - Avgjørelse av august 2004 fra Slovakias Styre for Industrielt Rettsvern.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 11<br />
Saksøktes merke VIAGRIK, Pfizer Products Inc VS NOVAKO OPOVA.<br />
Slovakisk varemerkeregistrering nr. 13193883 ble slettet og Styret uttaler på side fem i<br />
avgjørelsen side fem følgende:<br />
"the evidence submitted by the Plaintiff, namely the evidence concerning the massive<br />
advertisements in the press clearly and undoubtedly prove the well-known character of the cited<br />
trademark VIAGRA in the Slovak Republic. The submitted means of evidence proves by its<br />
nature the high quality of distinctiveness of the cited trademark connected with its intensive use<br />
and its mass promotion and advertizing in connection with consumer public in territory of the<br />
Slovak Republic".<br />
Vedlegg 10: Avgjørelse Slovakia.<br />
6) Nederland Zutphen Distriktsrett 24. mars 2004.<br />
Saksøktes varemerke SIGRA - Pfizer Inc. vs. Alfa Pharmaceutical BV.<br />
I dette tilfelle var saksøktes produkter farmasøytiske preparater. I rettens avgjørelse avsnitt 5.1<br />
uttales følgende "it is an established fact between the parties that VIAGRA is a well known trade<br />
mark".<br />
Vedlegg 11: Avgjørelse Nederland.<br />
I tillegg vil vi vise til følgende internasjonale avgjørelser:<br />
7) Australia - Avgjørelse fra Federal Court of Australia 2006<br />
Saksøktes varemerke HERBAGRA Pfizer Products Inc. vs. Karam<br />
Denne avgjørelsen er interessant fordi den vedrører bruk av et forvekslbart kjennetegn i relasjon<br />
til andre varer enn i kl. 5 nemlig en urtedrikk. Retten uttaler blant annet følgende:<br />
"I am satisfied that the trademark HERBARGRA in respect of the particular goods in question<br />
would be deceptively similar to the trademark VIAGRA which has acquired a reputation in<br />
Australia prior to the application for HERBARGRA and that because of the reputation of<br />
VIAGRA the use of HERBARGRA would be likely to deceive or cause confusion".<br />
Vedlegg 12: Avgjørelse i Australia.<br />
8) Styret for det Industrielle Rettsvern Korea<br />
Saksøktes merke VIAGRA & figur in class 12 - Pfizer Products Inc. v Sung Min-Chu<br />
Retten la til grunn at VIAGRA var et berømt merke og nektet registrering av VIAGRA og<br />
bilfigur i relason til varer i klasse 12. Konklusjonen var som følger:<br />
"The opposer argued that the Cited Mark is quite well-known. The submitted evidentiary<br />
materials showing the well-known status are as follows: The opposer's corporation is<br />
pharmaceutical company in U.S.A. and its subsidiary "Pfizer Pharmaceuticals Korea Ltd." was<br />
established in 1958 and it has been in business up to now. "Viagra" which was developed by the
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 12<br />
opposer, is the mark referring to an "erection expeditor for impotent patients". When various<br />
newspapers continuously promoted "Viagra" for the first time in 1997, it gained worldwide<br />
popularity and fame. For example, Newsweek ran cover stories about "Viagra" in its June 22,<br />
1998 and November 17, 1997 editions. Moreover, Woman's News, U.S.A. Today, Times, etc. ran<br />
various stories of "Viagra", about its effects of social changes it will cause etc. "Viagra"<br />
repeatedly was broadcasted on CNN. Through mass media, "Viagra" became recognized<br />
worldwide. Furthermore, "Viagra" appeared in the Oxford Dictionary. 220,000 people took<br />
"Viagra" in the U.S. alone; 15,000,000 men took over seventy million "Viagra" tablets through<br />
the world by 2001 year; the "Viagra" mark is as famous as "Coca Cola". Pfizer's Sale Figures<br />
of "Viagra" in the U.S. reached approx. 1,000,000,000,000 Korean Won per year. Due to<br />
"Viagra", Forbes Chose Pfizer as the best enterprise of 1999, it took fourth place in sales volume<br />
ranking through the world, and was first place for advertisements. The Cited Marks were<br />
registered in 130 countries, including in Korea. Furthermore, there are various cases where<br />
marks similar to the Cited Marks were filed but rejected on the basis of the similarity to the<br />
"Viagra" mark. Considering these facts, it is presumed that even though the goods being<br />
compared are dissimilar to each other, the Cited Marks are considered as world-renowned<br />
trademarks, including in Korea".<br />
Vedlegg 13: Avgjørelse Korea.<br />
Domenekonflikter<br />
Det foreligger en rekke domeneregistreringer hvor tredjeparter har forsøkt å inkorporere<br />
VIAGRA i sine domeneregistreringer.<br />
Vedlagt følger en oversikt over saker hvor WIPO har avfattet en avgjørelse i Pfizers favør. Antall<br />
saker og variasjonen av saker indikerer den renomméoppbygging som er innsigerens varemerke<br />
til del.<br />
Vedlegg nr. 14: Oversikt over avgjørelser i domenekonflikter brakt inn for behandling hos<br />
WIPO.<br />
Administrative Innsigelsessaker<br />
Pfizer har tatt skritt for å hindre endelig registreringer av en rekke varemerker som enten er<br />
identiske eller forvekslbare med VIAGRA enten disse har omfattet identiske eller helt<br />
forekjellige varer og tjenester. Vi vedlegger en oversikt over slike saker ført for OHIM,<br />
Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia.<br />
Vedlagt følger også en statusrapport fra det nasjonale tyske registreringsverket i relasjon til<br />
registrering nr. 39551896, VIAGRA sammen med andre nektede søknader for det samme eller et<br />
forvekslbart merke for tredje parter.<br />
I samtlige saker innga Pfizer innsigelser som enten ble tatt til følge eller medførte at søknaden<br />
frivillig ble trukket tilbake.<br />
Vedlegg nr. 15: Oversikt over innsigelsessaker.<br />
I den sammenheng vil vi også få vise til det faktum at innsiger innga en protest mot den russiske<br />
delen av nærværende internasjonale registrering Nr. 855223 VIAGUARA. Dette medført at<br />
russiske myndigheter nektet å beslutte merket gjeldende i Russland.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 13<br />
Vedlegg nr. 16: Kopi av avgjørelse fra det russiske <strong>Patentstyret</strong> vedr. IT 855223 VIAGUARA.<br />
2.7 MARKEDSANDELER<br />
Det er for 1. Avdelingen fremlagt dokumentasjon som viser salgstall og markedsandeler. Den<br />
fremlagte dokumentasjonen viser at VIAGRA er det markedsledende produktet innenfor sitt<br />
segment på det norske markedet.<br />
Vi vedlegger i tillegg en artikkel fra 2003 hentet fra avisen Herald Tribune (hvilket også<br />
distribueres på det norske markedet) hvor det er anslått at det totale verdensmarkedet for<br />
preparater for behandling av erektil dysfunksjonalitet i 2005 vil være i størrelsesorden 3,5<br />
milliarder US dollar. I nevnte artikkel er det også spådde at VIAGRA vil beholde sin posisjon<br />
som det markedsledende produktet.<br />
Vedlegg 17: Artikkel fra Herald Tribune.<br />
Vi vedlegger også en ekstrakt fra EU Kommisjonens behandling av Pfizer Inc.'s overtakelse av<br />
Pharmacia og vi viser til paragraf 78 hvor VIAGRAs markedsandeler i EU (og EØS-området) på<br />
det relevante tidspunkt diskuteres.<br />
Vedlegg 18: EU Kommisjonens rapport vedrørende Pfizers kjøp av Pharmacia.<br />
2.8 Salg/Omsetning:<br />
Under 1. Avdelingens behandling av saken ble det også fremlagt omsetningstall for Norge for<br />
perioden 1999 frem til 2007.<br />
Det skal understrekes at IMS er en uavhengig organisasjon som driver markedsundersøkelser og<br />
konsulentvirksomheter spesielt rettet mot den farmasøytiske sektor. Vi vedlegger en utskrift fra<br />
IMS hjemmeside til nærmere orientering.<br />
Vedlegg 19: Utskrift fra IMS' hjemmeside.<br />
Vi forstår det imidlertid slik at <strong>Patentstyret</strong> ikke har reist noen tvil med hensyn til riktigheten av<br />
det fremlagte tallmaterialet.<br />
Det skal igjen understrekes at de oppgitte omsetningstall er i hele tusen US dollar.<br />
I henhold til IMS database har VIAGRA i 2005 en markedsandel på totalt 45% av det europeiske<br />
markedet som representerer et salg på ca. 437,48 millioner US dollar av et totalmarked på ca.<br />
960,44 millioner.<br />
Når det gjelder salg av VIAGRA på verdensbasis kan det fremlegges følgende opplysninger:<br />
VIAGRA ble, som tidligere nevnt, lansert i USA i april 1998. Fra lanseringsdagen i USA til<br />
slutten av 1998 representerte det verdensomspennende salget av VIAGRA en verdi på 788<br />
millioner US dollar. I USA alene hadde over 200,000 leger skrevet ut mer enn 7 millioner<br />
resepter på 3 millioner pasienter. I første kvartal 1999 var det verdensomspennende salget av<br />
VIAGRA 193 millioner US dollar.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 14<br />
Fra lanseringsdatoen i USA i april 1998 frem til april 1999 ble det skrevet ut 9 millioner resepter<br />
for mer enn 4 millioner pasienter hvor én av tre leger i USA antas å ha skrevet ut resepter for<br />
VIAGRA inkludert 95 % av alle urologer og 70 % av alle kardiologer.<br />
Her gis det ytterligere opplysninger om VIAGRA som det markedsledende produktet på<br />
verdensbasis med hensyn til behandling av erektil dysfunksjon.<br />
De fremlagte ekstrakter demonstrerer også at produktet og varemerket fortsatt er verdens ledende<br />
produkt innen sitt segment og bekrefter det andre bevismaterialet som er fremlagt og<br />
understreker den enorme suksess og den posisjonen merket VIAGRA har oppnådde i verden og i<br />
Norge fra 1998 frem til i dag.<br />
Vedlegg 20: Årsrapporter fra Pfizer fra 1998 frem til 2005.<br />
2.9 Medisinske kongresser:<br />
Pfizer har deltatt i uttallige medisinske konvensjoner og kongresser over hele verden med<br />
tusenvis av deltagere fra den medisinske profesjonen.<br />
På disse kongressene har Pfizer et VIAGRA informasjonsstand. Disse har klart vist varemerket<br />
VIAGRA og vi vedlegger foto som viser hvordan en slik typisk stand ser ut.<br />
Vedlegg 21: Foto av informasjonsstand.<br />
Vedlagt følger også en oversikt over hvilke kongresser innsigeren har deltatt på i perioden 2000<br />
frem til 2008.<br />
Som det fremgår har mer enn 18 av disse funnet [fant] sted i Europa og 2 fant sted i henholdsvis<br />
Stockholm og København. Det må anses som overveiende sannsynlig at disse kongressene har<br />
blitt besøkte av medisinere fra Norge.<br />
2.10 Annet Sitat fra boken "Inventing the 20th Century - 100 Inventions that shaped the<br />
World<br />
VIAGRA-produktet var inkludert blant de hundre viktigste oppfinnelsene i det 20. århundre. I<br />
boken Inventing the 20th Century - 100 Inventions that shaped the World av Stephen Van<br />
Dolken og Andrew Phillips publisert av New York University Press i oktober 2000 ble<br />
VIAGRA-produktet fremholdt som en av de topp hundre oppfinnelsene som formet verden<br />
mellom 1990 og 1999. Dessverre har vi enda ikke mottatt en kopi av overnevnte bok men vil<br />
ettersende dette så snart det lar seg gjøre.<br />
Anvendelsen av Varemerkelovens 6,2 ledd.<br />
Vi mener at den bedømmingen som <strong>Patentstyret</strong> har gjort i forbindelse med tidligere inngitte<br />
dokumentasjon for at innsigerens merke har krav på utvidet beskyttelse er feil.<br />
Man kommenterer ikke det som knytter seg til omsetningstall og markedsandeler utover å<br />
konstantere at markedsandelen er synkende som følge av at det har kommet nye konkurrerende<br />
produkter på markedet. Innsigeren har imidlertid fortsatt en markedsandel på over femti prosent<br />
og totalvolumet på salgstallet er høyere i 2007 enn i 2000.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 15<br />
Den presseomtalen som er dokumenter har man tydeligvis ikke vektlagt. Igjen må det<br />
understrekes at dette kun var tilfeldigvalgte eksempler og ikke en komplett oversikt over den<br />
mediaoppmerksomhet som har blitt innsigerens merke til del.<br />
På basis av den dokumentasjon som nå er fremlagt er det etter vår oppfating hevet over enhver<br />
tvil at innsigerens merke VIAGRA er så vel kjent og har en slik anseelse her i Norge at det har<br />
krav på utvidet vern. De vilkår som er statuert i EF Domstolens sak C-375/97 Chevy og <strong>Annen</strong><br />
Avdelings avgjørelse nr. 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express er oppfylt da VIAGRA er kjent<br />
av en "betydelig andel av den relevante omsetningskretsen". I premiss 29 i CHEVY saken uttaler<br />
retten at man skal "ta hensyn til all sakens relevante omstendigheter således som varemerkets<br />
markedsandel, intensitet, den geografiske utstrekning og varigheten av bruken av merket samt<br />
størrelsen av de investeringer virksomheten har foretatt for å fremme varemerket.<br />
I nærværende sak har innsiger foretatt betydelige investeringer for å fremme sitt merke og både<br />
når det gjelder intensitet, omtale og markedsandeler er innsigers varemerke i en særklasse.<br />
Som en kuriositet vedlegger vi en utskrift fra nettleksikonet Wikipedia hvor det blant annet sies<br />
følgende:<br />
Viagra var det første legemiddelet i sitt slag og takket være tung markedsføring og stor interesse<br />
i mediene og i samfunnet forøvrig, ble merkevaren raskt nesten like kjent som Coca-Cola,<br />
McDonald's og Nike. Det er svært sjelden at navnet på et legemiddel blir allemannseie i en slik<br />
grad. All oppmerksomheten rundt Viagra, gjorde at også Pfizer ble kjent. Aksjekursen doblet<br />
seg ved lanseringen<br />
Vedlegg 22 Kopi fra Wikipedia.<br />
<strong>Patentstyret</strong> anfører videre at innsigers merke nok er innarbeidet for visse varer i klasse 5 men<br />
ikke at det er så berømt at det har krav på utvidet vern. Det hevdes videre at varemerke VIAGRA<br />
I "gjennomsnittsbrukerens bevissthet vil være så knyttet til ett bestemt legemiddel for erektil<br />
dysfunksjon i kl.5 at assosiasjoner til dette produktet ikke vil oppstå hvis forbrukere ser et merke<br />
inneholdende mange av de samme bokstavene som merket VIAGRA men for et helt annet<br />
vareslag".<br />
Når det gjelder et varemerke som er så vel kjent at det har krav på et utvidet beskyttelse vil det jo<br />
vanligvis forholde seg slik at gjennomsnittsforbrukeren nettopp forbinder merkenavnet med et<br />
bestemt produkt. COCA-COLA forbindes med en leskedrikk, McDONALD's for hamburgere<br />
etc. Dette forhindrer selvsagt ikke at merket av den grunn kan oppnå en slik status at det har krav<br />
på utvidet beskyttelse. Dersom det forholder seg slik at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med<br />
innsigeren varemerke og hvilke preparat det brukes for, ligger det vel i det en erkjennelse av at vi<br />
her står ovenfor et særlig kjent merke.<br />
Når det gjelder Varemerkelovens § 6, 2. ledd er det ikke et krav at det foreligger<br />
forvekslingsrisiko i tradisjonell forstand og i sin ytterste konsekvens innebærer regelen et forbud<br />
mot å benytte samme eller lignende merker uavhengig av om det foreligger vare- og/eller<br />
tjenestelikartethet.<br />
Vurderingstemaet blir derfor hvorvidt tredjemanns bruk av samme eller lignende merke<br />
innebærer en fare for urimelig utnyttelse eller forringelse.<br />
For at det skal foreligge en fare for urimelig utnyttelse eller forringelse kreves det at det yngre<br />
merket utløser en assosiasjon til det velkjente merke hos gjennomsnittsforbrukeren. I CHEVY
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 16<br />
saken fremhevet EU domstolen at graden av innarbeidelse er av stor betydning og at "jo større<br />
varemerkets særpreg og renommé jo lettere vil en skade kunne antas å foreligge" (premiss 30).<br />
Hensynet bak "Kodak doktrinen" kodifisert i Varemerkelovens § 6, 2. ledd er flersidig men det<br />
viktigste hensynet er å beskytte de særlig berømte merkene mot urettmessig renommésnylting og<br />
illojal konkurranse da slike kjennetegn vil være spesielt utsatt for denne type misbruk.<br />
Etter vår oppfatning bidrar det fremlagte materialet helt klart til å uttvetydig bevise at innsigerens<br />
merke er så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det vil bety en urimelig utnyttelse eller<br />
forringelse av innsigerens goodwill dersom merket blir brukt av en tredjepart uansett hvilke varer<br />
det dreier seg om.<br />
Søkerens bruk og registrering av VIAGUARA er et klassisk tilfelle av en urimelig og ulovlig<br />
utnyttelse av en annens markedsinnsats ved å aktivt søke en assosiasjon til et velrenommert og<br />
kjent merke ved markedsføring av egne produkter.<br />
Selv om søkerens varer er begrenset til kl. 33 kan det skade innsigerens omdømme dersom en<br />
tredjepart benytter merket i relasjon til for eksempel alkoholholdige produkter. Det er også klart<br />
at å benytte et merke så tett opptil innsigerens berømte varemerke uvegerlig innebærer en<br />
uberettiget utnyttelse av de goodwillverdier dette representerer.<br />
Vi har tidligere inngitt dokumentasjon som viser hvordan søkeren markedsfører sin<br />
VIAGUARA. I produktomtalen heter det blant annet at VIAGUARA ”inspires your senses and<br />
stimulates your body”, ”get seduced by the thrill”, ”Guarana increases the sexual appetite of both<br />
genders”, ”erotic adventure”, etc. Dette skulle, etter vår oppfatning, ytterligere bidra til å styrke<br />
vår tidligere påstand om at likheten med innsigers berømte varemerke VIAGRA neppe er<br />
tilfeldig.<br />
Videre har selve produktet en etikett som viser en avbildning av to indianere hvor i alle fall en<br />
vises med erigert kjønnsorgan. Vi viser til vedlagt utskrift.<br />
Dette indikerer at likheten mellom merkene ikke skyldes en tilfeldighet men at søkeren aktivt<br />
forsøker å bli identifisert med innsigerens merke og bevisst forsøker å utnytte de goodwillverdier<br />
som tilligger dette merket. Det foreligger overhode ingen aktverdig grunn for å ta i bruk merket<br />
VIAGUARA annet enn å søke en assosiasjon med innsigerens merke og de goodwillverdier dette<br />
representerer samt å utnytte disse for å skape oppmerkesomhet om sitt eget produkt.<br />
Videre skal det hevdes at bruk av merket VIAGUARA i relasjon til alkoholholdige drikker i<br />
henhold til Varemerkelovens § 6, 2. ledd også kan være direkte skadelig for det omdømme<br />
innsigerens produkter har i markedet. VIAGRA er et seriøst farmasøytisk produkt for behandling<br />
av erektil dysfunksjonalitet. Søkerens merke omfatter alkoholholdige drikker, likør, brandy og<br />
vin.<br />
Alkohol kan være en kilde til både akutt og kronisk erektil dysfunksjon. Det sier seg selv at det<br />
ikke er en verre assosiasjon for en produsent av slike legemidler for å behandle erektil<br />
dysfunksjon enn å bli forbundet med et produkt som nettopp er egnet til å frembringe en slik<br />
tilstand.<br />
Videre markedsføres søkerens produkter som har en oppkvikkende og stimulerende effekt.<br />
I denne sammenheng skal det understrekes at innsigerens har arbeidet hardt for å unngå at<br />
produktet VIAGRA skal bli stemplet som et afrodisiakum eller et kvasifarmasøytisk produkt.<br />
Søkers bruk av merket i relasjon til slike varer innebærer derfor en trivialisering av VIAGRA og
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 17<br />
den tilstanden det forsøker å behandle. Dette er helt klart ødeleggende for varemerkets<br />
omdømme og seriøsitet.<br />
På ovennevnte bakgrunn ber vi derfor om at innsigelsen tas til følge slik at tidligere avgjørelse<br />
om å beslutte den norske delen av søkerens internasjonale registrering som gjeldende oppheves."<br />
Den 4. september 2009 melder patentkontoret ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,<br />
Oslo, seg som fullmektig for registreringshaver, og i imøtegåelsen av klagen av samme dato,<br />
uttaler registreringshavers fullmektig følgende:<br />
"Det vises til <strong>Patentstyret</strong>s skriv datert 15. mai 2009 sendt til innehavers WIPO-fullmektig<br />
Ryszard Skubisz, Polen, vedlagt klage til 2. <strong>avdeling</strong> fra innsigers fullmektig, Acapo AS.<br />
Vårt firma er oppnevnt som norsk fullmektig i saken. Fullmakt fra innehaver følger vedlagt.<br />
I henhold til <strong>Patentstyret</strong>s brev datert 13. august 2009 er det gitt en forlenget frist til 1. oktober<br />
2009 for å innlevere svar på motpartens klage, grunnet forsinket oversendelse av etterspurte<br />
klagevedlegg fra <strong>Patentstyret</strong>.<br />
På vegne av Viaguara SA vil vi imøtegå innsigers anke og avvise at det foreligger<br />
forvekslingsfare mellom ordmerket VIAGUARA, i henhold til den norske delen av internasjonal<br />
varemerkereg.nr. 855223, og ordmerket VIAGRA, i henhold til norsk varemerkereg.nr. 179785.<br />
Ad. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6<br />
Innledningsvis vil vi fastslå at partene synes å være enige om at vilkåret om vareslagslikhet etter<br />
varemerkeloven § 6 første ledd ikke er oppfylt. Temaet videre er følgelig hvorvidt det foreligger<br />
merkelikhet mellom merkene VIAGUARA og VIAGRA.<br />
Utgangspunktet for vurderingen er merkene slik de fremkommer i varemerkeregisteret, nemlig<br />
som rene ordmerker. Det skal foretas en konkret vurdering der merkenes helhetsinntrykk er<br />
avgjørende.<br />
Innsiger undervurderer betydningen av at søkers merke inneholder de to tilleggsbokstavene U og<br />
A. Disse to konsonantene spiller en vesentlig rolle i forvekselbarhetsvurderingen av de to<br />
merkene. Som hovedregel spiller vokaler en mer betydelig rolle enn konsonanter. Det er ikke<br />
grunnlag for å hevde at første del av merket skal tillegges størst betydning.<br />
Fonetisk fører de to ekstra vokalene UA i VIAGUARA til en annen deling av stavelser og en<br />
annen betoning enn uttalen av VIAGRA. Bokstavene UA er trykksterke vokaler som bidrar til en<br />
markant forskjell i uttalen mellom VIAGUARA og VIAGRA. Videre gjør tillegget av UA i<br />
innehavers merke at forbindelsen mellom bokstavene G og R brytes. Uttalen av VIAGUARA<br />
deler dermed ikke den karakteristisk sterke uttalelyd av de tre siste bokstavene i innsigers merke<br />
–GRA. Denne siste stavelsen er fremtredende i uttalen av merket VIAGRA.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 18<br />
De nevnte forskjellene gjør det så godt som umulig å uttale VIAGUARA på samme måte som<br />
VIAGRA. Merkene fremstår derfor som fonetisk forskjellige.<br />
Vi vil understreke at det er nærliggende å anta at den norske gjennomsnittsforbruker vil uttale<br />
begge merkene med norsk uttale, selv om enkelte nok vil ha kjennskap til engelsk uttaleform av<br />
merkene.<br />
I henhold til OHIMs praksis gjelder det prinsippet at i vurderingen av forvekslingsfare mellom to<br />
rene ordmerker, har merkenes uttale større relevans enn den visuelle fremtoningen.<br />
Ikke desto mindre bringer vokalen U og den andre A i VIAGUARA inn en godt synlig visuell<br />
forskjell med VIAGRA. De to ekstra bokstavene bidrar til å gi innehavers merke et visuelt lengre<br />
inntrykk enn innsigers merke, og det visuelle helhetsinntrykket mellom merkene er tiltrekkelig<br />
forskjellig til at det er fare for at merkene forveksles.<br />
Selv om det kan være slik at en del gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte varemerkene som<br />
fantasimerker, vil enkelte kunne oppfatte innsigers merke som en sammenstilling av de to<br />
elementene VIA– og –GRA. VIA vil her kunne henspeile på ”vitalitet” mens elementet -GRA<br />
ikke vil ha noen betydning. Varemerket VIAGUARA er på sin side satt sammen av de to<br />
bestanddelene VIA– og –GUARA, der sistnevnte er en forkortelse for ordet ”guarana”, en<br />
klatreplante fra Brasil som benyttes i innehavers alkoholholdige drikker. Det er grunn til å anta at<br />
en ikke ubetydelig del av gjennomsnittsforbrukerne vil oppfatte dette og assosiere innehavers<br />
merke med guarana-planten.<br />
Også assosiasjonsmessig vil vi hevde at det er forskjeller mellom de to merkene som ytterligere<br />
bidrar til å holde de to fra hverandre.<br />
Innsiger referer selv til at navnet VIAGRA har blitt allemannseie. På folkemunne er det ikke<br />
uvanlig at alle typer ”potensmidler” omtales som ”viagra”, og man kan spørre seg om ikke<br />
VIAGRA er i ferd med å bli utvannet som varemerke. Noen tilfeldig utvalgte eksempler på slik<br />
generisk bruk av VIAGRA finnes i vedlagte utskrifter fra Google-søk på internett, deriblant<br />
”datidens Viagra” (om arsenikk), ”jærsk viagra” (om matrett av råvarer fra Jæren), ”Norsk villviagra”<br />
(om Rosenrot) og ”Viagra-effekt” (om stanken av råtne egg). VEDLEGG 1.<br />
Det er åpenbart at det verken foreligger vareslagslikhet eller kjenneslagslikhet mellom merkene.<br />
Omsetningskretsen for de varer det her gjelder kan ikke komme til å ta feil av kjennetegnene,<br />
eller komme til å tro at det foreligger kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes<br />
innehavere. Følgelig foreligger det ikke forvekslingsfare etter varemerkeloven § 14 første ledd<br />
nr. 6.<br />
Ad. varemerkeloven § 6 annet ledd<br />
Innsiger hevder at merket VIAGRA har krav på utvidet vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd.<br />
Spørsmålet er følgelig om VIAGRA er så velkjent og har en slik anseelse i Norge at det vil bety<br />
en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om VIAGUARA blir brukt for de varene<br />
internasjonal varemerkereg.nr. 855223 omfatter.<br />
Etter vår oppfatning har innsiger ikke godtgjort at kravene til utvidet vern etter varemerkeloven §<br />
6 annet ledd er oppfylt.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 19<br />
For det første vil vi understreke at utgangspunktet må være at det er tilstrekkelig avstand mellom<br />
merkene både visuelt, fonetisk og betydningsmessig til at de ikke vil kunne forveksles.<br />
Når det gjelder spørsmålet om varemerket VIAGRA er ”velkjent” og har ”anseelse”, må vi<br />
minne om at det utvidede vernet etter denne bestemmelsen er forbeholdt varemerker med en<br />
goodwillverdi utenom det vanlige.<br />
Innsiger har gjennom fremleggelse av dokumentasjon forsøkt å godtgjøre at merket VIAGRA er<br />
tilstrekkelig velkjent og har slik anseelse i Norge at kravene til anvendelse av varemerkeloven §<br />
6 annet ledd er oppfylt.<br />
Vi kan ikke se at de opplysningene som fremlegges godtgjør at disse kravene er oppfylt.<br />
Medieomtalen det vises til indikerer bred interesse for VIAGRA og temaet ”potensmidler”, men<br />
ikke på en slik måte at det underbygger vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd. Når det gjelder<br />
henvisningen til rettsavgjørelser, vil vi understreke at de nasjonale avgjørelsene innsiger har<br />
trukket frem, angår saker som er til dels svært forskjellige fra gjeldende sak, og de har derfor<br />
ingen relevans i denne saken. De omsetningstallene som fremlegges og det faktum at<br />
markedsandelene de siste årene nærmest har blitt halvert, bidrar ikke til å underbygge påstandene<br />
om at varemekret VIAGRA har opparbeidet en goodwillverdi utenom det vanlige i Norge. Heller<br />
ikke de øvrige opplysningene som fremlegges sannsynliggjør innsigers påstander om at kravene<br />
etter varemerkeloven § 6 annet ledd er oppfylt.<br />
Som en kommentar til innsigers henvisning til administrative innsigelsessaker, finner vi det<br />
relevant å opplyse at OHIM nylig har hatt en sak tilsvarende den foreliggende til behandling (B<br />
001115809). I avgjørelse datert 30.06.2009 ble motpartens innsigelse avvist i sin helhet.<br />
VEDLEGG 2.<br />
Selv om det skulle legges til grunn at VIAGRA er innarbeidet for legemiddeler for erektil<br />
dysfunksjon, har ikke innsiger gjennom den fremlagte dokumentasjonen godtgjort at merket må<br />
anses som velkjent i en betydelig del av den relevante omsetningskretsen i Norge, i henhold til<br />
varemerkeloven § 6 annet ledd.<br />
Når det gjelder spørsmålet om det foreligger urimelig ”utnyttelse” og ”forringelse” av merket<br />
VIAGRA dersom VIAGUARA brukes for alkoholholdige drikker, er det et krav at slik bruk<br />
utløser en assosiasjon til innsigers merke. I denne vurderingen skal det tas hensyn til avstanden<br />
mellom vareslagene og den grad av særpreg det eldste merket har.<br />
Selv om vi går ut fra at innsigers merke, i henhold til norsk varemerkereg.nr. 179785, har<br />
oppnådd en anseelse i Norge for en spesiell type farmasøytiske produkter før inngivelse av<br />
søknaden for VIAGUARA, vil en gjennomsnittsforbruker ikke etablere en sammenheng eller<br />
assosiere de to merkene. Dette skyldes betydelige forskjeller mellom de to merkene, i tillegg til<br />
det faktum at varene under de to merkene er totalt forskjellige.<br />
Det er riktignok slik at varemekreloven § 6 annet ledd nettopp vil kunne få anvendelse der varene<br />
er forskjellige. Imidlertid må avstanden mellom varene gjøre det mulig å fremkalle assosiasjon<br />
mellom merkene hos en gjennomsnittsforbruker. I denne sammenheng er det vanskelig å gå ut fra<br />
at en den relevante delen av omsetningskretsen kan assosiere at varemerke som dekker<br />
farmasøytiske og veterinære preparater med et annet varemerke som dekker alkoholholdige<br />
drikker.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 20<br />
Når det gjelder legemiddeler for erektil dysfunksjon av typen VIAGRA og sprit av merket<br />
VIAGUARA, er omsetningen av begge disse vareslagene underlagt streng kontroll her til lands.<br />
VIAGRA er et reseptbelagt produkt som hovedsakelig omsettes gjennom apotek etter<br />
forutgående legekonsultasjon. Legemiddelets målgruppe er menn over 18 år som lider av erektil<br />
dysfunksjon, altså en relativt begrenset målgruppe. I omtale av produktet poengteres det at denne<br />
type legemidler ikke passer for alle og at pasienter skal gjennom en legeundersøkelse før<br />
medisinering starter. Legal omsetning av sprit i Norge er begrenset til Vinmonopolet, taxfreeutsalg<br />
og serveringssteder med skjenkebevilling, og aldersgrensen er 20 år.<br />
Vi har med andre ord å gjøre med totalt forskjellige distribusjonskanaler, og målgruppen for<br />
legemidler av typen VIAGRA må kunne sies å ha en langt snevrere målgruppe enn søkers<br />
produkter, selv om målgruppene til en viss grad vil være overlappende.<br />
Det må antas at VIAGRA i gjennomsnittsforbrukers bevissthet gir assosiasjoner til<br />
”potensmidler”, og at assosiasjoner til VIAGRA eller lignende produkter ikke vil oppstå hvis<br />
forbrukeren ser et varemerke inneholdende mange av de samme bokstavene som VIAGRA, men<br />
for helt andre vareslag, alkoholholdige drikker. Varene har verken fellesskap i fremstilling,<br />
produksjon, omsetning eller bruk.<br />
Vi vil på det sterkeste avvise at søkeren aktivt forsøker å bil identifisert med innsigers merke og<br />
bevisst forsøker å utnytte de goodwillverdier som tilligger dette merket, slik innsiger hevder.<br />
Varemerket VIAGRA kan muligens anses som et merke med anseelse kun i forbindelse med<br />
farmasøytiske varer for å behandle erektil dysfunksjonalitet.<br />
Som det fremgår blant annet av etiketten på søkers varer og informasjon på søkers hjemmeside<br />
www.viaguara.com, inneholder søkers produkter guarana ekstrakt. Guarana er et bio-stimulant,<br />
som inneholder koffein. Det vil kunne stimulere fysisk og mentalt på forskjellige nivåer, også<br />
seksuelt. I sin produktomtale informerer søker om guarana-plantens egenskaper, og dette er noe<br />
helt annet enn å forsøke å skape assosiasjoner til VIAGRA og dets anseelse som farmasøytisk<br />
preparat.<br />
Utgangspunktet for forvekselbarhetsvurderingen er de to ordmerkene VIAGUARA og VIAGRA<br />
slik de fremstår i de respektive søknader/registreringer. Den faktiske bruken av varemerkene kan<br />
derfor ikke tillegges vekt i denne sammenheng. Videre skal det opplyses av vår klient aldri har<br />
brukt sitt varemerke i Norge. Innsigers anførsler vedrørende avbildning av indianere med<br />
erigerte kjønnsorgan på vår klients produkter, og henvisning til produktomtale som antyder at<br />
produktet stimulerer konsumentens sexlyst, må under enhver omstendighet avfeies.<br />
Bakgrunnen for innehavers merke er å skape assosiasjoner til guarana-planten, og ikke ønsket om<br />
å skape assosiasjoner til varemerket VIAGRA, slik innsiger hevder. Det ville være absurd<br />
dersom enhver vare og tjeneste som har denne type stimulerende effekt skulle bli sammenlignet<br />
med et farmasøytisk produkt for behandling av erektil dysfunksjonalitet.<br />
Slik vi ser det er det her snakk om en ren hypotetisk fremtidig risiko for at det vil kunne foreligge<br />
urimelig utnyttelse eller forringelse av varemerket VIAGRAs anseelse ved bruk av varemerket<br />
VIAGUARA på de angitte varer. Innsiger har ikke fremlagt overbevisende bevismateriale til<br />
støtte for sine anførsler i spørsmålet om utvidet vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd, og<br />
kravet om ”kodakvern” kan derfor ikke tas til følge.<br />
Vi er av den oppfatning at det er tilstrekkelig avstand mellom merkene fonetisk, visuelt og<br />
betydningsmessig til at de vil kunne forveksles. Det er utvilsomt stor avstand mellom
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 21<br />
vareslagene medisiner og alkoholholdige drikker. Følgelig er det lite sannsynlig at<br />
gjennomsnittsforbrukeren vil knytte assosiasjoner til VIAGRA i sammenheng med varer i kl. 33.<br />
Det innebærer ingen ulimelig utnyttelse eller forringelse av VIAGRAs anseelse eller goodwill<br />
dersom VIAGUARA blir brukt på varer omfattet av internasjonal varemerkereg.nr. 855223.<br />
Det er vår klare oppfatning at <strong>Patentstyret</strong>s 1. <strong>avdeling</strong> har foretatt en riktig vurdering i<br />
spørsmålet om utvidet beskyttelse etter varemerkeloven § 6 annet ledd. Den dokumentasjon<br />
innsiger har innlevert i forbindelse med klagen til 2. <strong>avdeling</strong> gir ikke grunnlag for å endre på<br />
denne vurderingen.<br />
Avslutningsvis vil minne om at <strong>Patentstyret</strong> avviste motpartens innsigelse etter behandling i 1.<br />
<strong>avdeling</strong>, på grunnlag av motpartens anførsler alene, uten at vår klient hadde svart på innsigelsen.<br />
Under henvisning til ovenstående ber vi <strong>Patentstyret</strong>s 2. <strong>avdeling</strong> om at motpartens klage ikke tas<br />
til følge."<br />
I sitt tilsvar av 24. november 2009 uttaler innsigers fullmektig:<br />
"Vi viser til <strong>Patentstyret</strong>s brev av 25.09.09 med oversendelse av uttalelse av 04.09.09 fra<br />
registreringsinnehavers fullmektig ABC - Patent. Nedenfor følger våre bemerkninger til<br />
sistnevnte uttalelse, samt våre ytterligere anførsler i saken.<br />
Saken gjelder hvorvidt innsigers merke VIAGRA er forvekselbart med det registrerte merket<br />
VIAGUARA, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6, jf. § 4 og § 6 annet ledd.<br />
Det fremsettes følgende kommentarer til registreringsinnehaverens ulike argument:<br />
1. Kravet til kjennetegnslikhet, jf. vml § 14 første ledd<br />
Fonetisk likhet<br />
Når det gjelder motpartens henvisning til at innsiger undervurderer betydningen av<br />
vokalforskjellene tilbakevises dette. Våre anførsler i klagen fastholdes på dette punkt.<br />
Vi vil i den sammenheng også imøtegå første <strong>avdeling</strong>s uttalelse om at "bokstavene UA er<br />
trykksterke vokaler". Vi vil fremheve at denne bokstavsammensetningen ikke kan ses på isolert.<br />
Ved at vokalene er plassert omtrent midt i varemerket er det et minimum av trykk på disse<br />
bokstavene. Ved uttalen av merket vil disse to vokalene lett forsvinne og denne ulikheten mellom<br />
de to merkene vil da knapt være merkbar. På denne bakgrunn fremstår motpartens anførsel om at<br />
det er "så godt som umulig" å uttale merkene på samme måte, som klart uriktig.<br />
Fonetisk sett er merkene omtrent identisk ved at de har til felles at de begynner med VIAG- og<br />
har den samme endingen - RA. Den svake fonetiske differansen mellom VIAGRA / VIAGUARA<br />
er ikke tilstrekkelig merkbar for gjennomsnittsforbrukeren.<br />
Visuell likhet
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 22<br />
Det fastholdes også at merkene er visuelt tilstrekkelig lik til at merkene må anses forvekselbar.<br />
Vi ønsker i denne sammenheng å gjøre <strong>Annen</strong> Avdeling oppmerksom på den nylig avsagte<br />
avgjørelsen som gjelder de samme merkene VIAGRA vs VIAGUARA i München distrikts<br />
domstols avgjørelse nr. 33 O 8882/08 av 7 juli 2009 (Den nasjonale "Community Trademark<br />
Court of First Instance" i Tyskland).<br />
Bilag 1:<br />
Dom av 07.07.09, Münchens distriktsdomstol.<br />
Det hitsettes fra dommen:<br />
(i)<br />
There is a high level of similarity between the "VIAGRA" mark of the plaintiff and the<br />
"VIAGUARA" mark of the respondents. The only difference between the two marks are the<br />
two letters "ua" inserted in the middle of the word; they are not appropriate to justify a<br />
significant difference of the marks. The mark of the respondents is longer and has three<br />
instead of two syllables. This marginal difference, however, is not readily visible at the first<br />
brief glance.<br />
Det må antas at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merkenes visuelle likhet på samme<br />
måte som den tyske omsetningskretsen.<br />
Videre vil vi påpeke at CFI har uttalt at ved vurderingen av den visuelle likheten mellom to<br />
ordmerker, er det fremtoningen av hver bokstav blant flere bokstaver i samme rekkefølge som er<br />
avgjørende (dom av 25. mars 2009 i sak /-402/07 avsnitt 83).<br />
VIAGRA<br />
VIAGUARA<br />
I nærværende sak er alle seks bokstaver i innsigers merke gjentatt i samme rekkefølge. Det kan<br />
derved ikke benektes at det foreligger en høy grad av visuell likhet. Det faktum at søkers merke<br />
inneholder to bokstaver i tillegg fjerner ikke den høye visuelle likheten mellom merkene. Det er<br />
alltid helhetsinntrykket av merkene som er gjenstand for vurdering av om merkene er til<br />
forveksling lik. Det helhetlige visuelle inntrykket av merkene i dette tilfellet er helt klart<br />
tilstrekkelig likt, til at det foreligger fare for forveksling.<br />
Vi har fremhevet dette punktet tidligere, men vil igjen fremheve at gjennomsnittsforbrukeren<br />
sjelden har mulighet til å foreta direkte sammenligninger mellom de ulike merkene, men må stole<br />
på det ufullstendige bildet av merkene de har i minnet. (ECJ 22 juni i sak C-342/97 Lloyd<br />
Schuefabrik Meyer & co / Kjisen Handel, avsnitt 26). Dette er et argument av høy relevans i<br />
denne saken med tanke på det visuelle likhetsbildet som disse merkene oppebærer.<br />
Merkenes forestillingsbilde<br />
Søkers fullmektig anfører at det er en forskjell i merkenes betydningsinnhold, da det er<br />
sannsynlig at omsetningskretsen vil dele innsigers merke i VIA og GRA, og søkers merke i VIA<br />
og GUARA. I denne sammenheng er det anført at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen<br />
vil assosiere merket VIAGUARA med "guaranaplanten". Merkene vil skape ulike<br />
forestillingsbilder hos gjennomsnittsforbrukeren og derved skille merkene fra hverandre. Dette<br />
kan ikke medføre riktighet. Den anførte henvisningen til den brasilianske planten må antas å<br />
være ukjent eller ikke oppfattet hos hovedbestanddelen av omsetningskretsen.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 23<br />
Søkers fullmektig har enn videre anført at elementet VIA i VIAGRA sannsynligvis vil bli<br />
oppfattet eller assosiert med ordet "VITALITET". Det er ingen deler av merket VIAGRA som<br />
henviser eller spiller på ordet VITALITET, og det er vanskelig å følge det logiske resonnementet<br />
for en slik assosiasjon.<br />
Vi vil påpeke at det er vel etablert praksis i både Norge og EU for at varemerkene skal vurderes i<br />
sin helhet, på bakgrunn av det faktum at omsetningskretsen ikke vil gå så langt som å analysere<br />
merkenes ulike detaljer. (sak for ECJ 20.09.07 i sak C-193/06P Quick Restaurants).<br />
Vedrørende anførselen om at VIAGRA er en generell term<br />
Søkers fullmektig anfører at VIAGRA har blitt utvannet og at det ikke er uvanlig at alle typer av<br />
"potensmidler" blir omtalt som VIAGRA. På vegne av innsiger vil vi på det sterkeste imøtegå<br />
uttalelsene, deriblant at "varemerket VIAGRA har blitt allemannseie".<br />
Først og fremst må det understrekes at dette argumentet er fullstendig irrelevant for nærværende<br />
sak, da innsiger er innehaver av en gyldig varemerkeregistrering i Norge. Det er per i dag kun en<br />
domstol som vil ha mandat til å slette en slik registrering, og det er av den grunn ikke rom for<br />
noe slikt argument i saksbehandlingen av en innsigelsessak.<br />
Uansett kan vi ikke la en uttalelse om at "navnet VIAGRA har blitt allemannseie", stå uimotsagt.<br />
Dette er i realiteten en antydning om degenerasjon av varemerket VIAGRA, hvilket fremstår som<br />
både spekulativt og uten fundament. Den type uttalelser i vedlegg 1 til tilsvaret som er hentet fra<br />
Internett kan ikke tas til inntekt for svekkelse eller utvanning av det vern som gjelder for et<br />
velkjent merke. Det er allment kjent at Internet er et ukontrollerbart forum hvor en stor mengde<br />
av ubegrunnet og falsk informasjon kan spres av enhver som ønsker det og som derved nyter<br />
fordelen av tilgangen til et virtuelt rom omtrent utilgjengelig for juridiske virkemidler. Innsiger<br />
har derfor aktivt og gjennomgående tatt juridiske virkemidler i bruk for å imøtegå ulovlig bruk av<br />
varemerket VIAGRA og lignende navn. Faktum er at et stort antall domstoler har holdt VIAGRA<br />
for å være et velkjent/berømt merke berettiget til den bredest mulige grad av beskyttelse (se<br />
dokumentasjon vedlagt i vår uttalelse av 11. mai 2009, samt til de avgjørelser referert til<br />
nedenfor i punkt 2 og 3).<br />
I tillegg til de avgjørelser som allerede er fremlagt som dokumentasjon i vår uttalelse av 11. mai<br />
2009 vil vi spesielt fremheve to nylig avsagte avgjørelser av absolutt relevans for nærværende<br />
sak, nemlig 1) den ovenfor angitte avgjørelsen av 07.07.09 av Münchens distrikts domstol<br />
vedrørende nettopp konflikten mellom varemerkene VIAGRA og VIAGUARA og 2) avgjørelsen<br />
av 22.09.09 fra østerriksk Høyesterett vedrørende varemerkene VIAGRA og STYRIAGRA.<br />
Vi vil komme nærmere tilbake til relevansen av disse avgjørelsene nedenfor.<br />
2. Varemerkeloven § 6, første og annet ledd.<br />
Den tidligere fremlagte dokumentasjonen for bruk og markedsføring av innsigers varemerke<br />
VIAGRA, er så omfattende at det klart forsvarer anførselen om at merket er berettiget det<br />
utvidede vern som følger av varemerkelovens ovenfor angitte bestemmelse.<br />
Vi kan ikke se at det foreligger noen argument i søkers uttalelse som skulle lede til en annen<br />
konklusjon.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 24<br />
Vi vil likevel kommentere dette i det følgende:<br />
De omsetningstall som tidligere er dokumentert, sett sammen med den øvrige betydelige<br />
mengden av dokumentasjon viser en massiv innarbeidelse i markedet i løpet av en kort<br />
tidsperiode.<br />
Vi presiserer på nytt at omsetningstallene i bilag 1 til innsigelsen av 4. februar kun gjelder for<br />
Norge. Vi vil i den sammenheng vise til at den massive mediaomtalen av produktet har resultert i<br />
at produktet er blitt velkjent også utenfor målgruppen for dette produktet.<br />
Både motparten og <strong>Patentstyret</strong>s første <strong>avdeling</strong> synes å legge til grunn at en nedgang i<br />
omsetningen de senere år også tilsier mindre kjennskap til merket. Dette kan vi ikke si oss enige<br />
i. Det faktum at en aktør som har vært først ute i et markedssegment får konkurranse, betyr ikke<br />
at kjennskapen til varemerket påvirkes. Salgstallene viser at tiltross for det faktum at<br />
konkurrenter har entret markedet, fortsetter VIAGRA å holde en viktig posisjon som det ledende<br />
varemerket innen dets produktsegment. Vi vil også påpeke at det er mange varemerker som har<br />
små markedsandeler i Norge, typisk innen de mer eksklusive varemerkene som foreksempel<br />
ROLEX og FERRARI, men som likefullt og uomtvistet er velkjente merker. Det er lite trolig at<br />
en økning eller nedgang i omsetningen av ROLEX klokker eller FERRARI biler vil påvirke<br />
kjennskapen til varemerkene. Vårt argument er også overførbart til forbruksvarer under<br />
varemerkene COLGATE, PARACET og LANO. Selv om markedet for slike forbruksvarer er<br />
ekstremt segmentert og inntatt av en rekke konkurrenter, er disse varemerkene helt klart<br />
velkjente merker i Norge.<br />
Vi vil i denne sammenhengen også tillegge at store deler av dokumentasjonen som er fremlagt<br />
kommer fra aktører uavhengig av varemerkeinnehaver, hvilket tilsier at bevisverdien ved det<br />
fremlagte må anses som svært høy.<br />
Søkers fullmektig anfører at våre referanser til de utenlandske nasjonale avgjørelsene er<br />
irrelevant. Til tross for dette har de samme parter ikke vært tilbakeholden med å referere til<br />
avgjørelsen B001115809 fra OHIMs "Opposition Division", som går i søkers favør. I den<br />
sammenheng vil vi informere <strong>Annen</strong> Avdeling om at denne avgjørelsen er påklaget, så det<br />
foreligger ingen endelig avgjørelse i den korresponderende innsigelsessaken som pågår overfor<br />
varemerket VIAGUARA, etter innsigelsen begrunnet i varemerket VIAGRA. Sett fra denne<br />
siden har vi vanskelig for å følge motpartens begrunnelse når våre referanser til de utenlandske<br />
rettsavgjørelsene avfeies som "saker som er til dels svært forskjellige fra gjeldende sak", samtidig<br />
som det i neste avsnitt henvises til den ovenfor angitte avgjørelse fra OHIM.<br />
Når det gjelder de utenlandske endelige avgjørelsene som er henvist til av innsiger, vil disse, selv<br />
om de ikke er bindende for <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> Avdeling, klart illustrerer de sammenfallende<br />
vurderinger som er foretatt av de ulike rettsinnstanser i de ulike land, i de ulike sakene som<br />
gjelder inngrep i innsigers merke VIAGRA. Disse er derfor høyst relevant å henvise til.<br />
En utmerket referanse i så måte finner en i den ovenfor nevnte avgjørelsen for STYRIAGRA,<br />
hvor retten i punkt 1.4 (nederst på side 7, øverst på side 8) uttalte at VIAGRA oppfyller vilkårene<br />
for å kunne anses som et velkjent merke i EU, og at publikum ville etablere en tilknytning<br />
mellom VIAGRA og lignende merker benyttet i tilknytning til matvareprodukt generelt. Se<br />
nærmere nedenfor.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 25<br />
Tatt i betraktning den dokumentasjon som er fremlagt for å dokumentere VIAGRAs<br />
markedsdominans på verdensmarkedet er det nærliggende å vise til utenlandske rettsavgjørelser<br />
hvor graden av kjennskap til merket har vært sentralt ved avgjørelsen. Vi viser i den<br />
sammenheng til den østerrikske domstolens uttalelse i dom av 22. september 2009 som gjaldt<br />
STYRIAGRA vs. VIAGRA.<br />
Bilag 2:<br />
Dom av 22.09.09 fra østerriksk Høyesterett, (dommen og oversettelse)<br />
Det hitsettes en oversettelse av dommens pkt 1.4:<br />
"1.4 In this case it is undisputed that the CTM of the plaintiff fulfils the conditions<br />
of a "reputation in the Community". Furthermore, the signs are so similar, that due<br />
to the reputation of the plaintiffs mark, the relevant public will associate one with<br />
the other. Without any doubt, "Styriagra" will be understood by the average<br />
consumer as an allusion to "VIAGRA". This is not only valid for the specific named<br />
product, in fact, there would also be a likelihood of association by the average<br />
consumer in relation to other foodstuffs due to the very extensive reputation of the<br />
mark "VIAGRA"." (emphasis added)<br />
Det henvises altså i dommen til at merket har "very extensive reputation", eller på tysk;<br />
"uberragenden bekanntheit der marke auch bei anderen", som må kunne anses for å tilsvare å<br />
være velkjent, også utover omsetningskretsen. Ut fra den dokumentasjon som er fremlagt i<br />
nærværende sak er det utenkelig at en annen vurdering av kjennskapen til merket skulle gjøre seg<br />
gjeldende i Norge.<br />
For å ytterligere belyse de vurderinger som er gjort av merkenes likhet vises til avgjørelsen fra<br />
det ungarske patentverket i sak av 29.04.09 som gjaldt de samme varemerkene som i nærværende<br />
sak, hvor retten uttalte følgende på side 13 ( oversettelse).<br />
"The Applicant's sign is the word "VIAGUARA"; the strong similarity is eyecatching<br />
at first sight, since the difference between the two expressions is only two<br />
letters (UA). According to the Hungarian grammatical rules the first syllable is<br />
emphatic; in the present case the emphasis falls on the word element "VIA"...The<br />
other eye-catching similarity is the ending of the words; "RA", which is likewise<br />
identical in both cases. The 2-letter difference is so small that at first sight the<br />
customer could not make any difference between the words VIAGRA -VIAGUARA,<br />
only upon a close study...<br />
In assessing the phonetic similarity of the two designations, the Office also came to<br />
the decision that the similarity leading to a likelihood of confusion is of extremely<br />
high extent. In both words the same consonants are present in the same order, in the<br />
same quantity - VCR. The [difference in the vowels] is not so obvious either at first<br />
sight or at the first hearing".<br />
Videre konkluderte det ungarske patentverket følgende med hensyn til den relevante<br />
omsetningskretsen og sannsynligheten for urimelig utnyttelse:<br />
In both cases the relevant public involves adults, who take medicines and drink<br />
alcoholic beverages. The overwhelming majority of the average consumers, although<br />
not all of them take the drug VIAGRA, are familiar with it and they are generally<br />
aware of the indication for which the tablet labelled with the Opponent's trademark
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 26<br />
is to be applied...As the relevant public is identical or similar to a great extent, at the<br />
sight of the later trademark application "VIAGUARA" the consumers call the<br />
earlier reputed trademark VIAGRA in mind, supposing a relationship therewith.<br />
Based on the above, the Office established the similarity to a great extent; the<br />
evidence submitted by the Opponent also support [sic] the fact that at the sight of<br />
the word VIAGUARA the average consumer at once associates it with the<br />
trademark VIAGRA<br />
Retten kom i den saken til at det forelå forvekslingsfare og urimelig utnyttelse av varemerket<br />
VIAGRA.<br />
Vi kan legge til at den ovenfor angitte begrunnelsen fra det ungarske patentverket er omtrent<br />
identisk med Münchens distrikts domstols begrunnelse i den ovenfor angitte avgjørelsen, hvilket<br />
demonstrerer den klare oppfatningen i flere EU-stater om at VIAGUARA rir på bølgen av det<br />
enorme omdømmet som omgir VIAGRA.<br />
Bilag 3:<br />
Avgjørelse av 29.04.09 fra det ungarske patent og varemerkeverket<br />
Vi vil også referere til tre øvrige avgjørelser av høy relevans fra Spania, Italia og den Tsjekkiske<br />
republikk, som alle fastslår at VIAGRA er et velkjent merke. Vi vil gjerne fremheve følgende<br />
uttalelser i de tre avgjørelsene:<br />
Avgjørelsen av Intellectual Property Office of Portugal, 05.03.09, BI@GRA vs VIAGRA:<br />
"VIAGRA has a special well-known character, being a trademark that is widely known<br />
not only among the target public, but at worldwide level, among consumers in general"<br />
I avgjørelsen fra Spanias Høyesterett av 16.07.08 (NOSA VIGOAGRA vs VIAGRA)<br />
uttaler retten det følgende om kjennskapen til merket VIAGRA:<br />
"exceeds the field of pharmacy and is extended to the entire community."<br />
I avgjørelsen fra det tsjekkiske patentverket av 05.05.09 (VIAGRA vs SEXIAGRA) ble<br />
det fastslått at VIAGRA oppebærer et godt omdømme med hensyn til farmasøytiske<br />
preparat og substanser i det tsjekkiske territoriet og også i resten av EU.<br />
En oversettelse av de tre avgjørelsene kan fremskaffes på forespørsel fra <strong>Annen</strong> Avdeling.<br />
3. Varelikhet<br />
Merket VIAGRA er registrert for alle varer i klasse 5. VIAGUARA registreringen dekker<br />
"alcoholic beverages; brandy, cocktails, liqueurs, rum, whisky, wine vodka" i klasse 33. Som<br />
beskrevet i klagen foreligger det en åpenbar likhet mellom varene i klasse 5 og de varene som er<br />
beskrevet i klasse 33. Den aktuelle bruken av VIAGUARA viser at det også er en klar overlapp<br />
mellom varene da VIAGURA-produktene er markedsført som en drikke inneholdende guarana,<br />
hvilket hevdes å forsterke virilitet og seksuelt begjær, og har også ulike andre oppkvikkende og<br />
stimulerende effekter og fordeler for helsen, som er lik eller analog med produkt innen farmasi.<br />
På den bakgrunn er det åpenbart at produkt i klasse 5 og klasse 33 i visse tilfeller klart har til<br />
felles både formål og bruksmåte.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 27<br />
Norge har i de seneste år liberalisert salget av farmasøytiske preparat også utenfor apotek, og<br />
også åpnet for salg av flere ulike alkoholholdige drikker i dagligvarebutikker. Det kan ikke<br />
utelukkes at salget av slike produkt vil liberaliseres ytterligere i fremtiden. I en slik situasjon vil<br />
kjøperen av VIAGUARA produkt kunne bli vant til å se salg av farmasøytiske produkt ved siden<br />
av alkoholholdige drikker.<br />
Selv om innsigers VIAGRA produkt på det nåværende tidspunkt ikke er tilgjengelig i de samme<br />
typer av utsalgssteder som søkers VIAGUARA produkt, må det legges vekt på at den generelle<br />
forbruker generelt sett ikke er oppmerksom på detaljer omkring kravene til resept og<br />
markedsføringsbegrensningene for spesielle medisiner, men de vil likevel oppleve at<br />
farmasøytiske preparat kan, og stadig vil, omsettes i de samme omsetningskanalene som<br />
alkoholholdige drikker.<br />
I den anledning er det høyst relevant å vise til Høyesteretts sak i UK, vedrørende VIAGRA vs<br />
VIAGRENE (HC 1999No 00324). Avgjørelsen er allerede fremlagt som vedlegg 6 til klagen.<br />
Rettens representant, dommer Thorley uttalte at det forelå varelikhet:<br />
"The comparison is between VIAGRA on a pharmaceutical product an VIAGRENE as<br />
proposed to be used on a beverage which was to be marketed as a drink capable of<br />
stimulating the libido of men and women by incorporating a natural herb which was<br />
thought to act directly upon the reproductive organs. Once this is appreciated, the<br />
similarity between the two sets of goods becomes more pronounced. ... The goods whilst<br />
superficially different, do have similarities in that both are designed to appeal to those<br />
suffering from impotence. "<br />
Selv om <strong>Annen</strong> Avdeling ikke er bundet til å følge slike utenlandske rettsavgjørelser, viser<br />
dommen relevante vurderinger som det er nærliggende å vise til i denne saken.<br />
4. "Urimelig utnyttelse" eller "forringelse av dets anseelse (goodwill)"<br />
Det er en vel etablert forståelse at jo sterkere distinktiv karakter et tidligere merke har, enten<br />
dette er iboende eller opparbeidet, jo mer sannsynlig er det at den relevante omsetningskretsen, i<br />
et møte med et lignende merke, vil ha det tidligere merket i minnet. Det tidligere merket i<br />
nærværende sak er unikt og har enorm distinktivitet. Disse faktorene vil gjøre det uunngåelig at<br />
den relevante omsetningskretsen vil etablere en forbindelse mellom de aktuelle merkene.<br />
I denne sammenheng vil vi referere til avgjørelsen fra <strong>Patentstyret</strong> i sak nr. 7198, SENIOR vs.<br />
JAGUAR hvor det ble uttalt at: <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> legger til grunn at merket ut fra dette har krav<br />
på vern ut over det vareområde der forvekslingsrisiko foreligger, uten at det er ensbetydende<br />
med en rett til vern for alle vareslag.<br />
Sett fra innsigers side er det hevet over enhver tvil at markedsføringen av VIAGUARA vil få en<br />
markedsførings-"boost" eller - løft ved at produktet assosieres med VIAGRA. Det faktum at<br />
begge produkt markedsføres mot samme målgruppe og at VIAGUARA markedsføres med å ha<br />
en stimulerende effekt på kroppen, tilsier at sjansen for assosiasjon mellom merkene er høyst til<br />
stede.<br />
Vi vil igjen lede <strong>Annen</strong> Avdelings oppmerksomhet til det faktum at det vil ha en svært<br />
ødeleggende effekt på et seriøst medisinsk preparat å bli assosiert med alkoholholdig drikke. Det<br />
er allment kjent at alkoholholdige drikker generelt sett er ansett som ødeleggende for den<br />
seksuelle prestasjonsevnen. En aksept av søkers merke for alkoholholdige drikker vil derved helt
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 28<br />
klart være skadelig for omdømmet for innsigers merke opparbeidet for behandling av mannlig<br />
ereksjonssvikt.<br />
Søkers produkt er som nevnt markedsført for å ha en oppkvikkende og stimulerende effekt. Vi vil<br />
understreke at innsiger har nedlagt et voldsomt arbeid for å unngå at produktet VIAGRA blir<br />
stemplet som et afrodisiakum eller et kvasi-farmasøytisk produkt. Søkers bruk av merket i<br />
relasjon til slike varer impliserer derfor en trivialisering av VIAGRA og den tilstand den er ment<br />
å behandle. Dette er åpenbart skadelig for omdømmet og seriøsiteten av varemerket.<br />
Det er åpenbart at forestillingsbildet som fremkalles av søkers produkt er fundamentalt lik det<br />
som fremkalles ved et farmasøytisk preparat. Bruken og registreringen av søkers merke vil skape<br />
et kontradiktorisk forestillingsbilde i minnet hos gjennomsnittsforbrukeren og vil som en<br />
konsekvens bli ødeleggende for det bedre prioriterte merket VIAGRA.<br />
Avslutningsvis vil vi tilføye at for det tilfelle at <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> opprettholder første <strong>avdeling</strong>s<br />
avgjørelse bidrar <strong>Patentstyret</strong>s praksis til at det i Norge vil være særdeles enkelt å med små<br />
merkejusteringer legge seg tett opp til vel etablerte og velkjente varemerkerettigheter og derved<br />
på urimelig vis nyte godt av den goodwill slike merker omgis med."<br />
I forkant av fusjonen mellom ABC-Patent og Acapo AS, som ble gjennomført den 1. januar<br />
2010, sendte ABC-Patent den 30. november 2009 brev til registreringshavers i det internasjonale<br />
register innførte representant / fullmektig, og informerte ham om at ABC-Patent ikke lenger vil<br />
kunne representere registreringshaver i denne innsigelsessaken grunnet fusjonen med innsigers<br />
fullmektig. Registreringshavers representant ble i samme brev informert om at frist for<br />
innsendelse av tilsvar utløper den 26. februar 2010, og representanten ble videre anbefalte å<br />
engasjere en ny norsk fullmektig for å ivareta registreringshavers interesser i innsigelsessaken.<br />
ABC-Patent mottok bekreftelse fra registreringshavers representant om at brevet av 30.<br />
november 2009 var mottatt. <strong>Patentstyret</strong>s <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> ble orientert om ovennevnte av Acapo<br />
AS, ved e-post innkommet til <strong>Patentstyret</strong> den 18. mars 2010.<br />
I nytt brev av 16. juni 2010, vedlagt gjenpart av OHIM's First Board of Appeals avgjørelse av<br />
14. juni 2010 i tilsvarende sak, uttaler innsigers fullmektig:<br />
"Vi viser til tidligere korrespondanse i ovenfor angitte sak.<br />
I anledning OHIMs klageinstans, First Board of Appeals avgjørelse av 14. juni 2010, som vi<br />
vurderer som høyst relevant for nærværende sak, inngis herved en ytterligere uttalelse som bes<br />
lagt ved som del av avgjørelsesgrunnlaget.<br />
Vi kan innledningsvis nevne at denne avgjørelsen ble avsagt etter at innsiger, som er lik innsiger<br />
i nærværende sak, påklaget Opposition Divisions avgjørelse av 30. juni 2009.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 29<br />
I avgjørelsen ble innsiger gitt fullt ut medhold i kravet om at VIAGURA måtte nektes registrert<br />
for alle varer merket var søkt for. Avgjørelsen følger vedlagt her.<br />
Spesielt vil vi fremheve følgende fra First Board of Appeals avgjørelse:<br />
- VIAGRA og VIAGURA vurderes som "highly similar", og av den grunn foreligger en "link"<br />
mellom merkene, jf. avsnitt 24 og 41.<br />
- Det anses helt klart at VIAGRA er et merke med "reputation", og det henvises til at enkelte land<br />
anser merket som "an extremely well known mark" og "the fastest seiling drug in history" jf.<br />
avsnitt 25 og 26. Til dette vil vi anmerke at hensyntatt det omfattende bevismaterialet som er<br />
framlagt for 2. <strong>avdeling</strong>, er det ingen grunn til at kjennskapen til merket er mindre i Norge.<br />
- Kjennskapen til merket går utover den spesifikke omsetningskretsen for medisiner og det vises<br />
til at "the reputation of the earlier mark is significant and extends not only to consumers of<br />
medicines for the treatment of erectile dysfunctions but to the population in general."<br />
- Søker har ikke fremlagt noen legitim grunn for hvorfor prefixet VIA ble benyttet.<br />
- Om linken som oppstår mellom VIAGRA og VIAGUARA når sistnevnte merke brukes for<br />
alkoholholdig drikke uttales følgende: ..."the opponent has shown that it may be the case that<br />
alcoholic beverages contain libido-enhancing ingredients and are advertised as such. It is correct<br />
that the marks must be compared as filed and not as used on the market which would concern an<br />
infringement action. However, the actual use of the applicants mark may be taken as an<br />
indication, an example that the risk of unfair advantage is highly probable". Dette er relevant<br />
også ved vurderingen av søkers utnyttelse av innsigers merke her i Norge innenfor varer i klasse<br />
33, jf. avsnitt 44.<br />
- Videre vil vi også vise til OHIMs uttalelse om at de assosiasjoner som er knyttet til varemerket<br />
VIAGRA utnyttes av VIAGURA, jf. avsnitt 45.<br />
På bakgrunn av tidligere inngitte uttalelser og dokumentasjon lagt ved disse, samt det ovenfor<br />
nevnte fastholdes påstanden om at registreringen av søkers merke VIAGURA må oppheves.<br />
Vi ser frem til 2. <strong>avdeling</strong>s avgjørelse i saken."<br />
Registreringshaver har ikke oppnevnt noen ny norsk fullmektig, og var ikke innkommet noe<br />
tilsvar fra ham eller hans internasjonale fullmektig innen svarfristens utløp den 26. februar 2010,<br />
og det er heller ikke innkommet noe tilsvar etter svarfristens utløp.<br />
Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> på det<br />
foreliggende grunnlag.<br />
Den 30. januar 2012 innkommer e-post med to vedlegg fra innsigers fullmektig. I e-posten uttaler<br />
fullmektigen:
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 30<br />
"Jeg viser til telefonsamtale og vedlegger fransk utgave av dom i sak T-332/10 samt engelsk<br />
Press release fra the General Court of the European Union.<br />
Retten har funnet:<br />
1. at VIAGRA har en berømmelse som strekker seg utover den spesielle omsetningskretsen<br />
og til den generelle befolkning,<br />
2. at VIAGRA og VIAGURA er svært like,<br />
3. at en assosiasjon til det tidligere merket vil fremkalles, og<br />
4. at det foreligger en urimelig utnyttelse av det særpreg og den anseelse som VIAGRA<br />
innehar.<br />
Vi ber om at denne avgjørelsen blir tatt inn i grunnlaget for <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s sak 7940, i det<br />
saksforholdet er det samme, og vi kan ikke se at det skulle være grunn til å vurdere de<br />
ovennevnte punkter annerledes i Norge. Vi viser ellers til tidligere innlevert dokumentasjon og<br />
argumentasjon, som fastholdes.<br />
Vi ser frem til å motta <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s avgjørelse."<br />
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> skal uttale:<br />
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> er kommet til et annet resultat enn Første <strong>avdeling</strong>.<br />
I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot<br />
et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan<br />
oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig bare i den utstrekning det ville vært<br />
grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av 2010 § 83 fjerde ledd<br />
første punktum.<br />
Etter varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6 (ny lov § 16 bokstav a) kan et varemerke ikke<br />
registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra<br />
en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering<br />
der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første<br />
ledd nr. 6, § 6 første ledd og § 1 tredje ledd (ny lov § 16 bokstav a, § 4 første ledd og § 1 første<br />
ledd).
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 31<br />
Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf.<br />
varemerkelovens § 4, jf. § 6 første ledd (ny lov § 4 første ledd). De to elementene kan ikke<br />
vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og<br />
kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt-1998-1988, NIR 1999 s. 739<br />
(COSMICA) og <strong>Annen</strong> avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens<br />
avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-<br />
Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507).<br />
Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene<br />
(direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom<br />
de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt-2008-1268<br />
søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren<br />
anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte<br />
merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for<br />
seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529), og han må<br />
normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens<br />
avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Det må også tas hensyn til at<br />
omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller<br />
tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes.<br />
I nærværende sak er det gitt innsigelse mot oppføring i varemerkeregisteret av merket<br />
VIAGUARA, utpekt for alkoholholdige varer i klasse 33. Innsiger har registrert sitt varemerke<br />
VIAGRA for samtlige varer i klasse 5.<br />
<strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> deler ikke første <strong>avdeling</strong>s syn om manglende merkelikhet. Hele det tidligere<br />
merket er tatt opp i det søkte merket VIAGUARA. De fire første bokstavene er de sammen, og<br />
står i lik rekkefølge, i de to merkene. I tillegg er de to siste bokstavene i merkene ”r” og ”a”<br />
identiske. Den eneste forskjellen mellom merkene er dermed tillegget ”UA” plasser i midten av<br />
det søkte merket. Siden denne saken gjelder ordmerker, nevnes at forbrukeren generelt sett legger<br />
mer merke til, og dermed vekt på, begynnelsen av et ord, jf. Rettens avgjørelse i T-183/02 og T-<br />
184/02 Mundicor. Fonetisk er merkene også ganske like, men skiller seg noe ved tillegget UA<br />
midt inne i det søkte merket som gir et litt ulikt preg på uttalelsen av ordmerkene. Merkene<br />
fremstår likevel med den samme prefixen og den samme avslutningen som like også fonetisk.<br />
Begge merkene fremstår som fantasimerker uten noe bestemt meningsinnhold. Helhetlig gir
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 32<br />
merkene således et likt inntrykk. Se i denne retningen Rettens avgjørelse i sak T-332/10 Viaguara<br />
(premiss 35-41), som omhandler den samme vurderingen. <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> er imidlertid enig med<br />
Første <strong>avdeling</strong> i at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom varene i klasse 5 og<br />
alkoholholdige drikker i klasse 33. Merkene anses dermed ikke som forvekselbare i henhold til<br />
varemerkeloven § 16 bokstav a.<br />
Innsiger har anført at merket VIAGRA har rett på utvidet vern («Kodak-vern») etter reglene i<br />
varemerkeloven § 4 annet ledd, jf. ny lov § 6 annet ledd. Dersom VIAGRA er et slikt velkjent<br />
merke, innebærer § 4 annet ledd at ”ingen uten samtykke fra merkehaveren” kan bruke et<br />
varemerke ”som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller<br />
annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente<br />
varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)”. Det må først vurderes om VIAGRA er så<br />
velkjent og nyter en slik anseelse i Norge at det har krav på et utvidet vern.<br />
Kravene til et merkes anseelse anses å være oppfylt dersom varemerket er kjent av en betydelig<br />
del av den relevante omsetningskretsen, jf. sak C-375/97 Chevy. Merket skal ha en goodwillverdi<br />
utenom det vanlige, jf. <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>s avgjørelse nr. 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express.<br />
Innsiger har vist til diverse ulik dokumentasjon, bl.a. salgstall og markedsandeler, i tillegg til<br />
diverse omtale av produktet i ulike avisartikler. Førsteinsansretten i EU (Retten) la i sak T-<br />
332/10 til grunn at VIAGRA er et velkjent merke i hele unionen, ikke bare for brukere av<br />
legemiddelet, men i hele befolkningen, og at dette spørsmålet ikke hadde vært omstridt mellom<br />
partene, se premiss 29. <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> finner det heller ikke tvilsomt at VIAGRA er et meget<br />
velkjent merke i Norge, også utover den faktiske brukergruppen.<br />
For at det skal foreligge en utnyttelse, eller en forringelse, av det velkjente merket, forutsettes det<br />
at bruken av det søkte merket gir en assosiasjon til det velkjente merket. Likhet mellom merkene<br />
er ikke tilstrekkelig. Likheten må føre til at den berørte kundekretsen forbinder merkene med<br />
hverandre, eller skaper en sammenheng mellom dem, selv om de ikke forveksler dem, jf. EUdomstolens<br />
avgjørelse i C-487/07 L’oréal AS, premiss 36. <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> legger som nevnt til<br />
grunn at det i saken foreligger merkelikhet. VIAGRA er et meget velkjent merke, og må anses å<br />
være kjent blant befolkningen som vil være den aktuelle omsetningskrets for alkoholholdige<br />
drikkevarer. Det legges dermed til grunn at bruken av VIAGUARA vil utløse en assosiasjon til<br />
det velkjente merket.
<strong>Annen</strong> avd. sak nr. 7940 33<br />
For å avgjøre om bruken av merket VIAGUARA vil medføre en urimelig utnyttelse av<br />
VIAGRAs goodwill, skal det foretas en samlet vurdering hvor det bl.a. tas hensyn til anseelsens<br />
intensitet og graden av varemerkets særpreg, graden av likhet mellom merkene, samt graden av<br />
likhet mellom de relevante varer eller tjenester. Jo større et varemerkes renommé er, desto lettere<br />
vil en skade av dette kunne antas å foreligge. Det fremgår også av rettspraksis fra EU-domstolen<br />
at i jo høyere grad, og jo mer umiddelbart et merke leder tanken hen til det velkjente varemerket,<br />
desto større er risikoen for at den aktuelle (eller fremtidige) bruken av merket medfører en<br />
urimelig utnyttelse av det velkjente varemerkets særpreg eller renommé, eller skader dettes<br />
særpreg eller renommé, jf. C-252/07 Intel Corporation Inc. (premiss 67-69).<br />
VIAGRA er et rent fantasimerke, og er således et sterkt merke. Merket brukes på et legemiddel<br />
for medisinsk behandling av erektil dysfunksjonalitet. VIAGUARA markedsføres med å ha en<br />
oppkvikkende effekt på kroppen, hvilket tilsier at tanken fort vil bli ledet til det velkjente merket.<br />
Etter <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong>soppfatning vil det kunne være skadelig for et seriøst legemiddel å bli<br />
forbundet med alkoholholdig drikke. Inntak av store mengder alkohol, vil kunne virke negativt<br />
inn på den erektile funksjonen. Bruk av VIAGUARA for alkoholholdig drikke vil kunne være<br />
skadelig for omdømmet eller anseelsen til merket VIAGRA som nettopp er kjent for behandling<br />
av mannlig ereksjonssvikt.<br />
Etter dette er <strong>Annen</strong> <strong>avdeling</strong> kommet til at VIAGRA har krav på utvidet vern i hht.<br />
varemerkeloven § 4 annet ledd, og at registreringen av VIAGUARA blir å oppheve.<br />
Det avsies slik<br />
kjennelse:<br />
Første <strong>avdeling</strong>s avgjørelse oppheves, og det internasjonalt registrerte<br />
merket nektes vern i Norge.<br />
Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)