Annen avdeling - Patentstyret

Annen avdeling
PROTOKOLL
Annen avd. sak nr. 7940
Int. reg. nr. 0855223
Nasj. ref. nr. 200707527
Innehaver:
Viaguara SA, ul. Wiertnicza 107, PL-02-952 Warszawa, Polen
WIPO-fullmektig: Ryszard Skubisz, Ryszard Skubisz Kancelaria, Prawno Patentowa, Ul.
Piastowska 31, PL-20-610 Lublin, Polen
Innsiger:
Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton, Connecticut, USA
Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo
Annen avdelings avgjørelse av 27. april 2012
Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 11. mars
2009, hvorved tidligere beslutning om å føre det nedenfor gjengitte internasjonalt registrerte
ordmerket "viaguara" inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i
Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers
norske fullmektig og til registreringsinnehavers i det internasjonale register innførte representant.
Sistnevnte gjenpart av avgjørelsen ble oversendt sammen det sedvanlige forklarende følgebrev på
engelsk.
Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 28. juni 2007 om at Norge er blitt utpekt
som land det internasjonalt registrerte varemerket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er
internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig:
Klasse 33:
Alcoholic beverages; brandy, cocktails, liqueurs, rum, whisky, wine vodka.
Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 27. november 2007, med ovennevnte
varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 49/2007, med
publiseringsdato mandag den 3. desember 2007.
En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en
varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to
måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens § 52 annet
ledd, jf. § 49 og §§ 70 til 72.

Annen avd. sak nr. 7940 2
Innsigelse mot at den internasjonale registreringen kan gis vern i Norge innkom til Patentstyret
den 4. februar 2008, innen innsigelsesperiodens utløp, jf. varemerkelovens § 21 første ledd.
Informasjon om at det er innkommet innsigelse mot at merket gis virkning i Norge ble kunngjort
i Norsk Varemerketidende nr. 8/2008, med publiseringsdato mandag den 18. februar 2008.
Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket "viaguara", er egnet
til å forveksles med innsigers registrerte ordmerke "VIAGRA", reg. nr. 179785 (19957795),
registrert den 6. februar 1997, for samtlige varer i klasse 5, og at det internasjonalt registrerte
ordmerket "viaguara" således er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i
varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6, jf. §§ 4 og 6 første ledd, jf. § 49 annet ledd og § 50 første
ledd (ny varemerkelov § 16 bokstav a, jf. 4 første ledd, jf. §§ 70 og 71).
Innsiger har videre anført at hans varemerke "VIAGRA" er sterkt innarbeidet som varekjennetegn,
jf. varemerkelovens § 2, og er så velkjent og nyter en slik anseelse i Norge, at det har
krav på et utvidet vern i medhold av bestemmelsen i varemerkeloven § 6 annet ledd, jf. § 14
første ledd nr. 6, § 49 annet ledd og § 50 første ledd (ny varemerkelov § 16 bokstav a, jf. 4 annet
ledd, jf. §§ 70 og 71).
Under sakens behandling i Patentstyrets Første avdeling hadde ikke registreringshaver oppnevnt
noen norsk fullmektig til å ivareta sine interesser, og hverken registreringshaver eller hans
internasjonale fullmektig har imøtegått innsigelsen under behandlingen i Første avdeling.
Med hensyn til innsigers argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets
Første avdeling vises til sakens dokumenter.
Første avdelings avgjørelse av 11. mars 2009 var begrunnet som følger:
"Ad varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6:
Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der
både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første ledd
nr. 6, jf. § 6 første ledd.
Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de
varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at

Annen avd. sak nr. 7940 3
det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens
avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s.
641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573,
Nostalgie Istanbul Orient Express. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det
eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et
svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å
tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En
slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer,
premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19.
Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil
oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler.
Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen, sett i forhold til de aktuelle
varene, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren".
Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og
velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.
Vi vil først vurdere hvorvidt det foreligger merkelikhet mellom merkene VIAGUARA OG
VIAGRA. Begge merkene er ordmerker, og skilles kun ved at innehavers merke har tillegget av
de to vokalene UA midt i merket. Disse to bokstavene bidrar imidlertid til å gi merket et visuelt
lengre inntrykk i forhold til innsigers merke, og medfører videre ikke minst at det får en helt
annen uttale enn innsigers merke. Vi er derfor ikke enige med innsigers fullmektig i at disse
utgjør en liten fonetisk forskjell. Bokstavene UA er trykksterke vokaler, og vi anser i likhet med
innsigers fullmektig som sannsynlig at merket av norske gjennomsnittsforbrukere vil leses med
betoning på vokalen A, altså den andre A'en i merket. I markedsføringsdokumentasjonen som
innsigers fullmektig har sendt inn for innehavers merke, ser man imidlertid at merket er skrevet
med aksent på den siste A'en, og merket vil da uttales med trykk på denne siste bokstaven. Vi må
vurdere merket slik det fremkommer i utpekningen fra WIPO, men innsigers merke vil ha en
annen betoning enn innehavers uansett om innehavers merke betones på den andre eller den siste
A'en, da innsigers merke VIAGRA for norske gjennomsnittsforbrukere antas mest naturlig å ville
lese ordet med uttale på den første A'en. Videre gjør tillegget av UA i innehavers merke at
forbindelsen mellom bokstavene G og R brytes, og innehavers merke deler dermed ikke den
karakterisk sterke uttalelyden -GRA til slutt i innsigers merke, som anses å være forholdsvis
fremtredende i uttalen av merket. Disse forskjellene anses tilstrekkelig store til at det ikke anses å
foreligge merkelikhet mellom merkene, på tross av merkenes felles begynnelse og slutt. Til
fullmektigens anførsel om at det i henhold til praksis alltid er den første delen av et merke som
normalt vil anses som merkedominanten, vil vi påpeke at EF-domstolen og
Førsteinstansdomstolen stadig gjentar at det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
Domstolen har ikke etablert noen fast norm som går ut på at ordets/merkets begynnelse alltid skal
tillegges størst betydning; dette beror på en konkret vurdering. Se blant annet T-158/05 Alltrek
premiss 70 og T-281/07 Ecoblue premiss 32.
Begge merkene fremstår som fantasimerker uten noe kjent betydningsinnhold som kunne adskilt
dem i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Det hevdes fra innsigers fullmektig at innsigers
merke er så innarbeidet som merke for innsigers varer, at forbrukerne raskt vil tenke på produktet
Viagra. Vi finner selv om dette skulle være tilfellet at merkene ikke er visuelt og fonetisk like
nok til at innehavers merke vil kunne forveksles betydningsmessig med innsigers merke. Vi er
dessuten ikke enige med innsigers fullmektig i at begge merkene vil oppfattes som sammensatte
merker, da vi tvert i mot antar at hvert merke vil forstås som ett ord. Ut fra
markedsføringsdokumentasjonen for innehavers merke kan man imidlertid utlede at innehavers
merke er sammensatt av ordene VIA og GUARA, som i denne dokumentasjonen fremstår som en

Annen avd. sak nr. 7940 4
henspilling på eller forkortelse for planten Guaranà. Disse opplysningene finner vi som nevnt
ovenfor ikke å kunne legge avgjørende vekt på, da denne oppdelingen av ordet ikke anses
naturlig for merket slik det fremkommer i utpekningen. Det er der uten stor V og stor G, og fordi
merket mangler aksent på den siste A'en i ordet, anses heller ikke henspillingen på planten
Guaranà å komme tydelig nok frem til at merket ikke vil oppfattes som et fantasimerke.
Når det gjelder vareslagslikheten mellom merkene omfatter den internasjonale registreringen
alkoholholdige drikker i klasse 33, mens innsigers registrering gjelder varer i klasse 5. Mellom
disse varene foreligger det ingen likhet, og det anses som lite sannsynlig at
gjennomsnittsforbrukeren vil anta at innehavers varer i klasse 33 og innsigers varer i klasse 5 har
samme kommersielle opprinnelse. Vilkåret om vareslagslikhet, jf. varemerkeloven § 6 første
ledd, er dermed heller ikke oppfylt.
Merkene anses følgelig ikke forvekselbare i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6
Ad varemerkeloven § 6 annet ledd:
Innsiger har videre anført at merket VIAGRA har krav på utvidet vern etter varemerkeloven § 6
annet ledd, slik at innehaverens merke også bør anses forvekselbart med innsigerens merke også
når det gjelder ikke-likeartede varer.
Ved vurderingen av om et merke har krav på vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd må det
aktuelle merket være "velkjent" og ha "anseelse" her i riket. Vernet anses videre krenket hvis
bruk av det søkte merket medfører "urimelig utnyttelse eller forringelse" av dets anseelse.
Problemstillingen blir derfor om VIAGRA er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det
ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om VIAGUARA blir brukt for
de varene den internasjonale registreringen omfatter.
Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent" og har "anseelse" ble vurdert av EF-domstolen i
sak C-375/97 Chevy. Kravene ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av
den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Det utvidete vernet er ved denne bestemmelsen
forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. 2. avdelings avgjørelse nr.
7573, Nostalgie Istanbul Orient Express.
Til støtte for at innsigers merke er velkjent, har fullmektigen blant annet vist til salgstall og
markedsandeler innen sitt produktsegment, det vil si varer i klasse 5, i Norge for årene 2000 til
2007. Tallene for markedsandeler viser at produktet VIAGRA de første årene dominerte en
meget stor andel av markedet, mens markedsandelene de siste årene nærmest har blitt halvert.
Dette er i følge innsigers fullmektig på grunn av nye, konkurrerende produkter. Videre har
innsigers fullmektig vist til annonser og reklamemateriell for det norske markedet, samt
presseomtale i Norges største aviser. Selv om innsiger har registrert merket for hele klasse 5,
viser den vedlagte dokumentasjonen kun data vedrørende det spesifikke legemiddelet merket
VIAGRA markedsfører. Patentstyret finner å kunne legge til grunn at VIAGRA er et innarbeidet
merke for visse bestemte medikamenter i klasse 5, men finner ikke derfor å kunne utlede av den
vedlagte informasjonen at merket må anses som velkjent i Norge i henhold til varemerkeloven §
6 annet ledd. Det bestrides ikke at det i teorien kan forekomme at tilstrekkelig vedvarende og
sterk merkebruk for èn vare eller ett vareslag kan være nok til å gi utvidet vern for merket også
for andre varer enn det omfatter, men Patentstyret finner ikke at innsiger ved sin dokumentasjon
har godtgjort at dette er tilfellet for innsigers merke. Det antas tvert i mot at varemerket VIAGRA
i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet vil være så knyttet til ett bestemt legemiddel for erektil
dysfunksjon i klasse 5, at assosiasjon til dette produktet ikke vil oppstå hvis forbrukeren ser et
varemerke inneholdende mange av de samme bokstavene som merket VIAGRA, men for et helt

Annen avd. sak nr. 7940 5
annet vareslag; alkoholholdige drikker. Varene har verken fellesskap i fremstilling, produksjon,
omsetning eller bruk, og selv om noen kan tenkes å ville blande medisiner med alkoholholdige
drikker, så kan ikke dette anses som vanlig bruk.
Innsigers dokumentasjon består foruten salgstall og markedsandeler, av dokumentasjon som viser
fremstilling og bruksanvisning av produktet, kopi av produktinnpakningen. Dette finner vi ikke
er dokumentasjon som er relevant for eller underbygger vern for merket etter § 6 annet ledd.
Mange produkter har også produktomtale i Felleskatalogen uten at man derfor kan slutte av dette
at produktet har utvidet vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd.
Patentstyret vil likevel ta opp spørsmålet om det foreligger urimelig "utnyttelse" eller
"forringelse" av merket VIAGRA om VIAGUARA brukes av en annen for varene det dreier seg
om. Innsigers fullmektig har vist til dokumentasjon på markedsføringen av innehavers merke,
som i følge fullmektigen viser at innehaver markedsfører merket VIAGUARA med at varene har
en på flere måter stimulerende og oppkvikkende effekt på brukeren. Dette indikerer etter
innsigers fullmektigs mening at innehaver bevisst har valgt et merkenavn som ligner på
innsigers, og at innehaver vil trekke veksler på innsigers merke ved å markedsføre det som at det
har samme stimulerende effekt som innsigers merke. Utnyttelse og forringelse i § 6 annet ledds
forstand vil imidlertid først og fremst kunne oppstå i tilfellene der det søkte merket utløser en
assosiasjon til det velkjente merket, jf. EF-domstolen C-375/97, Chevy, premiss 23. Ved denne
vurderingen må det tas hensyn til en rekke forhold, herunder avstanden mellom vare- og
tjenesteslagene og den grad av særpreg som det eldste merket innehar. Jo større grad av særpreg
og anseelse et merke anses å ha, desto lettere vil skade kunne antas å kunne forekomme, jf. EFdomstolen
C-375/97, Chevy, premiss 30.
Patentstyret er som nevnt ovenfor av den oppfatning at det er tilstrekkelig avstand mellom
merkene både visuelt, fonetisk og betydningsmessig til at de ikke vil kunne forveksles. Det anses
også å være stor avstand mellom vareslagene medisiner og alkoholholdige drikker. Det er derfor
etter Patentstyrets mening lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukereren vil knytte assosiasjoner
til merket VIAGRA i sammenheng med varene i klasse 33. Det fremgår av EF-domstolens dom
C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD at det i alle fall må kreves assosiasjon for å konstantere
forvekselbarhet med et velkjent merke. Det er dermed ikke nærliggende å anta at VIAGUARA
trekker urimelige veksler på innsigers merke, eller at det utsettes for slitasje eller får svekket sitt
omdømme når innehaverens merke benyttes. Dette medfører at det ikke vil innebære en urimelig
utnyttelse eller forringelse av VIAGRAs anseelse eller goodwill dersom VIAGUARA blir brukt
av en annen for varene i klassene 33, jf. varemerkeloven § 6 annet ledd.
Patentstyret har følgelig etter er helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for at en
gjennomsnittsforbruker vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse
mellom kjennetegnenes innehavere, og at den internasjonale registreringen derfor ikke er egnet
til å forveksles i den alminnelige omsetning med innsigers registrering nr. 179785, ordmerket
VIAGRA, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkeloven § 49 annet ledd, og det
foreligger heller ikke hinder for å opprettholde merket besluttet gjeldende i forhold til
varemerkeloven § 6 annet ledd.
Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven § 52 første ledd jf. § 21 a annet ledd.
Beslutning:
Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende, jf. varemerkeloven § 21a
annet ledd."

Annen avd. sak nr. 7940 6
Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret
mandag den 11. mai 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto 15.
juni 2009. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.
I klagen av 11. mai 2009 anfører innsigers fullmektig:
"Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 11. mars 2009 og vil i henhold til Varemerkelovens §§ 22
og 22a påklage avgjørelse inn for fornyet behandling ved Patentstyrets 2. Avdeling.
Innsigeren er svært uenig i Patentstyrets vurderinger både når det gjelder merkelikhet i henhold
til Varemerkelovens § 14, 1. ledd, nr. 6 og vurderingen av innsendt dokumentasjon og kravet om
utvidet vern i henhold til Varemerkelovens § 6, 2. ledd.
Vedrørende merkelikhet i henhold til Varemerkelovens § 14, 1. ledd, nr. 6:
Vi viser til de anførsler vi tidligere har fremlagt ovenfor Patentstyrets 1. Avdeling og fastholder
at den norske delen av internasjonal registrering 855223, VIAGUARA, er egnet til å bli
forvekslet med innsigerens tidligere registrerte og innarbeidede merke, VIAGRA.
Som det stadfestes i Patentstyrets 1. Avdelings avgjørelse skal det ved avgjørelsen av om to
merker er forvekslbare vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder
kommer til å ta feil av kjennetegnene eller kommer til å tro at det er kommersielle forbindelser
mellom de to kjennetegnelsens innehavere. Dette jf. EF Domstolens avgjørelse C251/97, Sabel
v. Puma, premiss 16, og Høyesteretts avgjørelse RT 1999, side 641, Superleg, og Patentstyrets
Annen Avdelings avgjørelser i sak 6923.
I henhold til ovennevnte skal det foretas en konkret vurdering hvor det særlig vektlegges hvor
særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil følgelig ha et krav på en
større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke.
Som det fremgår i Patentstyrets avgjørelse er dette stadfestet i EU Domstolene i avgjørelse
C39/97, Canon v. Metro-Goldwyn-Meyer, premiss 18 samt sak C206/04, Zerh v. Zir, premiss 19.
Både innsigerens tidligere registrering og det søkte merket er rene fantasimerker uten noen
åpenbar betydning, noe som også legges til grunn i Patentstyrets avgjørelse.
VIAGRA er et rent fantasimerke uten noe kjent betydningsinnhold hverken i det engelske eller
norske språk og i henhold til ovennevnte skulle det således ha krav på en sterk beskyttelsessfære.
I tillegg må det i denne saken også ved bedømmingen av merkelikhet mellom VIAGRA og
VIAGUARA legges betydelig vekt på det faktum at innsigerens merke har ervervet et økt
kjennetegnssærpreg ved at VIAGRA var verdens først medisin mot erektil dysfunksjon hos
menn, som kom i pilleform og kunne tas oralt. I de ti årene produktet har vært på markedet har
det vært gjenstand for en enorm mediafokusering slik at det har blitt et alminnelig kjent navn
både internasjonalt og i Norge.

Annen avd. sak nr. 7940 7
De fire første bokstavene i hvert merke VIAG- er identiske og identisk plassert. Endelsen -RA
gjenfinnes også i begge merker. Den eneste forskjellen mellom merkene består i at søkerens
merke har bokstavene UA innskutt etter fjerde bokstav.
På dette grunnlag konkluderer Patentstyret at det foreliggende merkeforskjellen er tilstrekkelig til
å unngå forvekslingsfare da både den fonetiske og den visuelle avstanden mellom merkene er
tilstrekkelig.
Denne konklusjonen også har vært utslagsgivende når det gjelder vurderingen av kravet om
utvidet beskyttelse i henhold til Varemerkelovens §6, 2. ledd.
Etter vår oppfatning fremstår merkene, etter en helhetsvurdering, både som fonetisk og visuelt
forvekselbare. VIAG er det fremtredende elementet i begge merker. Det visuelle helhetsinntrykket
mellom merkene er også svært likt og ved første øyenkast er det lett å ta feil.
VIAGRA inngår i sin helhet i VIAGUARA. Som det er fastslått i sak C251/97, SABEL, så vil
gjennomsnittforbrukere normal betrakte merket i sin helhet heller enn å analysere merkets
enkelte bestanddeler. Forbrukeren vil derfor ikke splitte merket opp i de enkelte stavelser men se
merket på bakgrunn av de bærende og dominerende elementene i merket. Den innledende
stavelsen vil vanligvis være det mest dominerende blikkfanget og det som fester seg i
forbrukerens bevissthet. Merkedelen VIAG vil derfor ha en betydelig gjenkjennende effekt i
begge merker. Når begge merker i tillegg avsluttes med bokstaven RA burde dette være en
åpenbar indikasjon på at fare for forveksling foreligger.
Etter vår oppfatning er det videre åpenbart at det foreligger fare for fonetisk forveksling mellom
de to merkene.
Begge merker kan tenkes å bli uttalt på en rekke forskjellige måter og trykket kan legges med
betoning på forskjellige stavelser som følge av dialektforskjeller i forskjellige deler av landet.
Det må også antas som sannsynlig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil ha
kjennskap til den engelske uttaleform av innsigerens berømte varemerke VIAGRA gjennom de
siste ti års bruk og tilhørende mediaomtale. Det kan derfor ikke utelukkes at en ikke ubetydelig
del av omsetningskretsen vil uttale merkene med en betoning som for eksempel VIAG- RA og
VIAG-UARA hvilket vil aksentuere likheten i merkenes innledende del.
Begge merker fremstår som fantasimerker uten noen kjent betydningsinnhold som kunne avskilt
dem i forbrukerens bevissthet. Dette legges også til grunn i Patentstyrets avgjørelse og bestrides
ikke fra vår side. Dette skulle imidlertid være en faktor som øker faren for forveksling mellom
merkene da ingen av disse inneholder noen avvikende assosiasjonsgrunnlag som eventuelt bidrar
til å holde de to fra hverandre.
Vi fastholder imidlertid vår tidligere påstand om at i den grad søkerens merke vil assosieres med
noe så er det med innsigerens tidligere innarbeidede og registrerte varemerke VIAGRA.
I den forbindelse er det relevant å påpeke at innsigerens merke er så kjent og har gått inn i den
allmenne språkbruk på en slik måte at det også refereres til i ordbøker og som eksempler på dette
viser vi til vedlagte kopier fra ledende engelske og franske ordbøker
Vedlegg 1: Kopier fra engelske og franske ordbøker.

Annen avd. sak nr. 7940 8
Krav på utvidet beskyttelse i henhold til Varemerkelovens § 6, 2. ledd:
I utgangspunktet foreligger det ikke varelikeartethet mellom søkeren og innsigerens merker da
disse dekker henholdsvis alkoholholdige drikker i kl 33 og farmasøytiske preparater i kl. 5.
I henhold til § 6, 2. ledd er imidlertid likhet mellom varene ikke et vilkår for å statuere fare for
forveksling mellom to kjennetegn som ligner hverandre "dersom det kjennetenet som har eldst
rett har er så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det ville innbære en urimelig
utnyttelse eller forringelse av det anseelse om det annet kjennetegn ble brukt av en annen".
VIAGRA er et av verdens mest solgte og mest kjente farmasøytiske preparater og vi vil hevde at
det er alminnelig kjent også blant den norske omsetningskretsen.
Varemerket VIAGRA brukes i relasjon til et farmasøytisk preparat hvor det aktive virkestoffet er
sildaenafil citrat. Preparatet brukes for å behandle erektil dysfunksjonalitet (heretter ED) hos
menn. VIAGRA er et seriøst legemiddel for behandling av en alvorlig medisinsk tilstand.
Det er ikke et afrodisiakum og innsigeren har i sin markedsføring lagt stor vekt på at VIAGRA
utelukkende er for medisinsk behandling. Innsigeren ser det som helt vitalt at dette omdømmet
ikke blir svekket og forringet.
Dokumentasjon for ibruktagelsestidspunkt og varemerkeregistrering
For å illustrere hvilke enorme ressurser og investering innsigeren har gjort for å beskytte sitt
varemerke VIAGRA fremlegges herved en oversikt over innsigerens varemerkeregistreringer
internasjonalt. I Europa har innsigeren brukt over fem hundre tusen US dollar for å registrere og
håndheve sine rettigheter til merket.
Vedlegg 2: Liste over registreringer på verdensbasis.
VIAGRA ble først sluppet på markedet i USA i april 1998 og deretter i en rekke andre land.
Vi vil også ettersende en liste som viser hvilke land merket er i aktiv bruk. I samtlige land har
merket vært i sammenhengende bruk siden lanseringsdatoen.
VIAGRA ble første gang registrert i Norge under reg. nr. 179785 den 6. februar 1997 og merket
ble lansert på det norske markedet den 1. desember 1998.
Vi vil anta at 2. Avdeling er vel kjent med VIAGRAs omdømme og at vi her står ovenfor et
særdeles velkjent varemerke. Vi er allikevel innforstått med at dette er et faktum som må
dokumenteres.
Mediaomtale
Helt siden produktet ble lansert har det vært en massiv mediainteresse fokusert på VIAGRA og
Pfizer over hele verden og ikke minst i Norge. På grunn av produktets behandlingsområde
oppnådde VIAGRA øyeblikkelig berømmelse etter lanseringen. Vi viser i denne forbindelse til
vedlagt artikkel fra UK Financial Times som distribueres i alle europeiske land. I denne
artikkelen er det fastslått at VIAGRA er det hurtigst selgende farmasøytiske preparat noensinne.
Vedlegg 3: Artikkel i UK Finacial Times 20. januar 1999.

Annen avd. sak nr. 7940 9
Vi har tidligere inngitt eksempler på presseklipp og mediaomtale i Norge. Det skal understrekes
at dette kun var et utvalg tilfeldig valgte eksempler.
VIAGRA har vært gjenstand for en enorm pressedekning i Norge. Dette gjelder alle typer medier
herunder radio, TV, aviser og internet.
Et søk på søkemotoren Google kun for norske nettsteder for søkeordet Viagra genererer hele 282
000 treff.
Vedlegg 4: Utskrift fra Google søk som viser antall treff for Viagra.
Dersom man sjekker nyhetsarkivene i papirutgaven for de største norske avisene som VG,
Dagbladet og Bergens Tidende i perioden 1. januar 1998 frem til 28. juni 2007 som er
notifikasjonsdatoen for søkerens internasjonale registrering i Norge, får man også et enormt
antall treff.
For Dagbladet får man 755 treff for artikler som nevner eller direkte omhandler VIAGRA.
Tilsvarende tall for VG er 472, Aftenposten 158 og Bergens Tidende 64.
Det er for øvrig interessant å bemerke at VIAGRA var gjenstand for stor mediaoppmerkesomhet
lenge før preparatet ble frigitt for salg i Norge i desember 1999 og det må antas
at Viagra var allment kjent blant den norske omsetningskretsen allerede før lanseringe fant sed
her i landet i desember 1999.
Vedlegg 5: Utvalg av artikler mht presseomtale i Norge.
Rettsavgjørelser
Det foreligger pr. dato ingen norske rettsavgjørelse som stadfester at VIAGRA er et berømt
merke i Norge. Det er imidlertid ingen mangel på slike avgjørelser i Europa forøvrig og for å
illustrerE dette vil vi vise til en del rettsavgjørelser der det fastslås at VIAGRA er et berømt
merke. Som nevnt oppnådde VIAGRA allmenn berømmelse i løpet av kort tid etter produktet ble
lansert.
1) I en sak for Storbrittanias High Court sak.nr. HC1999 saksøkte Pfizer Inc. Eurofood-Link for
varemerkeinngrep i CTM 233890 VIAGRA. Saken dreiet seg om saksøktes bruk av merket
VIAGRENE for en urtedrikk. Pfizer Inc. fremla en rekke presseklipp som bevis for VIAGRAs
omdømme og innarbeidelse på det britiske markedet pr. juni 1999.
I dommen av 10. desember 1999 uttalte dommeren følgende:
"The mark VIAGRA is a relatively recently registered mark. It is of a distinctive character in the
sense that it is not an ordinary English word and has no direct reference to the character or
quality of the goods. On the evidence before me it has, in a short period of time, become an
extremely well known mark. It must be rare that the trade name of a pharmaceutical product
becomes part of the vocabulary of the public in a short space of time but I am wholly satisfied
that by the date of the writ herein VIAGRA had become a household word as indicating a
product for the treatment of penile erectile dysfunction".

Annen avd. sak nr. 7940 10
I tillegg ble fremlagt ytterligere bevis og viteforklaringer for å demonstrere massive presseomtale
i UK og Europa forøvrig og at Viagra var det hurtigst selgende farmasøytiske produkt i historien.
På basis av dette konkluderte dommeren som følger:
"In the papers before me there is ample material to support those assertions and, in
consequence, I find as a fact that as at the date of the writ, the trademark VIAGRA had become a
household name in this country as denoting a pharmaceutical product for use in the treatment of
penile erectile dysfunction. Indeed, that such a reputation exists is confirmed by the defendant's
desire to trade upon it in marketing their VIAGRENE product".
Vi vedlegger en kopi av avgjørelsen i sin helhet.
Vedlegg 6: UK High Court case HC1999 No. 00324.
Det har i tillegg vært en rekke andre dommer i europeiske land hvor man har landet på samme
konklusjon nemlig at VIAGRA er et berømt merke med krav på utvidet beskyttelse.
For å ta et representativt utvalg vil vi vise til følgende:
2) Romania Nasjonale Styre for Oppfinnelser og Varemerke, september 2002.
Pfizer Products Inc. vs. S.C Vinalcool SA vedrørende merkene VIAGRA i kl. 5 og KAVIAGRA
i kl. 33, 35 og 39.
I avgjørelsen side fire anføres det at innsigeren har ført bevis for at varemerket VIAGRA er vel
kjent i Romania for den relevante delen av omsetningskretsen.
Vedlegg 7: Avgjørelse fra Romania.
3) Court of Napoli First Civil Section 13. mars 2003.
I dommen uttaler retten på side 2 følgende om Viagra; "It is equally true that it enjoys (and not
only in Italy) assured renown. This could be asserted on the basis of simply how well-known it
is, but it has however been strictly documented by the Plaintiff with the submission of extensive
and exhaustive press releases. VIAGRA - an almost unique case for a medicinal product - has
become a kind of phenomenon of mass custom, linked to which is a very strong positive
potential"
Vedlegg 8: Avgjørelse fra Italia.
4) Avgjørelse av Mars 2003 fra Monacos appell domstol vedrørende VIAGRA Pfizer Inc. vs
Monaco TELEMATIC.
Avgjørelsen stadfester det universelle omdømme til VIAGRA og den potensielle skade
varemerket kan bli påført ved uautorisert misbruk. Saksøktes produkter var medisinsk
dataprogramvare og telematikktjenester
Vedlegg 9: Avgjørelse Monaco.
5) Slovakia - Avgjørelse av august 2004 fra Slovakias Styre for Industrielt Rettsvern.

Annen avd. sak nr. 7940 11
Saksøktes merke VIAGRIK, Pfizer Products Inc VS NOVAKO OPOVA.
Slovakisk varemerkeregistrering nr. 13193883 ble slettet og Styret uttaler på side fem i
avgjørelsen side fem følgende:
"the evidence submitted by the Plaintiff, namely the evidence concerning the massive
advertisements in the press clearly and undoubtedly prove the well-known character of the cited
trademark VIAGRA in the Slovak Republic. The submitted means of evidence proves by its
nature the high quality of distinctiveness of the cited trademark connected with its intensive use
and its mass promotion and advertizing in connection with consumer public in territory of the
Slovak Republic".
Vedlegg 10: Avgjørelse Slovakia.
6) Nederland Zutphen Distriktsrett 24. mars 2004.
Saksøktes varemerke SIGRA - Pfizer Inc. vs. Alfa Pharmaceutical BV.
I dette tilfelle var saksøktes produkter farmasøytiske preparater. I rettens avgjørelse avsnitt 5.1
uttales følgende "it is an established fact between the parties that VIAGRA is a well known trade
mark".
Vedlegg 11: Avgjørelse Nederland.
I tillegg vil vi vise til følgende internasjonale avgjørelser:
7) Australia - Avgjørelse fra Federal Court of Australia 2006
Saksøktes varemerke HERBAGRA Pfizer Products Inc. vs. Karam
Denne avgjørelsen er interessant fordi den vedrører bruk av et forvekslbart kjennetegn i relasjon
til andre varer enn i kl. 5 nemlig en urtedrikk. Retten uttaler blant annet følgende:
"I am satisfied that the trademark HERBARGRA in respect of the particular goods in question
would be deceptively similar to the trademark VIAGRA which has acquired a reputation in
Australia prior to the application for HERBARGRA and that because of the reputation of
VIAGRA the use of HERBARGRA would be likely to deceive or cause confusion".
Vedlegg 12: Avgjørelse i Australia.
8) Styret for det Industrielle Rettsvern Korea
Saksøktes merke VIAGRA & figur in class 12 - Pfizer Products Inc. v Sung Min-Chu
Retten la til grunn at VIAGRA var et berømt merke og nektet registrering av VIAGRA og
bilfigur i relason til varer i klasse 12. Konklusjonen var som følger:
"The opposer argued that the Cited Mark is quite well-known. The submitted evidentiary
materials showing the well-known status are as follows: The opposer's corporation is
pharmaceutical company in U.S.A. and its subsidiary "Pfizer Pharmaceuticals Korea Ltd." was
established in 1958 and it has been in business up to now. "Viagra" which was developed by the

Annen avd. sak nr. 7940 12
opposer, is the mark referring to an "erection expeditor for impotent patients". When various
newspapers continuously promoted "Viagra" for the first time in 1997, it gained worldwide
popularity and fame. For example, Newsweek ran cover stories about "Viagra" in its June 22,
1998 and November 17, 1997 editions. Moreover, Woman's News, U.S.A. Today, Times, etc. ran
various stories of "Viagra", about its effects of social changes it will cause etc. "Viagra"
repeatedly was broadcasted on CNN. Through mass media, "Viagra" became recognized
worldwide. Furthermore, "Viagra" appeared in the Oxford Dictionary. 220,000 people took
"Viagra" in the U.S. alone; 15,000,000 men took over seventy million "Viagra" tablets through
the world by 2001 year; the "Viagra" mark is as famous as "Coca Cola". Pfizer's Sale Figures
of "Viagra" in the U.S. reached approx. 1,000,000,000,000 Korean Won per year. Due to
"Viagra", Forbes Chose Pfizer as the best enterprise of 1999, it took fourth place in sales volume
ranking through the world, and was first place for advertisements. The Cited Marks were
registered in 130 countries, including in Korea. Furthermore, there are various cases where
marks similar to the Cited Marks were filed but rejected on the basis of the similarity to the
"Viagra" mark. Considering these facts, it is presumed that even though the goods being
compared are dissimilar to each other, the Cited Marks are considered as world-renowned
trademarks, including in Korea".
Vedlegg 13: Avgjørelse Korea.
Domenekonflikter
Det foreligger en rekke domeneregistreringer hvor tredjeparter har forsøkt å inkorporere
VIAGRA i sine domeneregistreringer.
Vedlagt følger en oversikt over saker hvor WIPO har avfattet en avgjørelse i Pfizers favør. Antall
saker og variasjonen av saker indikerer den renomméoppbygging som er innsigerens varemerke
til del.
Vedlegg nr. 14: Oversikt over avgjørelser i domenekonflikter brakt inn for behandling hos
WIPO.
Administrative Innsigelsessaker
Pfizer har tatt skritt for å hindre endelig registreringer av en rekke varemerker som enten er
identiske eller forvekslbare med VIAGRA enten disse har omfattet identiske eller helt
forekjellige varer og tjenester. Vi vedlegger en oversikt over slike saker ført for OHIM,
Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia.
Vedlagt følger også en statusrapport fra det nasjonale tyske registreringsverket i relasjon til
registrering nr. 39551896, VIAGRA sammen med andre nektede søknader for det samme eller et
forvekslbart merke for tredje parter.
I samtlige saker innga Pfizer innsigelser som enten ble tatt til følge eller medførte at søknaden
frivillig ble trukket tilbake.
Vedlegg nr. 15: Oversikt over innsigelsessaker.
I den sammenheng vil vi også få vise til det faktum at innsiger innga en protest mot den russiske
delen av nærværende internasjonale registrering Nr. 855223 VIAGUARA. Dette medført at
russiske myndigheter nektet å beslutte merket gjeldende i Russland.

Annen avd. sak nr. 7940 13
Vedlegg nr. 16: Kopi av avgjørelse fra det russiske Patentstyret vedr. IT 855223 VIAGUARA.
2.7 MARKEDSANDELER
Det er for 1. Avdelingen fremlagt dokumentasjon som viser salgstall og markedsandeler. Den
fremlagte dokumentasjonen viser at VIAGRA er det markedsledende produktet innenfor sitt
segment på det norske markedet.
Vi vedlegger i tillegg en artikkel fra 2003 hentet fra avisen Herald Tribune (hvilket også
distribueres på det norske markedet) hvor det er anslått at det totale verdensmarkedet for
preparater for behandling av erektil dysfunksjonalitet i 2005 vil være i størrelsesorden 3,5
milliarder US dollar. I nevnte artikkel er det også spådde at VIAGRA vil beholde sin posisjon
som det markedsledende produktet.
Vedlegg 17: Artikkel fra Herald Tribune.
Vi vedlegger også en ekstrakt fra EU Kommisjonens behandling av Pfizer Inc.'s overtakelse av
Pharmacia og vi viser til paragraf 78 hvor VIAGRAs markedsandeler i EU (og EØS-området) på
det relevante tidspunkt diskuteres.
Vedlegg 18: EU Kommisjonens rapport vedrørende Pfizers kjøp av Pharmacia.
2.8 Salg/Omsetning:
Under 1. Avdelingens behandling av saken ble det også fremlagt omsetningstall for Norge for
perioden 1999 frem til 2007.
Det skal understrekes at IMS er en uavhengig organisasjon som driver markedsundersøkelser og
konsulentvirksomheter spesielt rettet mot den farmasøytiske sektor. Vi vedlegger en utskrift fra
IMS hjemmeside til nærmere orientering.
Vedlegg 19: Utskrift fra IMS' hjemmeside.
Vi forstår det imidlertid slik at Patentstyret ikke har reist noen tvil med hensyn til riktigheten av
det fremlagte tallmaterialet.
Det skal igjen understrekes at de oppgitte omsetningstall er i hele tusen US dollar.
I henhold til IMS database har VIAGRA i 2005 en markedsandel på totalt 45% av det europeiske
markedet som representerer et salg på ca. 437,48 millioner US dollar av et totalmarked på ca.
960,44 millioner.
Når det gjelder salg av VIAGRA på verdensbasis kan det fremlegges følgende opplysninger:
VIAGRA ble, som tidligere nevnt, lansert i USA i april 1998. Fra lanseringsdagen i USA til
slutten av 1998 representerte det verdensomspennende salget av VIAGRA en verdi på 788
millioner US dollar. I USA alene hadde over 200,000 leger skrevet ut mer enn 7 millioner
resepter på 3 millioner pasienter. I første kvartal 1999 var det verdensomspennende salget av
VIAGRA 193 millioner US dollar.

Annen avd. sak nr. 7940 14
Fra lanseringsdatoen i USA i april 1998 frem til april 1999 ble det skrevet ut 9 millioner resepter
for mer enn 4 millioner pasienter hvor én av tre leger i USA antas å ha skrevet ut resepter for
VIAGRA inkludert 95 % av alle urologer og 70 % av alle kardiologer.
Her gis det ytterligere opplysninger om VIAGRA som det markedsledende produktet på
verdensbasis med hensyn til behandling av erektil dysfunksjon.
De fremlagte ekstrakter demonstrerer også at produktet og varemerket fortsatt er verdens ledende
produkt innen sitt segment og bekrefter det andre bevismaterialet som er fremlagt og
understreker den enorme suksess og den posisjonen merket VIAGRA har oppnådde i verden og i
Norge fra 1998 frem til i dag.
Vedlegg 20: Årsrapporter fra Pfizer fra 1998 frem til 2005.
2.9 Medisinske kongresser:
Pfizer har deltatt i uttallige medisinske konvensjoner og kongresser over hele verden med
tusenvis av deltagere fra den medisinske profesjonen.
På disse kongressene har Pfizer et VIAGRA informasjonsstand. Disse har klart vist varemerket
VIAGRA og vi vedlegger foto som viser hvordan en slik typisk stand ser ut.
Vedlegg 21: Foto av informasjonsstand.
Vedlagt følger også en oversikt over hvilke kongresser innsigeren har deltatt på i perioden 2000
frem til 2008.
Som det fremgår har mer enn 18 av disse funnet [fant] sted i Europa og 2 fant sted i henholdsvis
Stockholm og København. Det må anses som overveiende sannsynlig at disse kongressene har
blitt besøkte av medisinere fra Norge.
2.10 Annet Sitat fra boken "Inventing the 20th Century - 100 Inventions that shaped the
World
VIAGRA-produktet var inkludert blant de hundre viktigste oppfinnelsene i det 20. århundre. I
boken Inventing the 20th Century - 100 Inventions that shaped the World av Stephen Van
Dolken og Andrew Phillips publisert av New York University Press i oktober 2000 ble
VIAGRA-produktet fremholdt som en av de topp hundre oppfinnelsene som formet verden
mellom 1990 og 1999. Dessverre har vi enda ikke mottatt en kopi av overnevnte bok men vil
ettersende dette så snart det lar seg gjøre.
Anvendelsen av Varemerkelovens 6,2 ledd.
Vi mener at den bedømmingen som Patentstyret har gjort i forbindelse med tidligere inngitte
dokumentasjon for at innsigerens merke har krav på utvidet beskyttelse er feil.
Man kommenterer ikke det som knytter seg til omsetningstall og markedsandeler utover å
konstantere at markedsandelen er synkende som følge av at det har kommet nye konkurrerende
produkter på markedet. Innsigeren har imidlertid fortsatt en markedsandel på over femti prosent
og totalvolumet på salgstallet er høyere i 2007 enn i 2000.

Annen avd. sak nr. 7940 15
Den presseomtalen som er dokumenter har man tydeligvis ikke vektlagt. Igjen må det
understrekes at dette kun var tilfeldigvalgte eksempler og ikke en komplett oversikt over den
mediaoppmerksomhet som har blitt innsigerens merke til del.
På basis av den dokumentasjon som nå er fremlagt er det etter vår oppfating hevet over enhver
tvil at innsigerens merke VIAGRA er så vel kjent og har en slik anseelse her i Norge at det har
krav på utvidet vern. De vilkår som er statuert i EF Domstolens sak C-375/97 Chevy og Annen
Avdelings avgjørelse nr. 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express er oppfylt da VIAGRA er kjent
av en "betydelig andel av den relevante omsetningskretsen". I premiss 29 i CHEVY saken uttaler
retten at man skal "ta hensyn til all sakens relevante omstendigheter således som varemerkets
markedsandel, intensitet, den geografiske utstrekning og varigheten av bruken av merket samt
størrelsen av de investeringer virksomheten har foretatt for å fremme varemerket.
I nærværende sak har innsiger foretatt betydelige investeringer for å fremme sitt merke og både
når det gjelder intensitet, omtale og markedsandeler er innsigers varemerke i en særklasse.
Som en kuriositet vedlegger vi en utskrift fra nettleksikonet Wikipedia hvor det blant annet sies
følgende:
Viagra var det første legemiddelet i sitt slag og takket være tung markedsføring og stor interesse
i mediene og i samfunnet forøvrig, ble merkevaren raskt nesten like kjent som Coca-Cola,
McDonald's og Nike. Det er svært sjelden at navnet på et legemiddel blir allemannseie i en slik
grad. All oppmerksomheten rundt Viagra, gjorde at også Pfizer ble kjent. Aksjekursen doblet
seg ved lanseringen
Vedlegg 22 Kopi fra Wikipedia.
Patentstyret anfører videre at innsigers merke nok er innarbeidet for visse varer i klasse 5 men
ikke at det er så berømt at det har krav på utvidet vern. Det hevdes videre at varemerke VIAGRA
I "gjennomsnittsbrukerens bevissthet vil være så knyttet til ett bestemt legemiddel for erektil
dysfunksjon i kl.5 at assosiasjoner til dette produktet ikke vil oppstå hvis forbrukere ser et merke
inneholdende mange av de samme bokstavene som merket VIAGRA men for et helt annet
vareslag".
Når det gjelder et varemerke som er så vel kjent at det har krav på et utvidet beskyttelse vil det jo
vanligvis forholde seg slik at gjennomsnittsforbrukeren nettopp forbinder merkenavnet med et
bestemt produkt. COCA-COLA forbindes med en leskedrikk, McDONALD's for hamburgere
etc. Dette forhindrer selvsagt ikke at merket av den grunn kan oppnå en slik status at det har krav
på utvidet beskyttelse. Dersom det forholder seg slik at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med
innsigeren varemerke og hvilke preparat det brukes for, ligger det vel i det en erkjennelse av at vi
her står ovenfor et særlig kjent merke.
Når det gjelder Varemerkelovens § 6, 2. ledd er det ikke et krav at det foreligger
forvekslingsrisiko i tradisjonell forstand og i sin ytterste konsekvens innebærer regelen et forbud
mot å benytte samme eller lignende merker uavhengig av om det foreligger vare- og/eller
tjenestelikartethet.
Vurderingstemaet blir derfor hvorvidt tredjemanns bruk av samme eller lignende merke
innebærer en fare for urimelig utnyttelse eller forringelse.
For at det skal foreligge en fare for urimelig utnyttelse eller forringelse kreves det at det yngre
merket utløser en assosiasjon til det velkjente merke hos gjennomsnittsforbrukeren. I CHEVY

Annen avd. sak nr. 7940 16
saken fremhevet EU domstolen at graden av innarbeidelse er av stor betydning og at "jo større
varemerkets særpreg og renommé jo lettere vil en skade kunne antas å foreligge" (premiss 30).
Hensynet bak "Kodak doktrinen" kodifisert i Varemerkelovens § 6, 2. ledd er flersidig men det
viktigste hensynet er å beskytte de særlig berømte merkene mot urettmessig renommésnylting og
illojal konkurranse da slike kjennetegn vil være spesielt utsatt for denne type misbruk.
Etter vår oppfatning bidrar det fremlagte materialet helt klart til å uttvetydig bevise at innsigerens
merke er så velkjent og har en slik anseelse her i riket at det vil bety en urimelig utnyttelse eller
forringelse av innsigerens goodwill dersom merket blir brukt av en tredjepart uansett hvilke varer
det dreier seg om.
Søkerens bruk og registrering av VIAGUARA er et klassisk tilfelle av en urimelig og ulovlig
utnyttelse av en annens markedsinnsats ved å aktivt søke en assosiasjon til et velrenommert og
kjent merke ved markedsføring av egne produkter.
Selv om søkerens varer er begrenset til kl. 33 kan det skade innsigerens omdømme dersom en
tredjepart benytter merket i relasjon til for eksempel alkoholholdige produkter. Det er også klart
at å benytte et merke så tett opptil innsigerens berømte varemerke uvegerlig innebærer en
uberettiget utnyttelse av de goodwillverdier dette representerer.
Vi har tidligere inngitt dokumentasjon som viser hvordan søkeren markedsfører sin
VIAGUARA. I produktomtalen heter det blant annet at VIAGUARA ”inspires your senses and
stimulates your body”, ”get seduced by the thrill”, ”Guarana increases the sexual appetite of both
genders”, ”erotic adventure”, etc. Dette skulle, etter vår oppfatning, ytterligere bidra til å styrke
vår tidligere påstand om at likheten med innsigers berømte varemerke VIAGRA neppe er
tilfeldig.
Videre har selve produktet en etikett som viser en avbildning av to indianere hvor i alle fall en
vises med erigert kjønnsorgan. Vi viser til vedlagt utskrift.
Dette indikerer at likheten mellom merkene ikke skyldes en tilfeldighet men at søkeren aktivt
forsøker å bli identifisert med innsigerens merke og bevisst forsøker å utnytte de goodwillverdier
som tilligger dette merket. Det foreligger overhode ingen aktverdig grunn for å ta i bruk merket
VIAGUARA annet enn å søke en assosiasjon med innsigerens merke og de goodwillverdier dette
representerer samt å utnytte disse for å skape oppmerkesomhet om sitt eget produkt.
Videre skal det hevdes at bruk av merket VIAGUARA i relasjon til alkoholholdige drikker i
henhold til Varemerkelovens § 6, 2. ledd også kan være direkte skadelig for det omdømme
innsigerens produkter har i markedet. VIAGRA er et seriøst farmasøytisk produkt for behandling
av erektil dysfunksjonalitet. Søkerens merke omfatter alkoholholdige drikker, likør, brandy og
vin.
Alkohol kan være en kilde til både akutt og kronisk erektil dysfunksjon. Det sier seg selv at det
ikke er en verre assosiasjon for en produsent av slike legemidler for å behandle erektil
dysfunksjon enn å bli forbundet med et produkt som nettopp er egnet til å frembringe en slik
tilstand.
Videre markedsføres søkerens produkter som har en oppkvikkende og stimulerende effekt.
I denne sammenheng skal det understrekes at innsigerens har arbeidet hardt for å unngå at
produktet VIAGRA skal bli stemplet som et afrodisiakum eller et kvasifarmasøytisk produkt.
Søkers bruk av merket i relasjon til slike varer innebærer derfor en trivialisering av VIAGRA og

Annen avd. sak nr. 7940 17
den tilstanden det forsøker å behandle. Dette er helt klart ødeleggende for varemerkets
omdømme og seriøsitet.
På ovennevnte bakgrunn ber vi derfor om at innsigelsen tas til følge slik at tidligere avgjørelse
om å beslutte den norske delen av søkerens internasjonale registrering som gjeldende oppheves."
Den 4. september 2009 melder patentkontoret ABC-Patent Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,
Oslo, seg som fullmektig for registreringshaver, og i imøtegåelsen av klagen av samme dato,
uttaler registreringshavers fullmektig følgende:
"Det vises til Patentstyrets skriv datert 15. mai 2009 sendt til innehavers WIPO-fullmektig
Ryszard Skubisz, Polen, vedlagt klage til 2. avdeling fra innsigers fullmektig, Acapo AS.
Vårt firma er oppnevnt som norsk fullmektig i saken. Fullmakt fra innehaver følger vedlagt.
I henhold til Patentstyrets brev datert 13. august 2009 er det gitt en forlenget frist til 1. oktober
2009 for å innlevere svar på motpartens klage, grunnet forsinket oversendelse av etterspurte
klagevedlegg fra Patentstyret.
På vegne av Viaguara SA vil vi imøtegå innsigers anke og avvise at det foreligger
forvekslingsfare mellom ordmerket VIAGUARA, i henhold til den norske delen av internasjonal
varemerkereg.nr. 855223, og ordmerket VIAGRA, i henhold til norsk varemerkereg.nr. 179785.
Ad. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6
Innledningsvis vil vi fastslå at partene synes å være enige om at vilkåret om vareslagslikhet etter
varemerkeloven § 6 første ledd ikke er oppfylt. Temaet videre er følgelig hvorvidt det foreligger
merkelikhet mellom merkene VIAGUARA og VIAGRA.
Utgangspunktet for vurderingen er merkene slik de fremkommer i varemerkeregisteret, nemlig
som rene ordmerker. Det skal foretas en konkret vurdering der merkenes helhetsinntrykk er
avgjørende.
Innsiger undervurderer betydningen av at søkers merke inneholder de to tilleggsbokstavene U og
A. Disse to konsonantene spiller en vesentlig rolle i forvekselbarhetsvurderingen av de to
merkene. Som hovedregel spiller vokaler en mer betydelig rolle enn konsonanter. Det er ikke
grunnlag for å hevde at første del av merket skal tillegges størst betydning.
Fonetisk fører de to ekstra vokalene UA i VIAGUARA til en annen deling av stavelser og en
annen betoning enn uttalen av VIAGRA. Bokstavene UA er trykksterke vokaler som bidrar til en
markant forskjell i uttalen mellom VIAGUARA og VIAGRA. Videre gjør tillegget av UA i
innehavers merke at forbindelsen mellom bokstavene G og R brytes. Uttalen av VIAGUARA
deler dermed ikke den karakteristisk sterke uttalelyd av de tre siste bokstavene i innsigers merke
–GRA. Denne siste stavelsen er fremtredende i uttalen av merket VIAGRA.

Annen avd. sak nr. 7940 18
De nevnte forskjellene gjør det så godt som umulig å uttale VIAGUARA på samme måte som
VIAGRA. Merkene fremstår derfor som fonetisk forskjellige.
Vi vil understreke at det er nærliggende å anta at den norske gjennomsnittsforbruker vil uttale
begge merkene med norsk uttale, selv om enkelte nok vil ha kjennskap til engelsk uttaleform av
merkene.
I henhold til OHIMs praksis gjelder det prinsippet at i vurderingen av forvekslingsfare mellom to
rene ordmerker, har merkenes uttale større relevans enn den visuelle fremtoningen.
Ikke desto mindre bringer vokalen U og den andre A i VIAGUARA inn en godt synlig visuell
forskjell med VIAGRA. De to ekstra bokstavene bidrar til å gi innehavers merke et visuelt lengre
inntrykk enn innsigers merke, og det visuelle helhetsinntrykket mellom merkene er tiltrekkelig
forskjellig til at det er fare for at merkene forveksles.
Selv om det kan være slik at en del gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte varemerkene som
fantasimerker, vil enkelte kunne oppfatte innsigers merke som en sammenstilling av de to
elementene VIA– og –GRA. VIA vil her kunne henspeile på ”vitalitet” mens elementet -GRA
ikke vil ha noen betydning. Varemerket VIAGUARA er på sin side satt sammen av de to
bestanddelene VIA– og –GUARA, der sistnevnte er en forkortelse for ordet ”guarana”, en
klatreplante fra Brasil som benyttes i innehavers alkoholholdige drikker. Det er grunn til å anta at
en ikke ubetydelig del av gjennomsnittsforbrukerne vil oppfatte dette og assosiere innehavers
merke med guarana-planten.
Også assosiasjonsmessig vil vi hevde at det er forskjeller mellom de to merkene som ytterligere
bidrar til å holde de to fra hverandre.
Innsiger referer selv til at navnet VIAGRA har blitt allemannseie. På folkemunne er det ikke
uvanlig at alle typer ”potensmidler” omtales som ”viagra”, og man kan spørre seg om ikke
VIAGRA er i ferd med å bli utvannet som varemerke. Noen tilfeldig utvalgte eksempler på slik
generisk bruk av VIAGRA finnes i vedlagte utskrifter fra Google-søk på internett, deriblant
”datidens Viagra” (om arsenikk), ”jærsk viagra” (om matrett av råvarer fra Jæren), ”Norsk villviagra”
(om Rosenrot) og ”Viagra-effekt” (om stanken av råtne egg). VEDLEGG 1.
Det er åpenbart at det verken foreligger vareslagslikhet eller kjenneslagslikhet mellom merkene.
Omsetningskretsen for de varer det her gjelder kan ikke komme til å ta feil av kjennetegnene,
eller komme til å tro at det foreligger kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes
innehavere. Følgelig foreligger det ikke forvekslingsfare etter varemerkeloven § 14 første ledd
nr. 6.
Ad. varemerkeloven § 6 annet ledd
Innsiger hevder at merket VIAGRA har krav på utvidet vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd.
Spørsmålet er følgelig om VIAGRA er så velkjent og har en slik anseelse i Norge at det vil bety
en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om VIAGUARA blir brukt for de varene
internasjonal varemerkereg.nr. 855223 omfatter.
Etter vår oppfatning har innsiger ikke godtgjort at kravene til utvidet vern etter varemerkeloven §
6 annet ledd er oppfylt.

Annen avd. sak nr. 7940 19
For det første vil vi understreke at utgangspunktet må være at det er tilstrekkelig avstand mellom
merkene både visuelt, fonetisk og betydningsmessig til at de ikke vil kunne forveksles.
Når det gjelder spørsmålet om varemerket VIAGRA er ”velkjent” og har ”anseelse”, må vi
minne om at det utvidede vernet etter denne bestemmelsen er forbeholdt varemerker med en
goodwillverdi utenom det vanlige.
Innsiger har gjennom fremleggelse av dokumentasjon forsøkt å godtgjøre at merket VIAGRA er
tilstrekkelig velkjent og har slik anseelse i Norge at kravene til anvendelse av varemerkeloven §
6 annet ledd er oppfylt.
Vi kan ikke se at de opplysningene som fremlegges godtgjør at disse kravene er oppfylt.
Medieomtalen det vises til indikerer bred interesse for VIAGRA og temaet ”potensmidler”, men
ikke på en slik måte at det underbygger vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd. Når det gjelder
henvisningen til rettsavgjørelser, vil vi understreke at de nasjonale avgjørelsene innsiger har
trukket frem, angår saker som er til dels svært forskjellige fra gjeldende sak, og de har derfor
ingen relevans i denne saken. De omsetningstallene som fremlegges og det faktum at
markedsandelene de siste årene nærmest har blitt halvert, bidrar ikke til å underbygge påstandene
om at varemekret VIAGRA har opparbeidet en goodwillverdi utenom det vanlige i Norge. Heller
ikke de øvrige opplysningene som fremlegges sannsynliggjør innsigers påstander om at kravene
etter varemerkeloven § 6 annet ledd er oppfylt.
Som en kommentar til innsigers henvisning til administrative innsigelsessaker, finner vi det
relevant å opplyse at OHIM nylig har hatt en sak tilsvarende den foreliggende til behandling (B
001115809). I avgjørelse datert 30.06.2009 ble motpartens innsigelse avvist i sin helhet.
VEDLEGG 2.
Selv om det skulle legges til grunn at VIAGRA er innarbeidet for legemiddeler for erektil
dysfunksjon, har ikke innsiger gjennom den fremlagte dokumentasjonen godtgjort at merket må
anses som velkjent i en betydelig del av den relevante omsetningskretsen i Norge, i henhold til
varemerkeloven § 6 annet ledd.
Når det gjelder spørsmålet om det foreligger urimelig ”utnyttelse” og ”forringelse” av merket
VIAGRA dersom VIAGUARA brukes for alkoholholdige drikker, er det et krav at slik bruk
utløser en assosiasjon til innsigers merke. I denne vurderingen skal det tas hensyn til avstanden
mellom vareslagene og den grad av særpreg det eldste merket har.
Selv om vi går ut fra at innsigers merke, i henhold til norsk varemerkereg.nr. 179785, har
oppnådd en anseelse i Norge for en spesiell type farmasøytiske produkter før inngivelse av
søknaden for VIAGUARA, vil en gjennomsnittsforbruker ikke etablere en sammenheng eller
assosiere de to merkene. Dette skyldes betydelige forskjeller mellom de to merkene, i tillegg til
det faktum at varene under de to merkene er totalt forskjellige.
Det er riktignok slik at varemekreloven § 6 annet ledd nettopp vil kunne få anvendelse der varene
er forskjellige. Imidlertid må avstanden mellom varene gjøre det mulig å fremkalle assosiasjon
mellom merkene hos en gjennomsnittsforbruker. I denne sammenheng er det vanskelig å gå ut fra
at en den relevante delen av omsetningskretsen kan assosiere at varemerke som dekker
farmasøytiske og veterinære preparater med et annet varemerke som dekker alkoholholdige
drikker.

Annen avd. sak nr. 7940 20
Når det gjelder legemiddeler for erektil dysfunksjon av typen VIAGRA og sprit av merket
VIAGUARA, er omsetningen av begge disse vareslagene underlagt streng kontroll her til lands.
VIAGRA er et reseptbelagt produkt som hovedsakelig omsettes gjennom apotek etter
forutgående legekonsultasjon. Legemiddelets målgruppe er menn over 18 år som lider av erektil
dysfunksjon, altså en relativt begrenset målgruppe. I omtale av produktet poengteres det at denne
type legemidler ikke passer for alle og at pasienter skal gjennom en legeundersøkelse før
medisinering starter. Legal omsetning av sprit i Norge er begrenset til Vinmonopolet, taxfreeutsalg
og serveringssteder med skjenkebevilling, og aldersgrensen er 20 år.
Vi har med andre ord å gjøre med totalt forskjellige distribusjonskanaler, og målgruppen for
legemidler av typen VIAGRA må kunne sies å ha en langt snevrere målgruppe enn søkers
produkter, selv om målgruppene til en viss grad vil være overlappende.
Det må antas at VIAGRA i gjennomsnittsforbrukers bevissthet gir assosiasjoner til
”potensmidler”, og at assosiasjoner til VIAGRA eller lignende produkter ikke vil oppstå hvis
forbrukeren ser et varemerke inneholdende mange av de samme bokstavene som VIAGRA, men
for helt andre vareslag, alkoholholdige drikker. Varene har verken fellesskap i fremstilling,
produksjon, omsetning eller bruk.
Vi vil på det sterkeste avvise at søkeren aktivt forsøker å bil identifisert med innsigers merke og
bevisst forsøker å utnytte de goodwillverdier som tilligger dette merket, slik innsiger hevder.
Varemerket VIAGRA kan muligens anses som et merke med anseelse kun i forbindelse med
farmasøytiske varer for å behandle erektil dysfunksjonalitet.
Som det fremgår blant annet av etiketten på søkers varer og informasjon på søkers hjemmeside
www.viaguara.com, inneholder søkers produkter guarana ekstrakt. Guarana er et bio-stimulant,
som inneholder koffein. Det vil kunne stimulere fysisk og mentalt på forskjellige nivåer, også
seksuelt. I sin produktomtale informerer søker om guarana-plantens egenskaper, og dette er noe
helt annet enn å forsøke å skape assosiasjoner til VIAGRA og dets anseelse som farmasøytisk
preparat.
Utgangspunktet for forvekselbarhetsvurderingen er de to ordmerkene VIAGUARA og VIAGRA
slik de fremstår i de respektive søknader/registreringer. Den faktiske bruken av varemerkene kan
derfor ikke tillegges vekt i denne sammenheng. Videre skal det opplyses av vår klient aldri har
brukt sitt varemerke i Norge. Innsigers anførsler vedrørende avbildning av indianere med
erigerte kjønnsorgan på vår klients produkter, og henvisning til produktomtale som antyder at
produktet stimulerer konsumentens sexlyst, må under enhver omstendighet avfeies.
Bakgrunnen for innehavers merke er å skape assosiasjoner til guarana-planten, og ikke ønsket om
å skape assosiasjoner til varemerket VIAGRA, slik innsiger hevder. Det ville være absurd
dersom enhver vare og tjeneste som har denne type stimulerende effekt skulle bli sammenlignet
med et farmasøytisk produkt for behandling av erektil dysfunksjonalitet.
Slik vi ser det er det her snakk om en ren hypotetisk fremtidig risiko for at det vil kunne foreligge
urimelig utnyttelse eller forringelse av varemerket VIAGRAs anseelse ved bruk av varemerket
VIAGUARA på de angitte varer. Innsiger har ikke fremlagt overbevisende bevismateriale til
støtte for sine anførsler i spørsmålet om utvidet vern etter varemerkeloven § 6 annet ledd, og
kravet om ”kodakvern” kan derfor ikke tas til følge.
Vi er av den oppfatning at det er tilstrekkelig avstand mellom merkene fonetisk, visuelt og
betydningsmessig til at de vil kunne forveksles. Det er utvilsomt stor avstand mellom

Annen avd. sak nr. 7940 21
vareslagene medisiner og alkoholholdige drikker. Følgelig er det lite sannsynlig at
gjennomsnittsforbrukeren vil knytte assosiasjoner til VIAGRA i sammenheng med varer i kl. 33.
Det innebærer ingen ulimelig utnyttelse eller forringelse av VIAGRAs anseelse eller goodwill
dersom VIAGUARA blir brukt på varer omfattet av internasjonal varemerkereg.nr. 855223.
Det er vår klare oppfatning at Patentstyrets 1. avdeling har foretatt en riktig vurdering i
spørsmålet om utvidet beskyttelse etter varemerkeloven § 6 annet ledd. Den dokumentasjon
innsiger har innlevert i forbindelse med klagen til 2. avdeling gir ikke grunnlag for å endre på
denne vurderingen.
Avslutningsvis vil minne om at Patentstyret avviste motpartens innsigelse etter behandling i 1.
avdeling, på grunnlag av motpartens anførsler alene, uten at vår klient hadde svart på innsigelsen.
Under henvisning til ovenstående ber vi Patentstyrets 2. avdeling om at motpartens klage ikke tas
til følge."
I sitt tilsvar av 24. november 2009 uttaler innsigers fullmektig:
"Vi viser til Patentstyrets brev av 25.09.09 med oversendelse av uttalelse av 04.09.09 fra
registreringsinnehavers fullmektig ABC - Patent. Nedenfor følger våre bemerkninger til
sistnevnte uttalelse, samt våre ytterligere anførsler i saken.
Saken gjelder hvorvidt innsigers merke VIAGRA er forvekselbart med det registrerte merket
VIAGUARA, jf. varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6, jf. § 4 og § 6 annet ledd.
Det fremsettes følgende kommentarer til registreringsinnehaverens ulike argument:
1. Kravet til kjennetegnslikhet, jf. vml § 14 første ledd
Fonetisk likhet
Når det gjelder motpartens henvisning til at innsiger undervurderer betydningen av
vokalforskjellene tilbakevises dette. Våre anførsler i klagen fastholdes på dette punkt.
Vi vil i den sammenheng også imøtegå første avdelings uttalelse om at "bokstavene UA er
trykksterke vokaler". Vi vil fremheve at denne bokstavsammensetningen ikke kan ses på isolert.
Ved at vokalene er plassert omtrent midt i varemerket er det et minimum av trykk på disse
bokstavene. Ved uttalen av merket vil disse to vokalene lett forsvinne og denne ulikheten mellom
de to merkene vil da knapt være merkbar. På denne bakgrunn fremstår motpartens anførsel om at
det er "så godt som umulig" å uttale merkene på samme måte, som klart uriktig.
Fonetisk sett er merkene omtrent identisk ved at de har til felles at de begynner med VIAG- og
har den samme endingen - RA. Den svake fonetiske differansen mellom VIAGRA / VIAGUARA
er ikke tilstrekkelig merkbar for gjennomsnittsforbrukeren.
Visuell likhet

Annen avd. sak nr. 7940 22
Det fastholdes også at merkene er visuelt tilstrekkelig lik til at merkene må anses forvekselbar.
Vi ønsker i denne sammenheng å gjøre Annen Avdeling oppmerksom på den nylig avsagte
avgjørelsen som gjelder de samme merkene VIAGRA vs VIAGUARA i München distrikts
domstols avgjørelse nr. 33 O 8882/08 av 7 juli 2009 (Den nasjonale "Community Trademark
Court of First Instance" i Tyskland).
Bilag 1:
Dom av 07.07.09, Münchens distriktsdomstol.
Det hitsettes fra dommen:
(i)
There is a high level of similarity between the "VIAGRA" mark of the plaintiff and the
"VIAGUARA" mark of the respondents. The only difference between the two marks are the
two letters "ua" inserted in the middle of the word; they are not appropriate to justify a
significant difference of the marks. The mark of the respondents is longer and has three
instead of two syllables. This marginal difference, however, is not readily visible at the first
brief glance.
Det må antas at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merkenes visuelle likhet på samme
måte som den tyske omsetningskretsen.
Videre vil vi påpeke at CFI har uttalt at ved vurderingen av den visuelle likheten mellom to
ordmerker, er det fremtoningen av hver bokstav blant flere bokstaver i samme rekkefølge som er
avgjørende (dom av 25. mars 2009 i sak /-402/07 avsnitt 83).
VIAGRA
VIAGUARA
I nærværende sak er alle seks bokstaver i innsigers merke gjentatt i samme rekkefølge. Det kan
derved ikke benektes at det foreligger en høy grad av visuell likhet. Det faktum at søkers merke
inneholder to bokstaver i tillegg fjerner ikke den høye visuelle likheten mellom merkene. Det er
alltid helhetsinntrykket av merkene som er gjenstand for vurdering av om merkene er til
forveksling lik. Det helhetlige visuelle inntrykket av merkene i dette tilfellet er helt klart
tilstrekkelig likt, til at det foreligger fare for forveksling.
Vi har fremhevet dette punktet tidligere, men vil igjen fremheve at gjennomsnittsforbrukeren
sjelden har mulighet til å foreta direkte sammenligninger mellom de ulike merkene, men må stole
på det ufullstendige bildet av merkene de har i minnet. (ECJ 22 juni i sak C-342/97 Lloyd
Schuefabrik Meyer & co / Kjisen Handel, avsnitt 26). Dette er et argument av høy relevans i
denne saken med tanke på det visuelle likhetsbildet som disse merkene oppebærer.
Merkenes forestillingsbilde
Søkers fullmektig anfører at det er en forskjell i merkenes betydningsinnhold, da det er
sannsynlig at omsetningskretsen vil dele innsigers merke i VIA og GRA, og søkers merke i VIA
og GUARA. I denne sammenheng er det anført at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen
vil assosiere merket VIAGUARA med "guaranaplanten". Merkene vil skape ulike
forestillingsbilder hos gjennomsnittsforbrukeren og derved skille merkene fra hverandre. Dette
kan ikke medføre riktighet. Den anførte henvisningen til den brasilianske planten må antas å
være ukjent eller ikke oppfattet hos hovedbestanddelen av omsetningskretsen.

Annen avd. sak nr. 7940 23
Søkers fullmektig har enn videre anført at elementet VIA i VIAGRA sannsynligvis vil bli
oppfattet eller assosiert med ordet "VITALITET". Det er ingen deler av merket VIAGRA som
henviser eller spiller på ordet VITALITET, og det er vanskelig å følge det logiske resonnementet
for en slik assosiasjon.
Vi vil påpeke at det er vel etablert praksis i både Norge og EU for at varemerkene skal vurderes i
sin helhet, på bakgrunn av det faktum at omsetningskretsen ikke vil gå så langt som å analysere
merkenes ulike detaljer. (sak for ECJ 20.09.07 i sak C-193/06P Quick Restaurants).
Vedrørende anførselen om at VIAGRA er en generell term
Søkers fullmektig anfører at VIAGRA har blitt utvannet og at det ikke er uvanlig at alle typer av
"potensmidler" blir omtalt som VIAGRA. På vegne av innsiger vil vi på det sterkeste imøtegå
uttalelsene, deriblant at "varemerket VIAGRA har blitt allemannseie".
Først og fremst må det understrekes at dette argumentet er fullstendig irrelevant for nærværende
sak, da innsiger er innehaver av en gyldig varemerkeregistrering i Norge. Det er per i dag kun en
domstol som vil ha mandat til å slette en slik registrering, og det er av den grunn ikke rom for
noe slikt argument i saksbehandlingen av en innsigelsessak.
Uansett kan vi ikke la en uttalelse om at "navnet VIAGRA har blitt allemannseie", stå uimotsagt.
Dette er i realiteten en antydning om degenerasjon av varemerket VIAGRA, hvilket fremstår som
både spekulativt og uten fundament. Den type uttalelser i vedlegg 1 til tilsvaret som er hentet fra
Internett kan ikke tas til inntekt for svekkelse eller utvanning av det vern som gjelder for et
velkjent merke. Det er allment kjent at Internet er et ukontrollerbart forum hvor en stor mengde
av ubegrunnet og falsk informasjon kan spres av enhver som ønsker det og som derved nyter
fordelen av tilgangen til et virtuelt rom omtrent utilgjengelig for juridiske virkemidler. Innsiger
har derfor aktivt og gjennomgående tatt juridiske virkemidler i bruk for å imøtegå ulovlig bruk av
varemerket VIAGRA og lignende navn. Faktum er at et stort antall domstoler har holdt VIAGRA
for å være et velkjent/berømt merke berettiget til den bredest mulige grad av beskyttelse (se
dokumentasjon vedlagt i vår uttalelse av 11. mai 2009, samt til de avgjørelser referert til
nedenfor i punkt 2 og 3).
I tillegg til de avgjørelser som allerede er fremlagt som dokumentasjon i vår uttalelse av 11. mai
2009 vil vi spesielt fremheve to nylig avsagte avgjørelser av absolutt relevans for nærværende
sak, nemlig 1) den ovenfor angitte avgjørelsen av 07.07.09 av Münchens distrikts domstol
vedrørende nettopp konflikten mellom varemerkene VIAGRA og VIAGUARA og 2) avgjørelsen
av 22.09.09 fra østerriksk Høyesterett vedrørende varemerkene VIAGRA og STYRIAGRA.
Vi vil komme nærmere tilbake til relevansen av disse avgjørelsene nedenfor.
2. Varemerkeloven § 6, første og annet ledd.
Den tidligere fremlagte dokumentasjonen for bruk og markedsføring av innsigers varemerke
VIAGRA, er så omfattende at det klart forsvarer anførselen om at merket er berettiget det
utvidede vern som følger av varemerkelovens ovenfor angitte bestemmelse.
Vi kan ikke se at det foreligger noen argument i søkers uttalelse som skulle lede til en annen
konklusjon.

Annen avd. sak nr. 7940 24
Vi vil likevel kommentere dette i det følgende:
De omsetningstall som tidligere er dokumentert, sett sammen med den øvrige betydelige
mengden av dokumentasjon viser en massiv innarbeidelse i markedet i løpet av en kort
tidsperiode.
Vi presiserer på nytt at omsetningstallene i bilag 1 til innsigelsen av 4. februar kun gjelder for
Norge. Vi vil i den sammenheng vise til at den massive mediaomtalen av produktet har resultert i
at produktet er blitt velkjent også utenfor målgruppen for dette produktet.
Både motparten og Patentstyrets første avdeling synes å legge til grunn at en nedgang i
omsetningen de senere år også tilsier mindre kjennskap til merket. Dette kan vi ikke si oss enige
i. Det faktum at en aktør som har vært først ute i et markedssegment får konkurranse, betyr ikke
at kjennskapen til varemerket påvirkes. Salgstallene viser at tiltross for det faktum at
konkurrenter har entret markedet, fortsetter VIAGRA å holde en viktig posisjon som det ledende
varemerket innen dets produktsegment. Vi vil også påpeke at det er mange varemerker som har
små markedsandeler i Norge, typisk innen de mer eksklusive varemerkene som foreksempel
ROLEX og FERRARI, men som likefullt og uomtvistet er velkjente merker. Det er lite trolig at
en økning eller nedgang i omsetningen av ROLEX klokker eller FERRARI biler vil påvirke
kjennskapen til varemerkene. Vårt argument er også overførbart til forbruksvarer under
varemerkene COLGATE, PARACET og LANO. Selv om markedet for slike forbruksvarer er
ekstremt segmentert og inntatt av en rekke konkurrenter, er disse varemerkene helt klart
velkjente merker i Norge.
Vi vil i denne sammenhengen også tillegge at store deler av dokumentasjonen som er fremlagt
kommer fra aktører uavhengig av varemerkeinnehaver, hvilket tilsier at bevisverdien ved det
fremlagte må anses som svært høy.
Søkers fullmektig anfører at våre referanser til de utenlandske nasjonale avgjørelsene er
irrelevant. Til tross for dette har de samme parter ikke vært tilbakeholden med å referere til
avgjørelsen B001115809 fra OHIMs "Opposition Division", som går i søkers favør. I den
sammenheng vil vi informere Annen Avdeling om at denne avgjørelsen er påklaget, så det
foreligger ingen endelig avgjørelse i den korresponderende innsigelsessaken som pågår overfor
varemerket VIAGUARA, etter innsigelsen begrunnet i varemerket VIAGRA. Sett fra denne
siden har vi vanskelig for å følge motpartens begrunnelse når våre referanser til de utenlandske
rettsavgjørelsene avfeies som "saker som er til dels svært forskjellige fra gjeldende sak", samtidig
som det i neste avsnitt henvises til den ovenfor angitte avgjørelse fra OHIM.
Når det gjelder de utenlandske endelige avgjørelsene som er henvist til av innsiger, vil disse, selv
om de ikke er bindende for Patentstyrets Annen Avdeling, klart illustrerer de sammenfallende
vurderinger som er foretatt av de ulike rettsinnstanser i de ulike land, i de ulike sakene som
gjelder inngrep i innsigers merke VIAGRA. Disse er derfor høyst relevant å henvise til.
En utmerket referanse i så måte finner en i den ovenfor nevnte avgjørelsen for STYRIAGRA,
hvor retten i punkt 1.4 (nederst på side 7, øverst på side 8) uttalte at VIAGRA oppfyller vilkårene
for å kunne anses som et velkjent merke i EU, og at publikum ville etablere en tilknytning
mellom VIAGRA og lignende merker benyttet i tilknytning til matvareprodukt generelt. Se
nærmere nedenfor.

Annen avd. sak nr. 7940 25
Tatt i betraktning den dokumentasjon som er fremlagt for å dokumentere VIAGRAs
markedsdominans på verdensmarkedet er det nærliggende å vise til utenlandske rettsavgjørelser
hvor graden av kjennskap til merket har vært sentralt ved avgjørelsen. Vi viser i den
sammenheng til den østerrikske domstolens uttalelse i dom av 22. september 2009 som gjaldt
STYRIAGRA vs. VIAGRA.
Bilag 2:
Dom av 22.09.09 fra østerriksk Høyesterett, (dommen og oversettelse)
Det hitsettes en oversettelse av dommens pkt 1.4:
"1.4 In this case it is undisputed that the CTM of the plaintiff fulfils the conditions
of a "reputation in the Community". Furthermore, the signs are so similar, that due
to the reputation of the plaintiffs mark, the relevant public will associate one with
the other. Without any doubt, "Styriagra" will be understood by the average
consumer as an allusion to "VIAGRA". This is not only valid for the specific named
product, in fact, there would also be a likelihood of association by the average
consumer in relation to other foodstuffs due to the very extensive reputation of the
mark "VIAGRA"." (emphasis added)
Det henvises altså i dommen til at merket har "very extensive reputation", eller på tysk;
"uberragenden bekanntheit der marke auch bei anderen", som må kunne anses for å tilsvare å
være velkjent, også utover omsetningskretsen. Ut fra den dokumentasjon som er fremlagt i
nærværende sak er det utenkelig at en annen vurdering av kjennskapen til merket skulle gjøre seg
gjeldende i Norge.
For å ytterligere belyse de vurderinger som er gjort av merkenes likhet vises til avgjørelsen fra
det ungarske patentverket i sak av 29.04.09 som gjaldt de samme varemerkene som i nærværende
sak, hvor retten uttalte følgende på side 13 ( oversettelse).
"The Applicant's sign is the word "VIAGUARA"; the strong similarity is eyecatching
at first sight, since the difference between the two expressions is only two
letters (UA). According to the Hungarian grammatical rules the first syllable is
emphatic; in the present case the emphasis falls on the word element "VIA"...The
other eye-catching similarity is the ending of the words; "RA", which is likewise
identical in both cases. The 2-letter difference is so small that at first sight the
customer could not make any difference between the words VIAGRA -VIAGUARA,
only upon a close study...
In assessing the phonetic similarity of the two designations, the Office also came to
the decision that the similarity leading to a likelihood of confusion is of extremely
high extent. In both words the same consonants are present in the same order, in the
same quantity - VCR. The [difference in the vowels] is not so obvious either at first
sight or at the first hearing".
Videre konkluderte det ungarske patentverket følgende med hensyn til den relevante
omsetningskretsen og sannsynligheten for urimelig utnyttelse:
In both cases the relevant public involves adults, who take medicines and drink
alcoholic beverages. The overwhelming majority of the average consumers, although
not all of them take the drug VIAGRA, are familiar with it and they are generally
aware of the indication for which the tablet labelled with the Opponent's trademark

Annen avd. sak nr. 7940 26
is to be applied...As the relevant public is identical or similar to a great extent, at the
sight of the later trademark application "VIAGUARA" the consumers call the
earlier reputed trademark VIAGRA in mind, supposing a relationship therewith.
Based on the above, the Office established the similarity to a great extent; the
evidence submitted by the Opponent also support [sic] the fact that at the sight of
the word VIAGUARA the average consumer at once associates it with the
trademark VIAGRA
Retten kom i den saken til at det forelå forvekslingsfare og urimelig utnyttelse av varemerket
VIAGRA.
Vi kan legge til at den ovenfor angitte begrunnelsen fra det ungarske patentverket er omtrent
identisk med Münchens distrikts domstols begrunnelse i den ovenfor angitte avgjørelsen, hvilket
demonstrerer den klare oppfatningen i flere EU-stater om at VIAGUARA rir på bølgen av det
enorme omdømmet som omgir VIAGRA.
Bilag 3:
Avgjørelse av 29.04.09 fra det ungarske patent og varemerkeverket
Vi vil også referere til tre øvrige avgjørelser av høy relevans fra Spania, Italia og den Tsjekkiske
republikk, som alle fastslår at VIAGRA er et velkjent merke. Vi vil gjerne fremheve følgende
uttalelser i de tre avgjørelsene:
Avgjørelsen av Intellectual Property Office of Portugal, 05.03.09, BI@GRA vs VIAGRA:
"VIAGRA has a special well-known character, being a trademark that is widely known
not only among the target public, but at worldwide level, among consumers in general"
I avgjørelsen fra Spanias Høyesterett av 16.07.08 (NOSA VIGOAGRA vs VIAGRA)
uttaler retten det følgende om kjennskapen til merket VIAGRA:
"exceeds the field of pharmacy and is extended to the entire community."
I avgjørelsen fra det tsjekkiske patentverket av 05.05.09 (VIAGRA vs SEXIAGRA) ble
det fastslått at VIAGRA oppebærer et godt omdømme med hensyn til farmasøytiske
preparat og substanser i det tsjekkiske territoriet og også i resten av EU.
En oversettelse av de tre avgjørelsene kan fremskaffes på forespørsel fra Annen Avdeling.
3. Varelikhet
Merket VIAGRA er registrert for alle varer i klasse 5. VIAGUARA registreringen dekker
"alcoholic beverages; brandy, cocktails, liqueurs, rum, whisky, wine vodka" i klasse 33. Som
beskrevet i klagen foreligger det en åpenbar likhet mellom varene i klasse 5 og de varene som er
beskrevet i klasse 33. Den aktuelle bruken av VIAGUARA viser at det også er en klar overlapp
mellom varene da VIAGURA-produktene er markedsført som en drikke inneholdende guarana,
hvilket hevdes å forsterke virilitet og seksuelt begjær, og har også ulike andre oppkvikkende og
stimulerende effekter og fordeler for helsen, som er lik eller analog med produkt innen farmasi.
På den bakgrunn er det åpenbart at produkt i klasse 5 og klasse 33 i visse tilfeller klart har til
felles både formål og bruksmåte.

Annen avd. sak nr. 7940 27
Norge har i de seneste år liberalisert salget av farmasøytiske preparat også utenfor apotek, og
også åpnet for salg av flere ulike alkoholholdige drikker i dagligvarebutikker. Det kan ikke
utelukkes at salget av slike produkt vil liberaliseres ytterligere i fremtiden. I en slik situasjon vil
kjøperen av VIAGUARA produkt kunne bli vant til å se salg av farmasøytiske produkt ved siden
av alkoholholdige drikker.
Selv om innsigers VIAGRA produkt på det nåværende tidspunkt ikke er tilgjengelig i de samme
typer av utsalgssteder som søkers VIAGUARA produkt, må det legges vekt på at den generelle
forbruker generelt sett ikke er oppmerksom på detaljer omkring kravene til resept og
markedsføringsbegrensningene for spesielle medisiner, men de vil likevel oppleve at
farmasøytiske preparat kan, og stadig vil, omsettes i de samme omsetningskanalene som
alkoholholdige drikker.
I den anledning er det høyst relevant å vise til Høyesteretts sak i UK, vedrørende VIAGRA vs
VIAGRENE (HC 1999No 00324). Avgjørelsen er allerede fremlagt som vedlegg 6 til klagen.
Rettens representant, dommer Thorley uttalte at det forelå varelikhet:
"The comparison is between VIAGRA on a pharmaceutical product an VIAGRENE as
proposed to be used on a beverage which was to be marketed as a drink capable of
stimulating the libido of men and women by incorporating a natural herb which was
thought to act directly upon the reproductive organs. Once this is appreciated, the
similarity between the two sets of goods becomes more pronounced. ... The goods whilst
superficially different, do have similarities in that both are designed to appeal to those
suffering from impotence. "
Selv om Annen Avdeling ikke er bundet til å følge slike utenlandske rettsavgjørelser, viser
dommen relevante vurderinger som det er nærliggende å vise til i denne saken.
4. "Urimelig utnyttelse" eller "forringelse av dets anseelse (goodwill)"
Det er en vel etablert forståelse at jo sterkere distinktiv karakter et tidligere merke har, enten
dette er iboende eller opparbeidet, jo mer sannsynlig er det at den relevante omsetningskretsen, i
et møte med et lignende merke, vil ha det tidligere merket i minnet. Det tidligere merket i
nærværende sak er unikt og har enorm distinktivitet. Disse faktorene vil gjøre det uunngåelig at
den relevante omsetningskretsen vil etablere en forbindelse mellom de aktuelle merkene.
I denne sammenheng vil vi referere til avgjørelsen fra Patentstyret i sak nr. 7198, SENIOR vs.
JAGUAR hvor det ble uttalt at: Annen avdeling legger til grunn at merket ut fra dette har krav
på vern ut over det vareområde der forvekslingsrisiko foreligger, uten at det er ensbetydende
med en rett til vern for alle vareslag.
Sett fra innsigers side er det hevet over enhver tvil at markedsføringen av VIAGUARA vil få en
markedsførings-"boost" eller - løft ved at produktet assosieres med VIAGRA. Det faktum at
begge produkt markedsføres mot samme målgruppe og at VIAGUARA markedsføres med å ha
en stimulerende effekt på kroppen, tilsier at sjansen for assosiasjon mellom merkene er høyst til
stede.
Vi vil igjen lede Annen Avdelings oppmerksomhet til det faktum at det vil ha en svært
ødeleggende effekt på et seriøst medisinsk preparat å bli assosiert med alkoholholdig drikke. Det
er allment kjent at alkoholholdige drikker generelt sett er ansett som ødeleggende for den
seksuelle prestasjonsevnen. En aksept av søkers merke for alkoholholdige drikker vil derved helt

Annen avd. sak nr. 7940 28
klart være skadelig for omdømmet for innsigers merke opparbeidet for behandling av mannlig
ereksjonssvikt.
Søkers produkt er som nevnt markedsført for å ha en oppkvikkende og stimulerende effekt. Vi vil
understreke at innsiger har nedlagt et voldsomt arbeid for å unngå at produktet VIAGRA blir
stemplet som et afrodisiakum eller et kvasi-farmasøytisk produkt. Søkers bruk av merket i
relasjon til slike varer impliserer derfor en trivialisering av VIAGRA og den tilstand den er ment
å behandle. Dette er åpenbart skadelig for omdømmet og seriøsiteten av varemerket.
Det er åpenbart at forestillingsbildet som fremkalles av søkers produkt er fundamentalt lik det
som fremkalles ved et farmasøytisk preparat. Bruken og registreringen av søkers merke vil skape
et kontradiktorisk forestillingsbilde i minnet hos gjennomsnittsforbrukeren og vil som en
konsekvens bli ødeleggende for det bedre prioriterte merket VIAGRA.
Avslutningsvis vil vi tilføye at for det tilfelle at Annen avdeling opprettholder første avdelings
avgjørelse bidrar Patentstyrets praksis til at det i Norge vil være særdeles enkelt å med små
merkejusteringer legge seg tett opp til vel etablerte og velkjente varemerkerettigheter og derved
på urimelig vis nyte godt av den goodwill slike merker omgis med."
I forkant av fusjonen mellom ABC-Patent og Acapo AS, som ble gjennomført den 1. januar
2010, sendte ABC-Patent den 30. november 2009 brev til registreringshavers i det internasjonale
register innførte representant / fullmektig, og informerte ham om at ABC-Patent ikke lenger vil
kunne representere registreringshaver i denne innsigelsessaken grunnet fusjonen med innsigers
fullmektig. Registreringshavers representant ble i samme brev informert om at frist for
innsendelse av tilsvar utløper den 26. februar 2010, og representanten ble videre anbefalte å
engasjere en ny norsk fullmektig for å ivareta registreringshavers interesser i innsigelsessaken.
ABC-Patent mottok bekreftelse fra registreringshavers representant om at brevet av 30.
november 2009 var mottatt. Patentstyrets Annen avdeling ble orientert om ovennevnte av Acapo
AS, ved e-post innkommet til Patentstyret den 18. mars 2010.
I nytt brev av 16. juni 2010, vedlagt gjenpart av OHIM's First Board of Appeals avgjørelse av
14. juni 2010 i tilsvarende sak, uttaler innsigers fullmektig:
"Vi viser til tidligere korrespondanse i ovenfor angitte sak.
I anledning OHIMs klageinstans, First Board of Appeals avgjørelse av 14. juni 2010, som vi
vurderer som høyst relevant for nærværende sak, inngis herved en ytterligere uttalelse som bes
lagt ved som del av avgjørelsesgrunnlaget.
Vi kan innledningsvis nevne at denne avgjørelsen ble avsagt etter at innsiger, som er lik innsiger
i nærværende sak, påklaget Opposition Divisions avgjørelse av 30. juni 2009.

Annen avd. sak nr. 7940 29
I avgjørelsen ble innsiger gitt fullt ut medhold i kravet om at VIAGURA måtte nektes registrert
for alle varer merket var søkt for. Avgjørelsen følger vedlagt her.
Spesielt vil vi fremheve følgende fra First Board of Appeals avgjørelse:
- VIAGRA og VIAGURA vurderes som "highly similar", og av den grunn foreligger en "link"
mellom merkene, jf. avsnitt 24 og 41.
- Det anses helt klart at VIAGRA er et merke med "reputation", og det henvises til at enkelte land
anser merket som "an extremely well known mark" og "the fastest seiling drug in history" jf.
avsnitt 25 og 26. Til dette vil vi anmerke at hensyntatt det omfattende bevismaterialet som er
framlagt for 2. avdeling, er det ingen grunn til at kjennskapen til merket er mindre i Norge.
- Kjennskapen til merket går utover den spesifikke omsetningskretsen for medisiner og det vises
til at "the reputation of the earlier mark is significant and extends not only to consumers of
medicines for the treatment of erectile dysfunctions but to the population in general."
- Søker har ikke fremlagt noen legitim grunn for hvorfor prefixet VIA ble benyttet.
- Om linken som oppstår mellom VIAGRA og VIAGUARA når sistnevnte merke brukes for
alkoholholdig drikke uttales følgende: ..."the opponent has shown that it may be the case that
alcoholic beverages contain libido-enhancing ingredients and are advertised as such. It is correct
that the marks must be compared as filed and not as used on the market which would concern an
infringement action. However, the actual use of the applicants mark may be taken as an
indication, an example that the risk of unfair advantage is highly probable". Dette er relevant
også ved vurderingen av søkers utnyttelse av innsigers merke her i Norge innenfor varer i klasse
33, jf. avsnitt 44.
- Videre vil vi også vise til OHIMs uttalelse om at de assosiasjoner som er knyttet til varemerket
VIAGRA utnyttes av VIAGURA, jf. avsnitt 45.
På bakgrunn av tidligere inngitte uttalelser og dokumentasjon lagt ved disse, samt det ovenfor
nevnte fastholdes påstanden om at registreringen av søkers merke VIAGURA må oppheves.
Vi ser frem til 2. avdelings avgjørelse i saken."
Registreringshaver har ikke oppnevnt noen ny norsk fullmektig, og var ikke innkommet noe
tilsvar fra ham eller hans internasjonale fullmektig innen svarfristens utløp den 26. februar 2010,
og det er heller ikke innkommet noe tilsvar etter svarfristens utløp.
Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det
foreliggende grunnlag.
Den 30. januar 2012 innkommer e-post med to vedlegg fra innsigers fullmektig. I e-posten uttaler
fullmektigen:

Annen avd. sak nr. 7940 30
"Jeg viser til telefonsamtale og vedlegger fransk utgave av dom i sak T-332/10 samt engelsk
Press release fra the General Court of the European Union.
Retten har funnet:
1. at VIAGRA har en berømmelse som strekker seg utover den spesielle omsetningskretsen
og til den generelle befolkning,
2. at VIAGRA og VIAGURA er svært like,
3. at en assosiasjon til det tidligere merket vil fremkalles, og
4. at det foreligger en urimelig utnyttelse av det særpreg og den anseelse som VIAGRA
innehar.
Vi ber om at denne avgjørelsen blir tatt inn i grunnlaget for Annen avdelings sak 7940, i det
saksforholdet er det samme, og vi kan ikke se at det skulle være grunn til å vurdere de
ovennevnte punkter annerledes i Norge. Vi viser ellers til tidligere innlevert dokumentasjon og
argumentasjon, som fastholdes.
Vi ser frem til å motta Annen avdelings avgjørelse."
Annen avdeling skal uttale:
Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling.
I innsigelsessaker gjelder fortsatt reglene i varemerkeloven av 1961 når det er reist innsigelse mot
et varemerke som ble registrert før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft. Slike registreringer kan
oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig bare i den utstrekning det ville vært
grunnlag for det etter varemerkeloven av 1961, jf. varemerkeloven av 2010 § 83 fjerde ledd
første punktum.
Etter varemerkelovens § 14 første ledd nr. 6 (ny lov § 16 bokstav a) kan et varemerke ikke
registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra
en tidligere dato. Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering
der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 14 første
ledd nr. 6, § 6 første ledd og § 1 tredje ledd (ny lov § 16 bokstav a, § 4 første ledd og § 1 første
ledd).

Annen avd. sak nr. 7940 31
Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf.
varemerkelovens § 4, jf. § 6 første ledd (ny lov § 4 første ledd). De to elementene kan ikke
vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og
kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt-1998-1988, NIR 1999 s. 739
(COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens
avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-
Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507).
Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene
(direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom
de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt-2008-1268
søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren
anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte
merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for
seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529), og han må
normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens
avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Det må også tas hensyn til at
omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller
tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes.
I nærværende sak er det gitt innsigelse mot oppføring i varemerkeregisteret av merket
VIAGUARA, utpekt for alkoholholdige varer i klasse 33. Innsiger har registrert sitt varemerke
VIAGRA for samtlige varer i klasse 5.
Annen avdeling deler ikke første avdelings syn om manglende merkelikhet. Hele det tidligere
merket er tatt opp i det søkte merket VIAGUARA. De fire første bokstavene er de sammen, og
står i lik rekkefølge, i de to merkene. I tillegg er de to siste bokstavene i merkene ”r” og ”a”
identiske. Den eneste forskjellen mellom merkene er dermed tillegget ”UA” plasser i midten av
det søkte merket. Siden denne saken gjelder ordmerker, nevnes at forbrukeren generelt sett legger
mer merke til, og dermed vekt på, begynnelsen av et ord, jf. Rettens avgjørelse i T-183/02 og T-
184/02 Mundicor. Fonetisk er merkene også ganske like, men skiller seg noe ved tillegget UA
midt inne i det søkte merket som gir et litt ulikt preg på uttalelsen av ordmerkene. Merkene
fremstår likevel med den samme prefixen og den samme avslutningen som like også fonetisk.
Begge merkene fremstår som fantasimerker uten noe bestemt meningsinnhold. Helhetlig gir

Annen avd. sak nr. 7940 32
merkene således et likt inntrykk. Se i denne retningen Rettens avgjørelse i sak T-332/10 Viaguara
(premiss 35-41), som omhandler den samme vurderingen. Annen avdeling er imidlertid enig med
Første avdeling i at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom varene i klasse 5 og
alkoholholdige drikker i klasse 33. Merkene anses dermed ikke som forvekselbare i henhold til
varemerkeloven § 16 bokstav a.
Innsiger har anført at merket VIAGRA har rett på utvidet vern («Kodak-vern») etter reglene i
varemerkeloven § 4 annet ledd, jf. ny lov § 6 annet ledd. Dersom VIAGRA er et slikt velkjent
merke, innebærer § 4 annet ledd at ”ingen uten samtykke fra merkehaveren” kan bruke et
varemerke ”som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller
annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente
varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)”. Det må først vurderes om VIAGRA er så
velkjent og nyter en slik anseelse i Norge at det har krav på et utvidet vern.
Kravene til et merkes anseelse anses å være oppfylt dersom varemerket er kjent av en betydelig
del av den relevante omsetningskretsen, jf. sak C-375/97 Chevy. Merket skal ha en goodwillverdi
utenom det vanlige, jf. Annen avdelings avgjørelse nr. 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express.
Innsiger har vist til diverse ulik dokumentasjon, bl.a. salgstall og markedsandeler, i tillegg til
diverse omtale av produktet i ulike avisartikler. Førsteinsansretten i EU (Retten) la i sak T-
332/10 til grunn at VIAGRA er et velkjent merke i hele unionen, ikke bare for brukere av
legemiddelet, men i hele befolkningen, og at dette spørsmålet ikke hadde vært omstridt mellom
partene, se premiss 29. Annen avdeling finner det heller ikke tvilsomt at VIAGRA er et meget
velkjent merke i Norge, også utover den faktiske brukergruppen.
For at det skal foreligge en utnyttelse, eller en forringelse, av det velkjente merket, forutsettes det
at bruken av det søkte merket gir en assosiasjon til det velkjente merket. Likhet mellom merkene
er ikke tilstrekkelig. Likheten må føre til at den berørte kundekretsen forbinder merkene med
hverandre, eller skaper en sammenheng mellom dem, selv om de ikke forveksler dem, jf. EUdomstolens
avgjørelse i C-487/07 L’oréal AS, premiss 36. Annen avdeling legger som nevnt til
grunn at det i saken foreligger merkelikhet. VIAGRA er et meget velkjent merke, og må anses å
være kjent blant befolkningen som vil være den aktuelle omsetningskrets for alkoholholdige
drikkevarer. Det legges dermed til grunn at bruken av VIAGUARA vil utløse en assosiasjon til
det velkjente merket.

Annen avd. sak nr. 7940 33
For å avgjøre om bruken av merket VIAGUARA vil medføre en urimelig utnyttelse av
VIAGRAs goodwill, skal det foretas en samlet vurdering hvor det bl.a. tas hensyn til anseelsens
intensitet og graden av varemerkets særpreg, graden av likhet mellom merkene, samt graden av
likhet mellom de relevante varer eller tjenester. Jo større et varemerkes renommé er, desto lettere
vil en skade av dette kunne antas å foreligge. Det fremgår også av rettspraksis fra EU-domstolen
at i jo høyere grad, og jo mer umiddelbart et merke leder tanken hen til det velkjente varemerket,
desto større er risikoen for at den aktuelle (eller fremtidige) bruken av merket medfører en
urimelig utnyttelse av det velkjente varemerkets særpreg eller renommé, eller skader dettes
særpreg eller renommé, jf. C-252/07 Intel Corporation Inc. (premiss 67-69).
VIAGRA er et rent fantasimerke, og er således et sterkt merke. Merket brukes på et legemiddel
for medisinsk behandling av erektil dysfunksjonalitet. VIAGUARA markedsføres med å ha en
oppkvikkende effekt på kroppen, hvilket tilsier at tanken fort vil bli ledet til det velkjente merket.
Etter Annen avdelingsoppfatning vil det kunne være skadelig for et seriøst legemiddel å bli
forbundet med alkoholholdig drikke. Inntak av store mengder alkohol, vil kunne virke negativt
inn på den erektile funksjonen. Bruk av VIAGUARA for alkoholholdig drikke vil kunne være
skadelig for omdømmet eller anseelsen til merket VIAGRA som nettopp er kjent for behandling
av mannlig ereksjonssvikt.
Etter dette er Annen avdeling kommet til at VIAGRA har krav på utvidet vern i hht.
varemerkeloven § 4 annet ledd, og at registreringen av VIAGUARA blir å oppheve.
Det avsies slik
kjennelse:
Første avdelings avgjørelse oppheves, og det internasjonalt registrerte
merket nektes vern i Norge.
Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)