La Lettre de la franchise - Simon AssociÃ©s

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LIBRE PROPOSLa fraude en droit des marquesLa théorie de la fraude, bien connue des civilistes, n’est pasétrangère au droit des marques. Sur ce fondement en effet,il est possible de contester un dépôt effectué au détrimentde l’intérêt de tiers.La fraude est expressément visée à l’article L.712-6 du codede la propriété intellectuelle comme fondement d’uneaction en revendication ; elle trouve également à s’exprimerde façon plus générale en application de la maxime frausomnia corrumpit pour faire annuler un dépôt frauduleux.Plusieurs décisions rendues dans le courant de l’année2010, dont notamment le jugement du TGI de Paris dansl’affaire opposant le PMU à des exploitants de sites internetde paris sportifs sur internet, nous offrent l’occasion derevenir sur les éléments caractérisant la fraude en droit desmarques d’une part (1), et sur les sanctions d’un dépôtfrauduleux de marque, d’autre part (2).1. Les éléments caractérisant la fraudea. Les éléments constitutifs de la fraudeSur la base de ce texte, une société d’édition a pu obtenir letransfert de la marque déposée par son ancien gérant à sonnom, alors que la société exerçait ses activités sous unedénomination éponyme (CA Paris, 29 oct. 2010, RGn°09/15237) le déposant ne pouvant, en sa qualité de gérant,ignorer qu’il acquérait des droits une expression quiconstituait la dénomination de la société exerçant uneactivité visée dans le dépôt de la marque. De même, laFédération française de rugby a pu obtenir le transfert de lamarque « Equipe de France de rugby » déposée par un tiersalors que l’article L.131-17 du code du sport prévoit que seuleles fédérations sportives délégataires peuvent décerner oufaire décerner l’appellation « équipe de France » (Cass.com.,23 nov. 2010, pourvoi n° 09-70716) ; c’est moins l’intentionfrauduleuse que la violation d’une obligation légale qui estretenue en l’espèce.A côté de l’action en revendication pour fraude, la victimed’un dépôt frauduleux peut en obtenir la nullité sur la basede la théorie générale de la fraude et de l’adage fraus omniacorrumpit. Cette action en nullité trouve notamment à joueren cas de détournement du droit des marques.La fraude est spécialement visée par le code de la propriétéintellectuelle à l’article L.712-6 qui dispose : « Si unenregistrement a été demandé soit en fraude des droitsd’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ouconventionnelle, la personne qui estime avoir un droit surla marque peut en revendiquer sa propriété en justice. Amoins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action enrevendication se prescrit par trois ans à compter de lapublication de la demande d’enregistrement ».Alors que la lettre du texte paraît réserver l’action enrevendication au titulaire d’un droit (« la personne quiestime avoir un droit »), la jurisprudence n’hésite pas à enfaire application alors même que celui qui exerce l’action nedispose pas strictement d’un droit privatif sur le signe maisen fait usage.Dans le cadre d’une action fondée sur la fraude, il convientd’établir la connaissance qu’avait ou que devait avoir ledéposant de l’usage antérieur du signe ainsi que l’intentionde nuire (par exemple, le dépôt effectué en vue d’interdirel’usage du signe) qui, le plus souvent, se confond avec laconnaissance de l’usage antérieur du signe.b. Le cas du détournement de la finalité du droitHors le cas visé à l’article L.712-6 du CPI, la fraude peutégalement être invoquée par tout tiers intéressé au soutiend’une action en nullité de la marque.Tel était le cas dans l’espèce ayant conduit au jugement du23 novembre 2010 du TGI de Paris (TGI Paris, 23 nov.2010,RG n°09/09267). Cette affaire opposait des sociétésexploitant des sites internet de paris sportifs en ligne dontnotamment des courses hippiques au PMU lequel les avaitassigné en contrefaçon en raison de la reproduction sur leursite internet notamment des marques verbales et figuratives« simple », « couplé », « trio », « tiercé », « quarté+ »,« quinté+ », « 2sur4 », « multi ».Les défendeurs opposaient la nullité des marques en raisonde leur caractère frauduleux. A cette fin, ils avançaient queles marques avaient été déposées par le PMU dans uncontexte d’ouverture à la concurrence des jeux de paris enligne en vue d’empêcher les opérateurs privés et lesnouveaux concurrents d’utiliser les noms règlementaires desparis hippiques.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 2
Le tribunal prononce la nullité des enregistrements desmarques du PMU en raison de leur caractèrefrauduleux après avoir rappelé que la fraude peut êtrecaractérisée dès lors que le dépôt a été effectué pourdétourner le droit des marques de sa finalité, c’est-à-direnon pas pour distinguer des produits et services enidentifiant leur origine, mais pour vouloir priver desconcurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un mêmesecteur, d’un signe nécessaire à leur activité.b. L’intérêt de la théorie de la fraude en droit desmarquesLa fraude peut être invoquée soit dans le cadre d’une actionen revendication pour récupérer une marque déposée aumépris des droits de celui qui s’estime fraudé, soit dans lecadre d’une action en nullité pour rendre disponible unsigne indûment réservé comme marque, permettant ainsi de« supprimer » les marques gênantes.Selon le tribunal, en déposant à titre de marque les noms deparis nécessaires pour désigner un type de pari déterminépar arrêté ministériel, alors qu’il savait que les paris allaientêtre ouverts à la concurrence, le PMU a cherché à maintenirle monopole dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur dela loi du 12 mai 2010, en empêchant les concurrentsd’utiliser ce type de dénomination. Selon le tribunal : « lePMU avait pour objectif de gêner tout éventuel concurrentpar un obstacle juridique illégitime et a ainsi détourné ledroit des marques de sa finalité ».2. La sanction de la fraudea. La nullité ou le transfert de la marque déposéefrauduleusementL’action intentée sur le fondement de l’article L.712-6 duCPI est une action en revendication ; elle conduit, si lafraude est reconnue, au transfert de la marque à celui dontles droits ont été méconnus lequel se trouve donc subrogédans les droits du déposant.Lorsque la fraude est avancée dans le cadre d’une action ennullité, la reconnaissance de la fraude aboutit à la nullité dudépôt et le signe se retrouve libéré de tout droit privatif.Ainsi, dans l’affaire du PMU, la nullité des marques estprononcée car l’action visait à « libérer » des dénominationsnécessaires à tous les opérateurs de paris hippiques et lesdemandeurs ne disposaient pas de droits antérieurs sur lessignes annulés. Cette action en nullité peut également êtreexercée par celui qui peut se prévaloir de droits antérieursmais qui privilégie cette voie notamment parce qu’il nesouhaite pas devenir titulaire de la marque contestée.Ainsi, la personne qui n’aurait pas effectué le dépôt d’unedénomination qu’elle utilise, et qui ne peut faire valoir undroit antérieur, pourra toutefois récupérer ou faire annulerla marque déposée par un tiers qui ne dispose pas de droitssur cette dénomination si elle est en mesure d’établir queledit tiers à procédé au dépôt en connaissance de l’usage quien était fait et était animé d’une intention de nuire.Plus largement, ainsi que le relève le TGI de Paris dansl’affaire du PMU, l’action en nullité de l’enregistrementd’une marque, limitativement ouverte par l’article L 714-3du CPI, n’exclut pas que cette action puisse être engagée partout tiers intéressé sur le fondement de ce principe généraldu droit.Aussi, en complément des hypothèses de nullité de lamarque spécialement envisagées par le code de la propriétéintellectuelle lorsqu’une marque ne remplit pas lesconditions de validité ou porte atteinte à des droitsantérieurs, une action en nullité fondée sur le droit communde la fraude permettra de « supprimer » les marquesgênantes. Les tiers qui ont un intérêt légitime pourrontcontester les dépôts frauduleux à savoir notamment ceuxeffectués dans le seul dessein d’empêcher l’usage de ladénomination, alors que cet usage est légitime, sans êtredictés par la volonté de faire usage du signe dans sa fonctioninitiale, celle de distinguer les produits et services d’uneentreprise.La fraude s’avère donc un correctif indispensable, et pourcette raison largement employée, pour contester les dépôtsde marque motivés par des considérations étrangères à lavocation de ce signe distinctif.Les actions diffèrent quant à leurs effets mais se rejoignenten pratique sur le délai de prescription applicable. En effet,l’action en revendication est soumise au délai deprescription de trois ans sauf lorsque le déposant est demauvaise foi ; or, dans le cadre de la fraude, la mauvaise foisera quasi nécessairement caractérisée.Guénola COUSINAvocat au Barreau de ParisDocteur en droitLa Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 3
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