La Lettre de la franchise - Simon Associés

LIBRE PROPOSLa fraude en droit des marquesLa théorie de la fraude, bien connue des civilistes, n’est pasétrangère au droit des marques. Sur ce fondement en effet,il est possible de contester un dépôt effectué au détrimentde l’intérêt de tiers.La fraude est expressément visée à l’article L.712-6 du codede la propriété intellectuelle comme fondement d’uneaction en revendication ; elle trouve également à s’exprimerde façon plus générale en application de la maxime frausomnia corrumpit pour faire annuler un dépôt frauduleux.Plusieurs décisions rendues dans le courant de l’année2010, dont notamment le jugement du TGI de Paris dansl’affaire opposant le PMU à des exploitants de sites internetde paris sportifs sur internet, nous offrent l’occasion derevenir sur les éléments caractérisant la fraude en droit desmarques d’une part (1), et sur les sanctions d’un dépôtfrauduleux de marque, d’autre part (2).1. Les éléments caractérisant la fraudea. Les éléments constitutifs de la fraudeSur la base de ce texte, une société d’édition a pu obtenir letransfert de la marque déposée par son ancien gérant à sonnom, alors que la société exerçait ses activités sous unedénomination éponyme (CA Paris, 29 oct. 2010, RGn°09/15237) le déposant ne pouvant, en sa qualité de gérant,ignorer qu’il acquérait des droits une expression quiconstituait la dénomination de la société exerçant uneactivité visée dans le dépôt de la marque. De même, laFédération française de rugby a pu obtenir le transfert de lamarque « Equipe de France de rugby » déposée par un tiersalors que l’article L.131-17 du code du sport prévoit que seuleles fédérations sportives délégataires peuvent décerner oufaire décerner l’appellation « équipe de France » (Cass.com.,23 nov. 2010, pourvoi n° 09-70716) ; c’est moins l’intentionfrauduleuse que la violation d’une obligation légale qui estretenue en l’espèce.A côté de l’action en revendication pour fraude, la victimed’un dépôt frauduleux peut en obtenir la nullité sur la basede la théorie générale de la fraude et de l’adage fraus omniacorrumpit. Cette action en nullité trouve notamment à joueren cas de détournement du droit des marques.La fraude est spécialement visée par le code de la propriétéintellectuelle à l’article L.712-6 qui dispose : « Si unenregistrement a été demandé soit en fraude des droitsd’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ouconventionnelle, la personne qui estime avoir un droit surla marque peut en revendiquer sa propriété en justice. Amoins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action enrevendication se prescrit par trois ans à compter de lapublication de la demande d’enregistrement ».Alors que la lettre du texte paraît réserver l’action enrevendication au titulaire d’un droit (« la personne quiestime avoir un droit »), la jurisprudence n’hésite pas à enfaire application alors même que celui qui exerce l’action nedispose pas strictement d’un droit privatif sur le signe maisen fait usage.Dans le cadre d’une action fondée sur la fraude, il convientd’établir la connaissance qu’avait ou que devait avoir ledéposant de l’usage antérieur du signe ainsi que l’intentionde nuire (par exemple, le dépôt effectué en vue d’interdirel’usage du signe) qui, le plus souvent, se confond avec laconnaissance de l’usage antérieur du signe.b. Le cas du détournement de la finalité du droitHors le cas visé à l’article L.712-6 du CPI, la fraude peutégalement être invoquée par tout tiers intéressé au soutiend’une action en nullité de la marque.Tel était le cas dans l’espèce ayant conduit au jugement du23 novembre 2010 du TGI de Paris (TGI Paris, 23 nov.2010,RG n°09/09267). Cette affaire opposait des sociétésexploitant des sites internet de paris sportifs en ligne dontnotamment des courses hippiques au PMU lequel les avaitassigné en contrefaçon en raison de la reproduction sur leursite internet notamment des marques verbales et figuratives« simple », « couplé », « trio », « tiercé », « quarté+ »,« quinté+ », « 2sur4 », « multi ».Les défendeurs opposaient la nullité des marques en raisonde leur caractère frauduleux. A cette fin, ils avançaient queles marques avaient été déposées par le PMU dans uncontexte d’ouverture à la concurrence des jeux de paris enligne en vue d’empêcher les opérateurs privés et lesnouveaux concurrents d’utiliser les noms règlementaires desparis hippiques.La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Décembre 2010 – Page 2