Entreprises, tirez de la valeur de votre propriété ... - Opticsvalley

Entreprises, tirez de la valeur de votre
propriété industrielle
Optics Valley, 19 mars 2013
Geoffroy COUSIN

SOMMAIRE
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SOMMAIRE
I.
II.
III.
IV.
V.
Présentation du Cabinet Plasseraud
Introduction aux droits de PI
Exploitation directe
Contentieux
Cession/Licence
VI.
Autres valeurs
Avec le support de Christian DERAMBURE
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I. Le Cabinet Plasseraud
Plus d’un siècle d’histoire (fondé en 1906)
Plus de 90 professionnels (conseils, marques et brevets)
`âá°x wËbÜátç
Environ 220 personnes répartis entre Paris, Lyon, Lille, Dijon, Toulouse,
Shanghai et Prague
Des spécialistes de différentes nationalités : australienne, allemande,
américaine, anglaise, brésilienne, canadienne, chinoise, coréenne, polonaise,
française, japonaise…
Une multitude de langues maîtrisées : anglais, allemand, chinois, coréen,
polonais, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe,
suédois…
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I. Le Cabinet Plasseraud
5

I. Le Cabinet Plasseraud-
Experts Chimie / Sciences du Vivant
Didier
BOULINGUIEZ
Cyra
NARGOLWALLA
Raphaël
FLEURANCE
Catherine
TOUATI
Ina
SCHREIBER
Frédéric
NIEMANN
Georges
PERIN
Emmanuelle
RENARD
Jacqueline
VINATIER-
GILCHRIST
Béatrice
AVELINE
Claire
JORON
Nadine
ROCABOY
Nathalie
WAJS
Laure
MENVILLE
Xavier
PRINCIVALLE
Aykut
AYAV
Céline
BERNARDI
Valérie
DUREISSEIX
Denis
BOURGAREL
Fabienne
FABRE
Kazuko
SUZUKI SAITO
Laura
FOULGOC
Stéphanie
GARCON
Isabelle
MAGNIN-
FEYSOT
Gaëlle
BOUROUT
Marie
DUREL
6

I. Le Cabinet Plasseraud-
Experts MEI (mécanique, électronique, informatique)
Francis
BEROGIN
Bertrand
LOISEL
Eric
BURBAUD
Stéphane
VERDURE
Albert
HASSINE
Geoffroy
COUSIN
Marielle
CHATEAU
Philippe
BOIRE
Patrick
PRIEUR
Ellen KIM
SEIN AYE
Etienne
MASSE
Patrice
LOUBAT
Philippe
DUPIRE
Guy
LE FALHER
Philippe
LOUVEL
Atsuya
TAKESITA
Christine
KOENIG
Magaly
GIRARDEAU
Lukasz
WLODARCZYK
Paul
BU
GUANTAO
Thomas
MARCUS
Eric
GRUSON
Nicolas
BARTHEL
Veasna
LENG
Thomas
WOLF
Denis
BOUBAL
Johan
LE BERRE
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I. Le Cabinet Plasseraud-
Experts MEI (mécanique, électronique, informatique)
Martin
LASKA
Petra
PECHAROVA
Gabriel
KORCSMAROS
Nahéma
BENDJEDDOU
Rémi
BRILLET DE
CANDE
Ghislain
DEMONDA
Jean-Luc
HARTMANN
Cécile Simon
CZULEWYCZVANDENBOSSCHE
Nicholas
MOORE
Antoine
FELIERS
Viviane-Rose
PONCELET
Capucine
BURROWES
Edouard
FLOUCAUD
Jean-Paul
AMELINE
Tomas
VORACEK
Frédéric
FLOURENS
Quentin
BRONCHART
Hugo
ZAMOLO
8

9
Marion
CHAVAROC
Christelle
VEREZ
Bérénice
DEJARDINS
Carole
KIEN
Augusto
DRUMOND
Isabelle
MEUNIER
COEUR
Guillaume
VERMANDER
Marion
LEFRANC-
BOZMAROV
Frédérique
BARBIER
Frédéric
GLAIZE
Noélie
CARRON
Thomas
MARINO
Julie
BERNAUD-
SENE
Charline
MESONERO
Claire
CALLOCH
Patrick
BOYLE
Hiroe
TAKAHASHI
Laurent
NOWAK
Baptiste
ROULLET-
RENOLEAU
Miyuki
MONROIG
Cécile
DAT-BABIN
Jacques
BARDOU
Elisabeth
BENSUSSAN
Ellen
GOUBET
Mathilde
AUGOT
Cécile
BARRIO
Guylène
KIESEL LE
COSQUER
I. Le Cabinet Plasseraud-
Experts Département juridique

I. Le Cabinet Plasseraud
Pôle spécialisé: Recherches Brevets / Veilles Technologiques
Contr’Atak: filiale dédiée à la lutte anti-contrefaçon
FiValor: Pôle spécialisé – Expert financier en marques, brevets et logiciels
Réseau Plasseraud IP: Bureau de Shanghai, Bureau de Prague, Bureau
Duthoit Legros Associés (Lille), Cabinet Morelle&Bardou (Toulouse), Cabinet
Derambure Conseil, Plasseraud Lex
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II. Propriété industrielle
Permettre à une entité de se voir reconnaître un droit effectif d’interdire, par
voie de justice, à tout concurrent, d’exploiter ce qui présente une certaine
nouveauté
Pour cela, il faut que ce qui présente une certaine nouveauté soit protégé
légalement par la propriété intellectuelle
Pour la protection, il faut procéder aux formalités requises par la loi
Tout n’est pas protégeable, car il ne faudrait pas que l’on octroie un monopole
indu
A défaut de protection, un tiers peut copier ->Plus d’avantage concurrentiel de
la nouveauté et de l’unicité
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II. Propriété industrielle
Le brevet: pour les inventions de nature
technique
Le dessin ou modèle: pour les créations
de nature esthétique
La marque: pour un signe distinctif
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II. P.I. - DEFINITION DU BREVET
UN BREVET PERMET A UN INVENTEUR DE BENEFICIER,
POUR UNE PERIODE LIMITEE (20 ANS) , DANS UN
TERRITOIRE DONNE, DU DROIT D’INTERDIRE :
• LA FABRICATION
• L’UTILISATION
• LA VENTE
• LA PROMESSE DE VENTE, OU
• L’IMPORTATION
de
L’INVENTION
LE BREVET EST DELIVRE (sans aucune garantie) PAR UNE
ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE.
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II. P.I. - DEFINITION DU BREVET
UN BREVET NE PERMET PAS, A LUI SEUL, DE
FABRIQUER, D’UTILISER, DE VENDRE, OU
D’IMPORTER L’INVENTION
Par exemple, le droit d’utilisation d’une invention par un inventeur dépendra des
brevets dominants déposés par les autres inventeurs.
Toutefois, le déposant du brevet dominant ne pourra pas, lui non plus, mettre en
oeuvre le perfectionnement s’il n’a pas l’autorisation du second breveté
(⇒ licences croisées).
LE BREVET = DROIT D’INTERDIRE
≠ DROIT D’EXPLOITER
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II. P.I. - DEFINITION DU BREVET
BREVETABILITE
Exemple
décrit de A
(ex: microusinage
LASER)
Invention A couverte par le
brevet 1
(ex: LASER)
Invention A’ couverte par le
brevet 2
(ex: lecture optique par
LASER)
Pour exploiter l’invention A’ (lecture optique par LASER):
- le titulaire du brevet 1 doit obtenir une licence du brevet 2;
- le titulaire du brevet 2 doit obtenir une licence du brevet 1.
=> LIBERTE D’EXPLOITATION
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II. Propriété industrielle
Est Valide, un DPI en Vigueur (exemple, un brevet dont les annuités sont payées)
La Portée d’un DPI est l’étendue du champ qu’il protège (exemple,
revendications fonctionnelles Vs. structurelles)
A une Valeur, un DPI qui procure une Utilité
– La Valeur représente l’utilité
– Mais la Valeur peut également être vue sous l’angle financier
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II. Propriété industrielle
Valeur en tant qu’Utilité
Valorisation = Utilisation « payante »
Pourquoi vouloir valoriser la PI et les DPI ?
- Toute politique PI (active, passive, offensive, défensive, préventive,
curative) a in fine un coût. Toute entreprise doit rentabiliser ses dépenses
et investissements
- Les créations, le design, les inventions, les signes distinctifs - base de la PI
– sont stratégiques dans la compétition économique. Les entreprises ont
intérêt a en tirer un parti maximum
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II. Propriété industrielle
Valeur sous l’angle financier
Valeur = montant d’argent
Pourquoi vouloir quantifier les DPI en unité de monnaie ?
- Tout ce qui est important pour l’entreprise doit être mesuré
- L’argent - langue commune au monde des affaires - est une mesure de
l’utilité
- Tout montant d’argent peut être analysé, traité, apprécié, comparé,
communiqué, figurer dans des états, rapports ou comptes, et enfin payé
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III. Exploitation directe
Exploitation directe = Valeur d’exclusion
Un brevet, une marque, un modèle déposé, un droit d’auteur permet à son
titulaire, d’interdire, à tout tiers toute atteinte au DPI
En aucun cas, un DPI ne donne à son titulaire un droit à exploiter ce qui est
protégé
Perfectionner, c’est reproduire mais en faisant mieux
Perfectionner un brevet, c’est contrefaire
La valeur du DPI se mesure à l’absence de produit concurrent
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III. Exploitation directe
Exploitation d’un produit / service couvert par un DPI
Situation de monopole
Pas de concurrence frontale
Acquisition et préservation d’une
part de marché
Sur marge ⁄ prix de marché
(situation de concurrence parfaite)
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III. Exploitation directe - surmarge
C’est une réalité qui vaut pour les créations, le design, les caractéristiques
techniques, les marques
Le niveau de la sur marge dépend des secteurs d’activité
– Quelques % ⇒ produits industriels
– Une dizaine de % ⇒ cosmétiques
– > une dizaine de % ⇒ médicaments, produits de luxe
On estime qu’un médicament générique - qui copie un brevet tombé dans
le domaine public - est vendu entre 30 et 50 % moins cher que le prix
d'origine
Mais, la sur marge doit être acceptée par la clientèle
Et une sur marge, comme une part de marché ⇒ l’envie des compétiteurs
D’où la nécessité d’une stratégie de préservation de part de marché et de la
sur marge 21

III. Exploitation directe
Maintenir en vigueur le droit de PI
– Brevets: paiement des annuités
– Marques: renouvellements
– Dessins / Modèles: prolongation
Éviter la déchéance du droit de PI
– Marques Exploitation dans les 5 ans (L.714-5 CPI)
Renforcer le DPI
– Brevets: protection de perfectionnements ou de solutions de substitution
– Marques défensives
– Dessins / Modèles: protection de variantes ou déclinaisons
Anticiper l’obsolescence du DPI
– Brevets: protection de perfectionnements ou de solutions de substitution
– Revamping de la marque et protection
– Revamping du modèle et protection
Anticiper l’attitude des concurrents
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III. Exploitation directe
Le cas typique: l’existence d’une contrefaçon
Contrefaçon = atteinte à un DPI
Cinq conditions
– Sur un territoire donné
– L’existence d’un DPI valide
– Un fait litigieux tel qu’identifié par le Code de la PI
– Non prescrit
– Une atteinte à l’objet protégé par le DPI
• D’où la question de la portée du droit de PI
• S’attacher aux ressemblances d’ensemble et non
aux différences de détail
• Mais, s’inspirer n’est pas contrefaire (les idées
ne sont pas protégeables)
Autres principes
• La contrefaçon
ne nécessite
pas l’existence
d’un préjudice
• Le préjudice
est réparé par
l’allocation de
dommages
intérêts
• Au civil, la
mauvaise foi
n’est pas
nécessaire
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IV. Contentieux - l’attaque
But offensif
– Faire respecter un DPI dont on est titulaire ou que l’on exploite
– Faire interdire un comportement déloyal
– Faire exécuter une convention portant sur un DPI
But défensif,
– Faire déclarer nul un DPI d’un tiers
– Revendiquer la propriété d’un DPI dont un tiers est titulaire
– Faire déclarer que l’on est pas contrefacteur d’un DPI tiers
– Faire valoir un droit de possession personnelle antérieure (brevet)
But tactique ou stratégique
– Acquérir ou reprendre un leadership
– Contraindre un concurrent, négocier avec lui
– Communication interne ou externe
– Opération de fusion, acquisition
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IV. Contentieux - l’attaque
But économique, financier
– Préserver CA, marge, profit
– Obtenir des retours financiers (licence ou dommages intérêts)
– Signal donné au marché
– Valeur du cours de l’action
But conservatoire
– Faire opposition à un brevet européen (9 mois / délivrance)
– Faire opposition à une marque (article L.712-3 CPI: 2 mois / publication)
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IV. Contentieux - Effets possibles
L’adversaire ne restera pas inerte
Le marché sera impacté et donc ne restera pas statique
Attaque reconventionnelle adverse sur le terrain judiciaire
Attaque de l’adversaire sur un autre terrain juridique
Mobilisation de l’adversaire
Effets positifs (coûts, temps…) et négatifs (créativité, concurrence accrue…)
Attaque d’un tiers
Mobilisation interne - effets positifs et négatifs (coûts, temps…)
Perturbation du marché, comportement des clients
Nouvelles alliances
Révélation de ses points forts et de ses points faibles
Idem pour l’adversaire
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IV. Contentieux
La valeur du DPI est celle de son pouvoir de nuisance sur les concurrents
Est-elle fonction directement de la valeur juridique intrinsèque du DPI ?
– Pas toujours…
Lorsque la « quantité » l’emporte sur la « qualité »
Lorsque l’incertitude devient un atout
27

Extrait
de
www.ecr
ans.fr
28

IV. Contentieux – l’incertitude
Number Object (in vivo light imaging methods) Grant date
US 5,650,135 Administering transformed cells 22/07/1997
Re-issue : 12/10/2004
US 6,217,847 Transgenic animal 17/04/2001
US 6,649,143 Administering a eucaryotic cell transformed with a 18/11/2003
heterologous gene encoding a fluorescent protein
US 6,890,515 mammal having a transgene comprising a heterologous 10/05/2005
gene that encodes a bioluminescent protein
US 6,939,533 mammal having a transgene comprising a heterologous 06/09/2005
gene that encodes a fluorescent protein
US 6,908,605 Administering a micro-organism transformed with a 21/06/2005
heterologous gene encoding a bioluminescent protein
US 6,923,951 Administering eukaryotic cells transformed with a 02/08/2005
heterologous gene encoding a bioluminescent protein
US 6,916,462 Administering a micro-organism transformed with a 12/07/2005
heterologous gene encoding a fluorescent protein
EP 0 861 093 Administering OR transgenic animal 31/05/2000
US 7,198,774 Administering a conjugate of a cell and a light-generating 03/04/2007
US 7,255,851*
moiety
Administering a conjugate of a biocompatible entity and
a light-generating moiety
14/08/2007
Patent rejected after
Inter partes reexamination
Original
filing
date:
July 1st,
1994
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IV. Contentieux – l’incertitude
Number Object Most ancient filing date Previous status
EP 1 016 419 In vivo luminescence methods 01/07/1994 Oral proceedings are
scheduled for 06/10/11.
US 2008/226563
Administering a conjugate of a
biocompatible entity and the
light-generating moiety + 3D
image with a CCD
01/07/1994 Considered abandoned by the
USPTO on 25/08/2010
US 2009/041,668 System with a CCD 01/07/1994 Under prosecution
EP 1 820 517 In vivo luminescence methods 01/07/1994 Under prosecution
19 ans de procédure = 19 ans d’épée de Damoclès pour les tiers
– …à suivre…
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IV. Contentieux - Effets
Faire cesser la contrefaçon par décision de justice
Astreinte si violation (pénalité)
Allocation de dommages intérêts pour réparer le préjudice subi, non pour
punir (voir la voie pénale)
Confiscation, destruction (produit, catalogue)
Publication dans les médias
Le cas échéant :
– Interdiction provisoire (référé)
– Exécution provisoire (même si appel)
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IV. Contentieux
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V. Transferts
Analyse stratégique concernant l’exploitation
– Faut-il garder le monopole ou le partager ?
– Quel système de distribution
– Quelle intégration dans la politique de l’entreprise
Plan marketing et commercial
- Produits / services de substitution ou concurrents
- Typologie de clientèle, circuit de distribution, communication
Préserver le monopole en fait
– Surveiller la concurrence, Détecter les contrefaçons présumées
– Dissuader les contrefacteurs
– Faire respecter le monopole, éventuellement judiciairement
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V. Transferts
• Cession: Contrat entre le titulaire d’un DPI – le cédant - et un tiers – le
cessionnaire -, par lequel le cédant transfère la propriété du DPI au
cessionnaire
• Licence: Pour le cédant, le concédant, titulaire du DPI, c’est une exploitation
indirecte
- inventeur particulier, laboratoire, start up…
- situation dans laquelle le titulaire du DPI ne peut ou ne veut
exploiter son DPI (exemple, sur un territoire donné)
- recherche de revenus
• Pour le cessionnaire, le licencié:
- accès à de nouveaux débouchés
- accélère la mise sur le marché
- évite des dépenses internes de R&D, pallie l’absence de résultats de
R&D 34

V. Transferts
• Constitution de patent pools ou de license pools
• Organisation du marché en duopole
• Licences croisées
• Issue négociée d’un litige
• Brevet de perfectionnement
• Patent trolls
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VI. Autres Valeurs
• Valeur de réserve: Constituer par avance un droit en vue d’une exploitation
ultérieure
Valeur d’usage passif (Cette fonction vaut y compris avec un DPI faible):
– Dissuader la concurrence d’entrer dans le champ protégé par le DPI
– Gêne des compétiteurs, limite leur liberté de manœuvre
Valeur commerciale:
– Le DPI contribue à une image positive de l’entreprise
– Il contribue à la fidélisation des cliente et à leur propre valorisation
• Valeur sociale: Valorisation et motivation des créateurs et inventeurs
Valeur documentaire:
– Connaissance de l’état de la technique
Carburant de la réflexion technique, design, marketing et commerciale
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Conclusion
Quatre voies génériques de valoriser les DPI
Ce qui signifie quatre utilités typiques
Et donc, quatre valeurs
– Exploitation directe du DPI (valeur difficilement mesurable)
– Contentieux
– Cession, licence
– Autres valeurs: réserve, dissuasion, commerciale, sociale, financière,
fiscale
Un DPI n’a pas au mieux une seule valeur, mais potentiellement des valeurs
Ces valeurs ne sont pas constantes dans le temps ou l’espace
Elles ne sont pas les mêmes selon les personnes concernées - titulaire,
concurrents, clients
Les déposants doivent adapter leur stratégie de protection en fonction
La qualité du DPI est un facteur important de ses valeurs
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Pour nous contacter
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LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES À LA MATINALE DU 19 MARS 2013
« ENTREPRISES, TIREZ DE LA VALEUR DE VOTRE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE »
Société Nom Prénom Fonction
ARKAMYS RACZINSKI Jean-michel Alliance manager
B.TIB POUMEYROL Olivier Responsable de projet
COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE REY Jean-michel Ingénieur
COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE NICOLAI Jean-philippe Manager PI
EVERSAT RAKOTOARISOA Bruno Président
FIST SA IDIART-BARSOUM Eneka Chargée d'affaires optique et photonique
INRIA SERRANO Céline Responsable du patrimoine brevets
LVMH RECHERCHE SCHNEBERT Sylvianne Directeur du département Sciences du vivant
MARKETFIT MARTIN Serge Président
NETEEM PERROT Pierre Consultant
STIM POULALION Christian Directeur
THALES R&T MONNIER Bernard Purchasing manager