Guia_Examen_Patentes

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En una invención de selección, por ejemplo la selección de un subgrupo de
compuestos de una fórmula Markush que se considera nueva, tiene nivel
inventivo si todos los compuestos del subgrupo presentan un efecto o actividad
técnica no descrita en el estado de la técnica y además, es inesperada.
Por tanto, si el examinador puede demostrar que algunos compuestos
reivindicados no presentan ese efecto (por ejemplo porque el tipo de
sustituyente hace insoluble o tóxico al compuesto, porque el compuesto es
inestable, etc.), entonces se considera que todo el conjunto de compuestos de
la fórmula Markush no tiene nivel inventivo. Y el solicitante debería restringir la
Solicitud a aquellos compuestos que, siendo nuevos, tienen actividad.
De manera que solamente se requerirá al solicitante el hacer una restricción,
con base en documentos que demuestren que compuestos reivindicados no
tienen ese efecto o actividad. El examinador debe determinar la materia que sí
es patentable y excluir o negar aquella que no lo es de acuerdo con el estado
de la técnica y de conformidad con la legislación y la jurisprudencia.
3.2.3 Estrategia posterior
El examinador puede sugerir al solicitante que restrinja la solicitud a los
compuestos que son inventivos, si de acuerdo con el examen de nivel
inventivo, se puede demostrar que algunos compuestos reivindicados no
presentan un efecto inesperado.
Si el solicitante hace caso omiso a la sugerencia de restricción, se reiterará la
objeción. Si aún así el solicitante no restringe la reivindicación a los
compuestos inventivos de la solicitud, se considerará que los compuestos de la
selección no son inventivos, y se denegará la solicitud. En caso contrario, se
concederá la solicitud.
De otro lado, si el solicitante aporta datos comparativos, se aceptarán como
evidencia experimental de que los compuestos de la selección tienen ventajas
respecto a los conocidos en el estado de la técnica.